Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 г. N С01-707/2016 по делу N А33-21925/2015 Суд отменил принятые ранее судебные постановления и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело об обязании прекратить использование словесного товарного знака, поскольку суду необходимо предложить истцу рассмотреть вопрос об уточнении исковых требований: провести сравнительный анализ словесного товарного знака и фирменного наименования ответчика исходя из наличия/отсутствия у ни признаков фонетического, графического и семантического сходства, установить, когда истцу стало известно о предполагаемом нарушении его исключительного права на товарный знак ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2016 г. N С01-707/2016 по делу N А33-21925/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 13 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (Ленинградский просп., д. 39, стр. 29, Москва, 125167, ОГРН 1037714063078) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.01.2016 по делу N А33-21925/2015 (судья Хорошева Н.В.) и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016 по тому же делу (судьи Парфентьева О.Ю., Белан Н.Н., Споткай Л.Е.)

по иску Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" к обществу с ограниченной ответственностью "Центр Современной Кардиологии" (ул. Менжинского, д. 11А, пом. 92, г. Красноярск, 660001, ОГРН 1082468052589) об обязании прекратить использование товарного знака, о внесении изменений в учредительные документы, об исключении из названия сокращенного наименования, о взыскании 70 000 рублей компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" Трапезников В.А. (по доверенности от 04.12.2015 N 135д/1), Фиголь А.В. (по доверенности от 04.12.2015 N 134д).

Суд по интеллектуальным правам установил:

федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Центр Современной Кардиологии" (далее - общество) об обязании прекратить использование словесного товарного знака "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580, о внесении изменений в учредительные документы в части сокращенного наименования, об исключении из названия сокращенного наименования общества слова "ЦСКА", о взыскании 70 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака и расходов по оплате государственной пошлины в размере 14 800 рублей.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 29.01.2016, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016, в иске отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, учреждение, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт.

Заявитель кассационной жалобы указывает на несостоятельность вывода судов о том, что отличительным признаком в сопоставляемых наименованиях истца и ответчика является указание на организационно-правовую форму юридических лиц.

Кроме того, учреждение полагает, что установленное судами нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный вид деятельности.

Помимо прочего, учреждение оспаривает вывод судов о пропуске им срока исковой давности для обращения с настоящим иском, поскольку о нарушении его прав ответчиком ему стало известно в 2015 году.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель учреждения доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить.

Общество, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав мнение представителей учреждения, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Судами при рассмотрении спора по существу установлено, а материалами дела подтверждается, что истцу принадлежит исключительное право на словесный товарный знак (знак обслуживания) "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580 с приоритетом от 20.08.1996 сроком действия до 20.08.2026, зарегистрированный в отношении товаров и услуг с 1-го по 42-й класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ссылаясь на то, что ответчик осуществляет аналогичную с ним деятельность с использованием фирменного наименования, сходного с товарным знаком истца до степени смешения, учреждение обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции при рассмотрении спора по существу установил, что истец и ответчик занимаются аналогичными видами деятельности, однако посчитал, что, поскольку истец не оказывает медицинские услуги на территории Красноярского края, последний не имеет ни филиалов, ни обособленных подразделений в Красноярском крае, в котором оказывает услуги ответчик, смешение данных юридических лиц в хозяйственном обороте невозможно.

Кроме того, согласно выводу суда первой инстанции, учреждением пропущен срок исковой давности, поскольку истец не только мог, но и должен был знать о нарушении его прав с момента начала использования спорного обозначения ответчиком в своем фирменном наименовании, а именно с 2008 года (момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании общества).

Суд апелляционной инстанции с изложенными выводами суда первой инстанции согласился и оставил решение без изменения.

Между тем, суды не учли следующего.

Из материалов настоящего дела усматривается, что истцом заявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак, как неимущественного характера - об обязании прекратить использование словесного товарного знака "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580, о внесении изменений в учредительные документы в части сокращенного наименования, об исключении из названия сокращенного наименования общества слова "ЦСКА", так и имущественного характера - о взыскании 70 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения производителей товаров или услуг.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном названным Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Судами установлено, что 05.11.2008 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1082468052589 о создании юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "Центр Современной Кардиологии", с сокращенным фирменным наименованием ООО "ЦСКА".

В то же время истцу принадлежат исключительные права на словесный товарный знак (знак обслуживания) "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580 с приоритетом от 20.08.1996.

Таким образом, право на товарный знак истца возникло ранее, чем право на фирменное наименование у ответчика.

Данные обстоятельства ответчиком по делу не оспариваются.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор N 122), разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопреки заявленным требованиям, обстоятельства нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, судами при рассмотрении спора по существу не устанавливались, поскольку, как следует из буквального содержания оспариваемых судебных актов, суды сравнивали исключительно фирменные наименования истца и ответчика.

По мнению судов, отличительным признаком в сопоставляемых наименованиях истца и ответчика является указание на организационно-правовую форму юридических лиц, которая в виду общего смысла фирменных наименований истца и ответчика может явиться достаточной идентифицирующей составляющей.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, данным в пункте 17 Обзора N 122, различие организационно-правовой формы как части фирменного наименования истца и ответчика само по себе не свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное наименование. Для индивидуализации юридического лица основное значение имеет его наименование. Именно при сходстве произвольной части фирменного наименования, как правило, возникает угроза смешения юридических лиц.

Таким образом, различие организационно-правовой формы не является обстоятельством, исключающим сходство двух сравниваемых обозначений до степени смешения.

Тогда как по существу сравнительный анализ словесного товарного знака "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580 и фирменного наименования ответчика исходя из наличия/отсутствия признаков фонетического, графического и семантического сходства судами произведен не был.

При этом суд кассационной инстанции полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что суды, проанализировав виды деятельности истца и ответчика, признали, что они являются аналогичными, установив, что общество осуществляет деятельность в области медицины, которая относится к услугам 42-го класса МКТУ, в отношении которых товарным знаком истца представлена правовая охрана.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции считает обоснованным довод кассационной жалобы о том, что установленное судами нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности.

Следует отметить, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора по существу судами не учтена правовая позиция, изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11, согласно которой для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений, при этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

При указанных обстоятельствах итоговые выводы судов об отказе в удовлетворении иска не соответствуют представленным доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам.

Суд по интеллектуальным правам также не может признать соответствующими нормам материального права выводы судов об истечении срока исковой давности.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Суд кассационной инстанции полагает необходимым согласиться с выводом судов первой и апелляционной инстанции о том, что законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак.

Между тем, как указывалось ранее, при обращении с иском истцом заявлены требования как материального, так и нематериального характера.

В силу прямого указания абзаца 2 статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Применительно к требованию о взыскании компенсации выводы судов о пропуске срока исковой давности также не соответствуют представленным в материалы дела доказательствам, надлежащим образом не мотивированы.

По мнению судов, истец не только мог, но и должен был знать о нарушении его прав с момента начала использования спорного обозначения ответчиком, а именно с 2008 года (момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании общества).

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Обстоятельства того, когда учреждению стало известно об использовании обществом спорного обозначения в качестве фирменного наименования, судами не устанавливались и в судебных актах правовой оценки не получили.

Суды не указали, каким законом либо иным нормативным правовым актом на учреждение возложена обязанность по отслеживанию информации, размещенной в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении иных лиц с целью установления обстоятельств возможного нарушения его исключительных прав на товарный знак, правообладателем которого он является.

Кроме того, следует отметить, что в силу пункта 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Нормы пункта 5 статьи 10 ГК РФ презюмируют добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий.

Таким образом, выводы судов о пропуске истцом срока исковой давности не соответствуют нормам материального права, надлежащими доказательствами не подтверждены.

Ссылка суда апелляционной инстанции на статьи 115 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признается Судом по интеллектуальным правам ошибочной, поскольку данные нормы не регулируют вопросы исковой давности.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения, предложить истцу рассмотреть вопрос об уточнении исковых требований; провести сравнительный анализ словесного товарного знака "ЦСКА" по свидетельству Российской Федерации N 157580 и фирменного наименования ответчика исходя из наличия/отсутствия признаков фонетического, графического и семантического сходства без учета организационно-правовой формы сторон спора; установить значимые для дела обстоятельства, в том числе того, когда истцу стало известно о предполагаемом нарушении его исключительного права на товарный знак ответчиком; исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 29.01.2016 по делу N А33-21925/2015 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу постановления.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов