Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-894/2016 по делу N СИП-148/2016 Решение суда об отказе в признании незаконным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку оставлено без изменения, поскольку обозначение отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида, что подтверждается материалами дела, и ему не может быть предоставлена правовая охрана

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-894/2016 по делу N СИП-148/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2016 года

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2016 года

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу коммерческой компании с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A. (Museum Geelvinck Business Center, Keizersgracht 633, 1017 DS, Amsterdam, the Netherland) на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2016 по делу N СИП-148/2016 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению коммерческой компании с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A. о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД/TSN Brands LTD (35 Barrack Road, Third Floоr, Belize City, Belize, registration N 141,574).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A. - Макарычева Н.Н., Ушакова Н.М. (по доверенности от 11.01.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности 22.07.2016 N 01/32-598/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

коммерческая компания с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A. (далее - компания БЕРКЛИ КАПИТАЛ) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2015 об удовлетворении возражения от 20.04.2015 против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "Черный русский" по свидетельству Российской Федерации N 489292.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания ТСН Брэндс ЛТД/TSN Brands LTD.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2016 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания БЕРКЛИ КАПИТАЛ, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, выразившееся в неправильном истолковании закона, просит названный судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции неправильно применил подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также подпункт 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), вследствие чего сделал ошибочный вывод о том, что обозначение "Черный русский" вошло во всеобщее употребление для обозначения товара - "коктейли" 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания БЕРКЛИ КАПИТАЛ обращает внимание на то, что использование обозначения в качестве видового понятия предполагает его использование в виде, отличном от использования средства индивидуализации, без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо иного способа его выделения в тексте. В текстах печатных изданий, в распечатках интернет-сайтов, в заключениях по результатам социологических опросов, в решении суда первой инстанции обозначение "Черный русский" употребляется исключительно с применением какого-либо способа выделения - с заглавных букв и/или большими/заглавными, и/или жирным шрифтом, и/или особым шрифтом, и/или заключено в кавычки.

По мнению заявителя кассационной жалобы, указанное свидетельствует о том, что обозначение "Черный русский" не использовалось и не используется в качестве видового наименования товара ни специалистами, ни работниками торговли, ни потребителями, а представляет собой обычное фантазийное торговое наименование товара (коктейль).

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции ошибочно приравнял название товара (фантазийное название) к названию самого товара (видовому понятию товара), что свидетельствует о неправильном понимании сущности обозначений и привело к смешению двух разных понятий.

Кроме того, компания БЕРКЛИ КАПИТАЛ отмечает, что в обжалуемом судебном акте суд первой инстанции не отразил свою позицию по ряду ее доводов, которые, по мнению данной компании, свидетельствуют о том, что спорное обозначение не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Компания ТСН Брэндс ЛТД, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не направила, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

В судебном заседании представитель компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента, ссылаясь на правильное применение судом первой инстанции норм материального права, просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ и Роспатента, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, товарный знак со словесным обозначением "Черный русский" по заявке N 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 был зарегистрирован 10.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 489292 на имя компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ в отношении товаров "алкогольные напитки, а именно: коктейли" 33-го класса МКТУ.

Компанией ТСН Брэндс ЛТД в Роспатент 20.04.2015 подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированное несоответствием указанной регистрации требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения этого возражения Роспатентом было принято решение от 29.12.2015 о его удовлетворении, а также о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 489292 недействительным полностью.

Удовлетворяя возражение, Роспатент признал компанию ТСН Брэндс ЛТД лицом, заинтересованным в аннулировании правовой охраны спорного товарного знака, данное обстоятельство не оспаривается компанией БЕРКЛИ КАПИТАЛ.

Выводы Роспатента мотивированы тем, что обозначение "Черный русский" вошло во всеобщее употребление для товара "коктейль" определенного состава, а соответственно, не воспринималось на дату приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации товаров конкретного изготовителя, в связи с чем предоставление правовой охраны спорному товарному знаку противоречит подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент в решении сослался на социологический опрос сомелье и барменов, проведенный федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт социологии Российской академии наук, согласно которому 97% специалистов полагают, что обозначение "Черный русский" ("Black Russian") является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что коктейль "Черный русский" относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля и указанное обозначение может использовать любая компания для маркировки названного коктейля.

Кроме того, Роспатент отметил, что правообладателем не было доказано, что оспариваемое обозначение является уникальным для маркировки алкогольного коктейля и имеет устойчивую связь с ним как с производителем, и наоборот, лицом подавшим возражение, представлено достаточно материалов, подтверждающих, что указанное обозначение упоминается в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих ресторанов и баров с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов).

Также Роспатент пришел к выводу о том, что предоставление исключительного права на спорное обозначение только правообладателю поставит его как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими и указанное может привести к тому, что любой другой производитель коктейля с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не сможет указывать на своем товаре его настоящее название, что повлечет за собой указание вместо правильного вида коктейля какого-либо иного обозначения для коктейля того же вида.

Не согласившись с данным решением Роспатента, компания БЕРКЛИ КАПИТАЛ обратилась с настоящими требованиями в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что обозначение "Черный русский" представляет собой название широко известного товара - "коктейля", который изготавливался начиная с 1949 года.

Также суд первой инстанции указал, что Роспатент при вынесении оспариваемого ненормативного правового акта правомерно принял во внимание заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 26.03.2015 N 30-2015, составленное по результатам проведения опроса сомелье и барменов, согласно которому большинство респондентов (97%) считают обозначение "Black Russian"/"Черный русский" названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Заключением лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 26.03.2015 N 31-2015, составленным по результатам проведения опроса жителей Российской Федерации, подтверждено, что большинство респондентов считают обозначение "Черный русский" видом алкогольного коктейля. Подавляющее большинство потребителей (86%) считают, что алкогольные коктейли "Черный русский"/"Black Russian" готовились и подавались в барах и ресторанах и до 2010 года.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Установив изложенные обстоятельства, суд подтвердил обоснованность вывода Роспатента о том, что обозначение "Черный русский" по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является неохраноспособным для товаров 33-го класса МКТУ, являющихся коктейлями.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованными указанные выводы суда первой инстанции в связи со следующим.

Судом первой инстанции правильно определено, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2011) применимым законодательством для оценки его охраноспособности является ГК РФ и Правила N 32.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.1 Правил N 32 под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (видовым понятием).

Согласно пункту 2.5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, применяемых в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ, заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, т.к. они не могут выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться "свободными" для использования различными производителями.

Вместе с тем вошедшее во всеобщее употребление обозначение нецелесообразно признавать видовым обозначением в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявляемое обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя. Такой подход позволяет сохранить известные товарные знаки, для которых существует реальная опасность перехода в видовые обозначения.

Как отмечено в пункте 3.2 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категориям вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 27.03.1997 N 26, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

применение обозначения длительное время.

Учитывая изложенные положения, президиум Суда по интеллектуальным правам не находит оснований не согласиться с выводами Роспатента и суда первой инстанции о том, что обозначение "Черный русский" вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида - "коктейли" в смысле подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела дал надлежащую оценку доказательствам, представленным лицами, участвующими в деле, в том числе на предмет вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление, и на основании этой оценки сделал вывод о том, что доказательства, представленные Роспатентом как органом, обязанным доказывать соответствие закону и иным нормативным правовым актам принятого им ненормативного правового акта (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждают, что названное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами в качестве известного названия коктейля и вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно коктейлей.

Роспатент и суд первой инстанции дали надлежащую оценку упомянутым заключениям от 26.03.2015 N 30-2015 и N 31-2015, составленным по результатам проведения опроса сомелье и барменов, а также по результатам опроса потребителей алкогольных коктейлей, согласно которым большинство респондентов (97%) считают обозначение "Black Russian"/"Черный Русский" названием алкогольного коктейля, который готовился и подавался в барах и ресторанах России до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам находит обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что совокупность представленных доказательств подтверждает, что спорное обозначение упоминается в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих ресторанов и баров с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов), а следовательно, вошло во всеобщее употребление для товара "коктейль" определенного состава.

При этом включение коктейля в меню свидетельствует о доведении информации о нем до потребителей, что также подтверждается приведенными выше опросами.

Основания для иной оценки указанных выводов суда первой инстанции, имеющих значение для применения подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, у суда кассационной инстанции отсутствуют.

Таким образом, довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправильно применил подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, вследствие чего сделал ошибочный вывод о том, что обозначение "Черный русский" вошло во всеобщее употребление для обозначения товара - "коктейли" 33-го класса МКТУ, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что довод заявителя кассационной жалобы о том, что спорное обозначение употребляется исключительно с применением какого-либо способа выделения, а следовательно, обозначение не использовалось и не используется в качестве видового наименования товара, направлен на переоценку выводов суда первой инстанции, поскольку в судебном акте суд дал надлежащую оценку указанному доводу и отразил мотивы его отклонения.

Также не может быть признан обоснованным довод компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ о том, что суд первой инстанции ошибочно приравнял фантазийное название товара к видовому понятию товара, поскольку данный довод основан на ошибочном понимании этой компанией выводов, сделанных судом в обжалуемом судебном акте, и их толковании.

Оспариваемое решение суда первой инстанции содержит основные выводы о том, что спорное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, соответственно, не может выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам находит необоснованным довод компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ о том, что суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте не выразил свою позицию по ряду ее доводов, поскольку указанные доводы сводятся к одному доводу о том, что спорное обозначение, по мнению данной компании, не вошло во всеобщее употребление, который не нашел своего правового подтверждения при рассмотрении судом первой инстанции заявленных требований, в связи с чем в удовлетворении заявления было отказано.

Несостоятельна также ссылка компании БЕРКЛИ КАПИТАЛ на судебные акты по делу N СИП-546/2014, поскольку вопрос о том, вошло ли это обозначение во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида (приобрело ли фантазийное обозначение черты видового), не ставился в возражении компании ТСН Брэндс ЛТД (заявлялись иные основания), не являлся предметом рассмотрения Роспатента и предоставлялась иная доказательственная база.

При указанных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает допущения судом первой инстанции нарушений норм материального права и норм процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебного акта, в том числе безусловных.

В связи с изложенным кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

В силу частей 1 и 5 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, относятся на заявителя этой кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2016 по делу N СИП-148/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу коммерческой компании с ограниченной ответственностью БЕРКЛИ КАПИТАЛ С.А./BERKLEE CAPITAL S.A. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов