Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-903/2016 по делу N А40-26217/2015 Состоявшиеся судебные акты о частичном удовлетворении иска о защите исключительного права на товарный знак оставлены без изменения, поскольку действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не могут быть признаны злоупотреблением правом, если требование о защите предъявлено ранее требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2016 г. N С01-903/2016 по делу N А40-26217/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 октября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Купишуз" (Варшавское ш., д. 9, стр. 1Б, Москва, 117105, ОГРН 5107746007628) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 по делу N А40-26217/2015 (судьи Валиев В.Р., Пирожков Д.В., Трубицын А.И.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Вексель" (ул. Фридриха Энгельса, д. 36, кв. 33, 105005, ОГРН 5067746797290) - правопреемник истца общество с ограниченной ответственностью "Патентно-правовая компания "Лаборатория адвоката" (ул. Садовая-Спасская, д. 17, корп. 2, оф. 2, Москва, 107078, ОГРН 1037700056745) к обществу с ограниченной ответственностью "Купишуз" о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Барков Вадим Александрович (Москва), Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы N 3 по Самарской области (ул. Кирова, д. 40, г. Сызрань, Самарская область, 446001, ОГРН 1046301277770), общество с ограниченной ответственностью "Фортуна" (ул. Автостроителей, д. 68А, оф. 336, г. Тольятти, 445039, ОГРН 1146827000220), общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА" (ул. Агеева/Ак. Обручева, д. 6/1, г. Тула, 300012, ОГРН 1117154035624).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Купишуз" - Марков А.И. (по доверенности от 01.01.2016 N 2016-01-01), Гайфуров Р.М. (по доверенности от 07.07.2015 N 6).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Вексель" (далее - общество "Вексель") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований, к обществу с ограниченной ответственностью "Купишуз" (далее - общество "Купишуз") о защите исключительного права на товарный знак, о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Барков Вадим Александрович, общество с ограниченной ответственностью "Фортуна", Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 3 по Самарской области, общество с ограниченной ответственностью "Тульская обувная фабрика "ТОФА".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2016 в удовлетворении исковых требований обществу "Вексель" отказано.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2016 в порядке, предусмотренном статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена общества "Вексель" ее правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ АДВОКАТА" (далее - общество "Лаборатория адвоката").

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 решение суда первой инстанции отменено, с общества "Купишуз" в пользу общества "Лаборатория адвоката" взыскано 50 000 рублей компенсации, 30 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы; в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Купишуз" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судом норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Купишуз" указало на неправомерность и несоответствие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях правообладателя злоупотребления правом.

Так, заявитель кассационной жалобы указал, что судом апелляционной инстанции неправильно истолкованы разъяснения, данные в пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

По мнению общества "Купишуз", указанные разъяснения относятся к рассмотрению таких видов споров, когда каждая из сторон вела реальную коммерческую деятельность, использовала спорный товарный знак и известна на рынке под соответствующими фирменными наименованиями, сходными до степени смешения.

Вместе с тем, по мнению общества "Купишуз", в настоящем случае истец длительное время не вел никакой экономической деятельности. В подтверждение указанного обстоятельства общество сослалось на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015, которым, как указывает общество, установлено, что истец не вводил спорный товарный знак в гражданский оборот на протяжении трех лет.

Учитывая изложенные обстоятельства, общество "Купишуз" полагает, что фактически единственной деятельностью истца было предъявление исков с требованиями о взыскании с других хозяйствующих субъектов компенсации на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в связи с чем пункт 39 Обзора от 23.09.2015 не касается рассматриваемых правоотношений.

Также общество "Купишуз" указало на необоснованность выводов суда апелляционной инстанции о том, что суд первой инстанции неправомерно ограничил режим правовой охраны товарного знака, в защиту которого был предъявлен настоящий иск.

При этом общество "Купишуз" отметило, что суд первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования обстоятельств и представленных в дело доказательств пришел к выводу о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом. По мнению общества "Купишуз", выводы суда первой инстанции полностью соответствуют правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555.

Лица, участвующие в деле, отзывов на кассационную жалобу в суд не представили.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители общества "Купишуз", поддержали доводы кассационной жалобы, просили ее удовлетворить.

Другие лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Вексель" является правообладателем товарного знака "HIGHLANDER" по свидетельству Российской Федерации N 233479 (дата подачи заявки: 24.10.2001; дата регистрации: 26.12.2002), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 18-го, 24-го, 25-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Полагая, что действиями общества "Купишуз", выразившимися в использовании обозначения "HIGHLANDER" на страницах сайта www.lamoda.ru путем демонстрации и предложения к продаже обуви, маркированной таким обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит обществу "Вексель", когда право на использование указанного средства индивидуализации обществу "Купишуз" не передавалось, общество "Вексель" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Кроме того, в подтверждение факта нарушения своих исключительных прав на товарный знак, общество "Вексель" ссылалось на приобретение у ответчика нескольких пар обуви, на которых был незаконно размещен товарный знак.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции было установлено, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 по делу N СИП-90/2015 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 233479 досрочно прекращена в отношении части товаров 25-го класса МКТУ "обувь; башмаки; ботинки лыжные; ботинки; бутсы; галоши; гамаши [с застежками]; гимнастические туфли; голенища сапог; каблуки; купальная обувь; купальные сандалии; металлическая окантовка для обуви; муфты для ног, за исключением электрических; набойки для обуви; носочные части обуви; обувь спортивная; пляжная обувь; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; спортивные туфли; стельки; тапочки; туфли комнатные; туфли; холщовые туфли на веревочной подошве; шипы для бутсов" (далее - группа товаров, объединенных родовым понятием "обувь").

В рамках указанного дела установлено, что обществом "Вексель" за период с 24.02.2012 по 23.02.2015 включительно не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака "HIGHLANDER" в отношении части товаров 25-го класса МКТУ способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества "Вексель", суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 10, 1229, 1484, 1250, 1252, 1515 ГК РФ и принимая во внимание правовые позиции, изложенные в совместном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации и от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) и определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555, исходил из того обстоятельства, что истец с даты получения исключительного права на спорный товарный знак до вынесения решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-90/2015, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака в отношении части товаров 25-го класса МКТУ, не являлся ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот обуви.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования правообладателя спорного товарного знака частично, суд апелляционной инстанции, принимая во внимание правовую позицию, изложенную в пункте 39 Обзора от 23.09.2015, исходил из недоказанности факта наличия в действиях правообладателя спорного товарного знака злоупотребления правом.

Снижая размер взыскиваемой компенсации до 50 000 рублей, суд апелляционной инстанции исходил из характера совершенного нарушения, соразмерности компенсации последствиям нарушения и степени вины нарушителя, указав на отсутствие в материалах дела доказательств производства и реализации истцом обуви, маркированной спорным товарным знаком.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия установила, что ее заявителем не оспариваются выводы суда апелляционной инстанций о принадлежности обществу "Вексель" адвокатов" исключительного права на товарный знак, в защиту которого заявлен настоящий иск, а также о том, что правовая охрана этого товарного знака в момент совершения правонарушения распространялась на группу товаров 25-го класса МКТУ, объединенных родовым понятием "обувь", и именно в этой части правовая охрана спорного товарного знака была впоследствии прекращена в связи с неиспользованием товарного знака для названной группы товаров.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, обжалуемый судебный акт в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы общества "Купишуз".

Доводы кассационной жалобы общества "Купишуз" сводятся к его несогласию с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях истца злоупотребления правом при подаче настоящего иска.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 5/29 в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Доводов о том, что действия общества "Вексель" по приобретению исключительных прав на спорный товарный знак являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией ответчиком при рассмотрении настоящего дела не приводилось, в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствовали основания для установления таких обстоятельств и отказа в иске в связи с ними.

В пункте 39 Обзора от 23.09.2015 изложена позиция, согласно которой досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (пункт 4 статьи 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. В этом случае действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не являются злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения другим хозяйствующим субъектом в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака.

Таким образом, по общему правилу, требования правообладателя, направленные на защиту исключительного права на товарный знак, подлежат удовлетворению даже в случае прекращения правовой охраны товарного знака в случае, если нарушение права допущено в период действия правовой охраны такого товарного знака.

При этом, как разъяснено в указанном Обзоре, действия правообладателя по защите исключительного права на товарный знак не могут быть признаны злоупотреблением правом, если требование о защите предъявлено ранее требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из материалов дела, иск по настоящему делу был подан обществом "Вексель" 16.02.2015, тогда как исковое заявление в рамках дела N СИП-90/2015 было подано 24.02.2015.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 изложена правовая позиция, согласно которой с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Верховным Судом Российской Федерации также указано, что в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Таким образом, в удовлетворении иска, направленного на защиту нарушенного права, может быть отказано по основаниям статьи 10 ГК РФ, в случае, когда такое средство индивидуализации используется правообладателем не с целью индивидуализации товаров и услуг, а исключительно с целью причинения вреда иным хозяйствующим субъектам, в том числе исключительно с целью взыскания с таких субъектов компенсации за использование тождественных или сходных до степени смешения обозначений.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем, решением Суда по интеллектуальным правам прекращена правовая охрана спорного товарного знака только в отношении части товаров 25-го класса МКТУ. Выводов в отношении неиспользования спорного товарного знака правообладателем в отношении иных товаров 25-го класса МКТУ, а также в отношении товаров и услуг иных классов, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, материалы дела не содержат.

При рассмотрении настоящего спора ответчик приводил доводы о неиспользовании товарного знака в отношении товаров, объединенных родовым понятием "обувь", а не о том, что спорный товарный знак был зарегистрирован с недобросовестной целью и в целом используется правообладателем только и исключительно с целью причинения вреда иным лицам.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствовали достаточные основания для вывода о том, что товарный знак правообладателем был зарегистрирован не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Очевидность таких целей из материалов настоящего дела не следует.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то обстоятельство, что положения статьи 10 ГК РФ носят оценочный характер, применяются судом исходя из установленных при рассмотрении конкретного спора фактических обстоятельств, с учетом возможных форм злоупотребления правом.

Кроме того, судебная коллегия считает необходимым отметить, что именно неиспользование истцом товарного знака в отношении товаров 25-го класса МКТУ, объединенных родовым понятием "обувь", и последующее прекращение правовой охраны товарного знака в этой части, послужило основанием для значительного снижения судом апелляционной инстанции размера предъявленной к взысканию компенсации и было учтено при установлении ее соразмерности.

В целом, доводы общества "Купишуз", приведенные в обоснование своей кассационной жалобы, сводятся к его несогласию с оценкой доказательств, данной судом апелляционной инстанции, и сделанными на ее основе выводами, и направлены на переоценку установленных судом обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств.

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что указанные доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами суда не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции является законным, обоснованным и отмене не подлежит. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2016 по делу N А40-26217/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Купишуз" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина