Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2016 г. по делу N СИП-508/2016 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2016 г. по делу N СИП-508/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шовть Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Московский ювелирный завод" (ул. Нагатинская, д. 5, Москва, 115533, ОГРН 1027700201902) к обществу с ограниченной ответственностью "Элберет" (ул. Свободы, д. 75, оф. 7, г. Воронеж, 394030, ОГРН 1083668018169) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЛУКАС" по свидетельству Российской Федерации N 389265 в отношении всех товаров 14-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца Кирбай А.К. (доверенность от 12.07.2016 N 1304).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Московский ювелирный завод" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Элберет" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ЛУКАС" по свидетельству Российской Федерации N 389265 в отношении всех зарегистрированных товаров 14-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Через канцелярию суда от Роспатента поступил отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции суда, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Представив с отзывом актуальные сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающиеся оспариваемого товарного знака, Роспатент также просил рассмотреть дело без участия его представителей.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "ЛУКАС" по свидетельству Российской Федерации N 389265 с приоритетом от 01.08.2008, зарегистрированного в отношении товаров 14-го класса МКТУ "благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия; бижутерия; драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы, в том числе агаты алмазы, амулеты; анкеры часов; барабаны часов (за исключением наручных); браслеты; браслеты для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; будильники; булавки (бижутерия); булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; бюсты; агат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье; кольца, перстни; коробки; корпуса для часов; маятники часов (за исключением наручных); медали; медальоны; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; механизмы часовые; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин (драгоценный камень); осмий; палладий; платина; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часовые; украшения; украшения для обуви (из благородных металлов); украшения для шляп (из благородных металлов); украшения из агата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; футляры для часов (за исключением наручных); футляры для часов (подарочные); хронографы (часы) наручные; хронометры; хроноскопы; цепи; цепочки для часов; циферблаты часов (за исключением наручных); часы (за исключением наручных); часы (наручные); часы атомные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные (генератор задающих сигналов); часы-браслет; шкатулки для украшений; шпинели (драгоценные камни)".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанных товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем ювелирных изделий, имеет реальное намерение и возможность использовать обозначение "ЛУКАС" для индивидуализации своей деятельности по производству и реализации товаров 14-го класса МКТУ.

В подтверждение данного обстоятельства истцом в материалы дела представлены: копия справки ООО "Эффект Медиа", подтверждающая факт размещения истцом рекламы в период с 2010 по 2016 годы; распечатка с сайта http://miuz.ru/, содержащая сведения о деятельности истца по производству и продаже ювелирных изделий; иллюстрированный каталог выпускаемой продукции; сведения из карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; уведомление о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; договор комиссии от 23.01.2015, заключенный между ОАО "Московский ювелирный завод" (комитент) и ООО "ЛУКАС-ЗОЛОТО" (комиссионер) на реализацию часов; товарная накладная N 596816 от 26.01.2015; выписка из штатного расписания ОАО "Московский ювелирный завод" от 09.11.2016 и Пермского подразделения ОАО "Московский ювелирный завод" от 09.11.2016; квитанции государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области о принятии на опробование, анализ и клеймение продукции истца с приложениями: платежные поручения, подтверждающие оплату государственной пошлины за совершение действий при осуществлении федерального пробирного надзора; договор коммерческой концессии (франчайзинга) N 2/2013 от 20.05.2013, заключенный между ОАО "Московский ювелирный завод (правообладатель) и ООО "Немчиновка" (пользователь) с приложениями: дополнительные соглашения и товарная накладная на поставку продукции ОАО "Московский ювелирный завод"; договор коммерческой концессии (франчайзинга) N 1/2015 от 20.11.2015 между ОАО "Московский ювелирный завод (правообладатель) и ООО "ЮВЕЛИР-ЮГ" (пользователь) с приложением - товарной накладной на поставку продукции ОАО "Московский ювелирный завод"; договор коммерческой концессии (франчайзинга) N 4/2014 от 28.03.2014 между ОАО "Московский ювелирный завод (правообладателем) и индивидуальным предпринимателем Денисовым Антоном Юрьевичем (пользователем) с приложениями: дополнительные соглашения, товарная накладная на поставку продукции истца.

Кроме того, истец сослался на его обращение в Роспатент с заявкой от 01.04.2016 N 2016710669 на государственную регистрацию словесного товарного знака "ЛУКАС", тождественного оспариваемому товарному знаку ответчика, в отношении однородных товаров 08, 14, 16, 35, 40, 42-го классов МКТУ.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение "ЛУКАС", тождественное оспариваемому товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 389265.

Однородность товаров, производство и реализацию которых осуществляет истец (ювелирные изделия), товарам 14-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака, для суда очевидна, и не оспаривается участвующими в деле лицами.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (12.08.2016), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет 12.08.2013 по 11.08.2016.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 389265, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 14-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "ЛУКАС" по свидетельству Российской Федерации N 389265 в отношении всех товаров 14-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Элберет" (ОГРН 1083668018169) в пользу открытого акционерного общества "Московский ювелирный завод" (ОГРН 1027700201902) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин