Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. N С01-979/2016 по делу N А59-4354/2015 Суд оставил без изменения постановление апелляционного суда о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих наличие у ответчика прав на использование спорного средства индивидуализации либо обстоятельств правомерного исчерпания прав на данный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. N С01-979/2016 по делу N А59-4354/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 6 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной H.Л.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сталкер" (ул. Комсомольская, д. 283-Д, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000, ОГРН 1066501066587)

на постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 (судьи Култышев С.Б., Ветошкевич А.В., Синицына С.М.)

по делу N А59-4354/2015,

возбужденному по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аркада" (ул. Комсомольская, д. 263-А, кв. 1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000, ОГРН 1106501002497)

к обществу с ограниченной ответственностью "Сталкер"

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 272138.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Сталкер": Меркушев С.Б. по доверенности от 14.09.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Аркада" (далее - общество "Аркада") обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сталкер" (далее - общество "Сталкер") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272138 в размере 200 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 06.04.2014 в удовлетворении требований общества "Аркада" отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 решение Арбитражного суда Сахалинской области от 06.04.2016 изменено: с общества "Сталкер" в пользу общества "Аркада" взыскано 34 050 рублей, из них 30 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272138, 1 050 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску, 3 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы; в удовлетворении остальной части требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Сталкер", ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит обжалуемый судебный акт отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Сахалинской области от 06.04.2016.

В обоснование кассационной жалобы общество "Сталкер" оспаривает выводы обжалуемого постановления, в том числе, данное лицо не согласно с квалификацией лицензионного договора от 05.06.2013.

Также, по мнению общества "Сталкер", действия истца, имеющего исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 272138, являются злоупотреблением доминирующим положением на рынке, выразившемся в торговле товаром, маркированным спорным средством индивидуализации, и дополнительным получением дохода от защиты исключительного права в суде.

При этом податель кассационной жалобы не согласен с размером компенсации, взысканной судом апелляционной инстанции.

Кроме того, общество "Сталкер" указывает, что в силу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) непосредственное введение товара в гражданский оборот ответчиком не признается использованием товарного знака. При этом, по мнению ответчика, из системного толкования норм статьи 1515 ГК РФ следует, что требование о взыскании компенсации правообладатель вправе предъявлять только в случае, когда товарный знак размещен на товаре незаконно.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "Сталкер" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе в полном объеме, просил постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

Общество "Аркада" своего представителя для участия в судебном заседании не направило, отзыв не представило.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствие представителя истца.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, товарный знак "ROYCE" по свидетельству Российской Федерации N 272138 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности на имя компании "Ройс' Конфект Ко., Лтд." для товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "шоколад, хлебобулочные изделия, торты, пирожные, печенье, пироги, пищевой лед".

На основании лицензионного договора от 05.06.2013, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.08.2013 за N РД 0129704, заключенного между компанией "Ройс' Конфект Ко., Лтд." и обществом "Аркада" (далее - лицензионный договор), последнему предоставлено исключительное право использования товарного знака "ROYCE" на всей территории Российской Федерации, в том числе право на импорт товара, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот, применение товарных знаков на товарах и упаковках, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (пункты 1.1, 1.2, 4.1 Договора).

Из решений Арбитражного суда Сахалинской области по делам N А59-4355/2015, N А59-4356/2015, N А59-4357/2015 следует, что на основании заявлений общества "Аркада" УМВД России по г. Южно-Сахалинску проводились осмотры помещения торгового зала магазина "Любимый", расположенного по адресу: ул. Комсомольская, д. 283-Д, г. Южно-Сахалинск, принадлежащего обществу "Сталкер".

В ходе контрольных мероприятий, оформленных протоколами осмотра от 14.01.2015, 14.07.2015, в торговом зале магазина неоднократно выявлялось наличие на витрине шоколада с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272138.

Реализация продукции подтверждена чеками от 02.06.2015 N 4436, от 06.07.2015 N 2138.

При этом обществу "Сталкер" исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 272138 не передавалось.

Таким образом, общество "Аркада", посчитав, что действия общества "Сталкер" нарушают исключительное права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 272138, обратилось в суд первой инстанции.

Суд первой инстанции, изучив материалы настоящего дела, в удовлетворении исковых требований общества "Аркада" отказал, исходя из того, что истцом не представлено доказательств контрафактности товара.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев обстоятельства дела и документы, представленные истцом и ответчиком, пришел к выводу, что общество "Аркада" подтвердило наличие у него права на взыскание компенсации за незаконное использование ответчиком спорного средства индивидуализации.

Кроме того, суд апелляционной инстанции признал преюдициальность фактов реализации обществом "Сталкер" товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 272138, установленных в рамках дел N А59-4355/2015, N А59-4356/2015, N А59-4357/2015.

Таким образом, учитывая отсутствие доказательств, представленных обществом "Сталкер", подтверждающих наличие у данного лица прав на использование спорного средства индивидуализации либо обстоятельств правомерного исчерпания прав на данный товарный знак, суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции, частично удовлетворив исковые требования, снизив при этом размер взыскиваемой компенсации.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнение представителя общества "Сталкер", рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для его отмены в силу следующего.

В соответствие с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Статьей 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункт 2 названной статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу положений пункта 59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, а также положения пункта 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), для удовлетворения требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак истец должен доказать наличие у него данного исключительного права, а также факт нарушения ответчиком данного права.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о наличии у общества "Аркада" прав на предъявление иска в защиту прав на спорный товарный знак и вопреки доводам кассационной жалобы не свидетельствует о неправильном применении норм материального права судом апелляционной инстанции при оценке лицензионного договора.

Пунктом 1 статьи 1254 ГК РФ установлено, что если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 этого Кодекса.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В статье 1254 ГК РФ нет части 1

Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца, не являющегося обладателем исключительных прав на спорный товарный знак, входили факт принадлежности ему исключительной лицензии на использование этого знака, а также факт незаконного использования ответчиком данного товарного знака одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Поскольку право на защиту исключительных прав предоставляется только лицу, обладающему исключительной лицензией на использование этих прав (статья 1254 ГК РФ), и такая защита может осуществляться исключительно в отношении тех прав и способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором (статья 1235 ГК РФ), то судами должно было быть установлено, права на использование каких объектов интеллектуальных прав и в каком объеме были предоставлены истцу по лицензионному договору от 05.06.2013 N РД 01299704, а также носит ли эта лицензия исключительный характер.

Суд апелляционной инстанции признал данный договор исключительным лицензионным договором, на основании которого обществу "Аркада" предоставлено право использования товарного знака "ROYCE" на всей территории Российской Федерации, в том числе право на импорт товара, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот, применение товарных знаков на товарах и упаковках, а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (пункты 1.1, 1.2, 4.1 Договора).

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что суд апелляционной инстанции правомерно оценил положения данного договора исходя из правил, закрепленных в статье 1235 ГК РФ (лицензионный договор), вопреки доводам кассационной жалобы общества "Сталкер".

Согласно статье 1487 ГК РФ нарушением исключительного права на товарный знак является использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или без его согласия.

Исходя из статьи 1484 ГК РФ, ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака.

Судебная коллегия, принимая во внимание, что общество "Сталкер" осуществляло реализацию товаров, маркированных спорным товарным знаком, а именно регулярно вводило данный товар в гражданский оборот, не представив доказательства правомерности приобретения указанного товара или права на соответствующее использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 272138, соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о признании действий ответчика по использованию спорного товарного знака, противоправными и нарушающими права общества "Аркада".

В пункте 43.3 совместного Постановления N 5/29 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции, установив наличие оснований для взыскания компенсации, правомерно воспользовался своим правом на снижение суммы, заявленной обществом "Аркада", а именно уменьшил размер компенсации с 200 000 рублей до 30 000 рублей, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела.

Оснований для переоценки данного вывода суд кассационной инстанции не усматривает.

Также Судом по интеллектуальным правам отклоняет довод общества "Сталкер" о том, что общество "Аркада" злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

Регистрация исключительного права на средство индивидуализации, включая товарный знак, предполагает предоставление правообладателю данного средства монопольного права на использование зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности, а также защиту данного права от неправомерного использования других хозяйствующих субъектов. Данное правило направлено на создание условий для разграничения товаров и услуг, а также их производителей на одном товарном рынке.

Вместе с тем, законодателем, в целях сохранения баланса интересов участников гражданского оборота, закреплена возможность прекращения правовой охраны товарных знаков, если их регистрация противоречит закону.

При этом в материалах настоящего дела отсутствуют сведения о том, что общество "Сталкер" или иное лицо обжаловало предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 272138, в том числе посредством обращения в антимонопольный орган.

Доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом апелляционной инстанции доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Переоценка установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, оснований для отмены обжалуемого судебного акта у суда кассационной инстанции не имеется.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлине относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2016 по делу N А59-4354/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Сталкер" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина