Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. N С01-1088/2016 по делу N А55-6409/2016 Суд отменил судебные акты о привлечении заявителя к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров, поскольку при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 г. N С01-1088/2016 по делу N А55-6409/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 1 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Фудашкиной Ольги Ивановны (г. Самара, ОГРНИП 310631210200048)

на решение Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2016 (судья Матюхина Т.М.) по делу N А55-6409/2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2016 (судьи Холодная С.Т., Корнилов А.Б., Драгоценнова И.С.) по тому же делу

по заявлению Прокуратуры Кировского района города Самары (пр. Кирова, д. 231, г. Самара, 443035, ОГРН 1026301425380)

к индивидуальному предпринимателю Фудашкиной Ольге Ивановне

о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака.

В качестве потерпевшей, признана компания ROUSE & Со International (UK) LIMITED/"Рауз энд Ко Интернешнл (Ю. Кей.) ЛИМИТЕД (11 floor EXCHANGE TOWER, 1 HARBOUR EXCHANGE SQUARE, LONDON E 14 9 GE, r.n. 2793935).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Прокуратуры Кировского района города Самары - Борисова Ю.В. (по служебному удостоверению от 22.11.2016 ГП N 011493);

от индивидуального предпринимателя Фудашкиной Ольги Ивановны - Спиридонов Д.Г. (по доверенности от 07.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

прокуратура Кировского района города Самары (далее - прокуратура) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Фудашкиной Ольги Ивановны (далее - предприниматель) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В качестве потерпевшей, признана компания ROUSE & Со International (UK) LIMITED/"Рауз энд Ко Интернешнл (Ю. Кей.) ЛИМИТЕД (далее - компания).

Решением Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2016, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2016, предприниматель привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 090 067 рублей, а контрафактная продукция, изъятая на основании протокола осмотра места происшествия от 28.09.2015, находящаяся на ответственном хранении в комнате вещественных доказательств отделения полиции N 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Самаре направлена на уничтожение.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, которая определением от 25.10.2016 передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам, в которой ссылается на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменить и принять по делу новый судебный акт, снизив размер штрафа до 25 000 рублей.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в заявлении прокуратуры, а также в имеющимся в деле письме от 19.11.2015 N 0759 компании указанный общий размер понесенного правообладателями ущерба в сумме 6 722 002 рублей, компанией документально не подтвержден, а прокуратурой, по мнению предпринимателя, не представлено сведений о том, кому из правообладателей и в каком объеме был причинен материальный ущерб.

По мнению предпринимателя, сумма ущерба, рассчитанная исходя из средней рыночной стоимости оригинальной продукции в Российской Федерации, без какого-либо документального подтверждения, является необоснованной, а сумма ущерба, произвольно указанная прокурором в заявлении, без какого-либо документального обоснования и расчета, не может быть принята арбитражным судом в качестве размера понесенного правообладателями ущерба для наложения административного штрафа в трехкратном размере стоимости товара, в соответствии с частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Также предприниматель ссылается на то обстоятельство, что товар на сумму 6 722 002 рублей не реализовывался предпринимателем, а находился на складе, о чем также указано в судебных актах. Такие действия, по мнению предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.

Кроме того, как указывает предприниматель, прокуратурой не представлено в материалы дела экспертного заключения, либо заключения правообладателя, свидетельствующего о нарушении его прав на товарные знаки, а суды, в нарушение статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания физическому лицу не учли обстоятельства, смягчающие административную ответственность.

В отзыве на кассационную жалобу компания возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считает оспариваемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель прокуратуры выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Компания, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами, в связи с поступившим обращением представителя компании сотрудниками ОРЭ И КП N 1 ОЭБ И ПК У МВД России по городу Самаре по факту реализации предпринимателем контрафактной продукции 28.09.2015 проведена проверка в кабинетах N 117 и N 126, расположенных на 1-ом этаже торгового центра "Марка" по адресу: г. Самара, пр. Кирова 255 а.

В результате контрольной закупки предпринимателем были реализованы 50 упаковок с бритвенными насадками "Gillette FUSION" (по 2 кассеты в упаковке) и 50 упаковок с бритвенными насадками "Gillelte FUSION" (по 4 кассеты в упаковке) на общую сумму 32500 рублей.

В ходе проверки протоколом осмотра от 28.09.2015 была зафиксирована и изъята также иная продукция, содержащая товарные знаки, исключительными правами на которые обладает компания на основании доверенностей от 08.08.2014, 13.08.2014, 17.10.2014, 13.08.2014, 08.08.2014.

Так прокуратурой было установлено, что предприниматель осуществляет розничную продажу контрафактных товаров - стиральных порошков "Calgon", "Миф 3 в 1", "Tide", "Fairy" солнечный лимон, "Fairy", а также косметики и парфюмерии "HUGO BOSS", "ESCADA", "CHRISTINA AGUILERA", продукции "Gillette", в отношении которых зарегистрированы следующие товарные знаки:

- товарный знак "Мах Factor" по свидетельству Российской Федерации N 31343;

- товарный знак "Tide" по свидетельству Российской Федерации N 37397;

- товарный знак "Миф" по свидетельству Российской Федерации N 171827;

- товарный знак "Fairy" по свидетельству Российской Федерации N 117038;

- товарный знак "BOSS HUGGO BOSS" по международной регистрации N 754225;

- товарный знак "HUGGO HUGGO BOSS" по международной регистрации N 604811;

- товарный знак "ESCADA" по международной регистрации N 510462;

- комбинированный товарный знак по международной регистрации N 757997,

- комбинированный товарный знак по международной регистрации N 648129;

- товарный знак "CHRISTINA AGUILERA" по свидетельству Российской Федерации N 961219;

- товарный знак "FUSION" по свидетельству Российской Федерации N 372231;

- товарный знак "GILLETTE" по свидетельству Российской Федерации N 2547;

- комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 190747;

- комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 218858.

Согласно информации, предоставленной компанией, изъятая на основании протокола осмотра от 28.09.2015 продукция, в отношении которой зарегистрированы указанные товарные знаки, не является оригинальной, а сумма общего ущерба в связи с ее распространением, как указано прокуратурой, составила 6 722 002 рубля.

Прокуратурой установлено, что предприниматель также нарушила исключительные права на товарный знак "Calgon", правообладателем которого является компания "Рекитт Бенкизер Н.В.", маркировав данным товарным знаком контрафактный порошок марки "Calgon", сумма материального ущерба правообладателю указанного товарного знака, составила 4709 рублей 40 копеек.

Между тем, как было установлено судами, предприниматель каких-либо соглашений на использование указанных товарных знаков с правообладателями не заключала.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что материалами дела подтверждается наличие в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, процедура проведения административного расследования и составления протокола об административном правонарушении заявителем соблюдена, установленный для данной категории дел статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях специальный срок давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела не истек, в связи с чем удовлетворил заявленные требования.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы поддержал, оставив решение суда первой инстанции в силе.

Суд по интеллектуальным правам исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, считает оспариваемое решение и постановление подлежащими отмене в силу следующего.

В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает: имелось ли событие административного правонарушения; имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении; имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол; предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол; а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения) предусмотрена административная ответственность за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в виде наложения административного штрафа на граждан в размере двукратного размера стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Таким образом, административная ответственность в соответствии с указанной статьей может быть применена за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. Для привлечения к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, необходимо доказать: тождество между используемым обозначением и зарегистрированным товарным знаком либо их сходство до степени смешения, однородность товаров или услуг, в отношении которых знаку предоставлена правовая охрана и для которых используется сходное обозначение, а также объем производства контрафактного товара либо объем реализованного товара.

Объективная сторона вменяемого предпринимателю правонарушения выражается в реализации или производстве с целью сбыта продукции, содержащей незаконное воспроизведение указанных товарных знаков без согласия правообладателя.

Субъективная сторона правонарушения предпринимателя выражается в его действиях по реализации не оригинальной (контрафактной) продукции с нанесением на ней зарегистрированных и обладающих охраноспособностью вышеназванных товарных знаков.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении заявленных требований, признал доказанными вину, событие и состав вмененного предпринимателю правонарушения, установив, что нарушений административного законодательства при составлении протокола об административном правонарушении не выявлено, основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ отсутствуют, однако исходя из конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание отсутствие сведений об отягчающих ответственность обстоятельствах, финансовое состояние предпринимателя, а также наличия на иждивении двух детей, счел возможным назначить предпринимателю наказание в виде административного штрафа в размере 10 090 067 рублей.

Поддержал указанный вывод и суд апелляционной инстанции.

Между тем, суд кассационной инстанции не может признать указанный вывод судов о правильности квалификации правонарушения соответствующим материалам дела.

На основании исследования и оценки представленных доказательств, в частности, протокола осмотра помещений от 28.09.2015, суды пришли к выводу о том, что предпринимателем без разрешения правообладателя использовались зарегистрированные товарные знаки, а также, что изъятый у него товар является контрафактным.

Как следует из оспариваемых судебных актов, при рассмотрении заявления прокуратуры о привлечении предпринимателя к административной ответственности за незаконное использование чужих товарных знаков, судами было установлено, что предпринимателем в результате проведения контрольной закупки были реализованы 50 упаковок с бритвенными насадками "Gillette FUSION" (по 2 кассеты в упаковке) и 50 упаковок с бритвенными насадками "Gillelte FUSION" (по 4 кассеты в упаковке) на общую сумму 32500 рублей.

Как указали суды, сумма общего ущерба в связи с распространением изъятой у предпринимателя контрафактной продукции, составила 6 722 002 рубля, в связи с чем предприниматель был привлечен к административной ответственности за ее реализацию в соответствии с частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Между тем, в рассматриваемом случае обстоятельствами дела подтверждается факт реализации продукции предпринимателем с использованием чужих товарных знаков без наличия у него прав на их использование только на сумму 32 500 рублей, тогда как в отношении суммы общего ущерба в размере 6 722 002 рубля факт производства в целях сбыта, либо реализации товара с использованием чужих товарных знаков, судами не установлен.

Из материалов дела не усматривается, на основании каких доказательств судами было установлено, что предпринимателем реализовывалась, либо изготавливалась продукция с использованием чужих товарных знаков на сумму общего ущерба в размере 6 722 002 рубля, тогда как факт реализации товара предпринимателем установлен только на сумму 32 500 рублей.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает обоснованным довод предпринимателя о том, что рассчитанная исходя из средней рыночной стоимости оригинальной продукции в Российской Федерации сумма ущерба в размере 6 722 002 рублей, без какого-либо документального подтверждения, является необоснованной.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что сумма ущерба, рассчитана компанией, которая не является правообладателем в отношении всех товарных знаков, указанных в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении. Также расчет средней рыночной стоимости аналогичной оригинальной продукции в Российской Федерации документального обоснования не содержит.

Ссылка судов на то, что характер размещения товаров в помещениях, принадлежащих предпринимателю и осмотренных сотрудниками полиции (исходя из принципа размещения продукции на витринах и стеллажах, наличие ценников на продукцию, наличие вторичной упаковки для удобства транспортировки), позволяет сделать вывод о том, что находящаяся в помещениях продукция предназначалась для его реализации, не свидетельствует о реализации, либо изготовлении данной продукции предпринимателем, для квалификации правонарушения в соответствии с частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ установлена ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.

Ответственность же за производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, установлена частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

При этом в случае, если заявление прокуратуры о привлечении к административной ответственности или протокол об административном правонарушении содержат неправильную квалификацию совершенного правонарушения, суд вправе принять решение о привлечении к административной ответственности в соответствии с надлежащей квалификацией. При этом указанное в протоколе событие правонарушения и представленные доказательства должны быть достаточными для определения иной квалификации противоправного деяния (пункт 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях").

Согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) данного Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Таким образом, данная норма посвящена порядку назначения наказания и не исключает необходимости дать верную правовую квалификацию совершенному деянию.

Принимая во внимание, что за производство в целях сбыта либо реализацию контрафактного товара (часть 2 статьи 14.10 КоАП РФ) предусмотрено более строгое наказание, чем за незаконное использование товарного знака (часть 1 статьи 14.10 КоАП РФ), суд кассационной инстанции признает ошибочными выводы судов о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ на общую сумму ущерба.

Для определения наказания за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена либо частью 1 или частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ, необходимо выяснение размера стоимости произведенного/реализованного контрафактного товара, а также квалификации осуществленного предпринимателем правонарушения, в случае если будет установлен лишь факт незаконного использования чужих товарных знаков.

Установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Самарской области от 17.06.2016 по делу N А55-6409/2016 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2016 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов