Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 г. N С01-1062/2016 по делу N А40-3632/2016 Суд отменил судебные акты в части отказа в удовлетворении исковых требований по делу о защите исключительных прав на товарный знак, поскольку в обжалуемых решениях выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, так как суды, установив, что домен был зарегистрирован до подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков истца, сделали лишь предположительный вывод, указав, что данное обстоятельство может свидетельствовать о добросовестности действий ответчиков

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 г. N С01-1062/2016 по делу N А40-3632/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 7 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мастер Джинс" (ул. Верхние поля, д. 10, оф. 222, Москва, 109341, ОГРН 1137746834862)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 по делу N А40-3632/2016 (судья Нечипоренко Н.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2016 по тому же делу (судьи Лаврецкая Н.В., Трубицын А.И., Валиев В.Р.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мастер Джинс"

к обществу с ограниченной ответственностью "Мистер Джинс" (Ярославское ш., д. 4, корп. 2, кв. 188, Москва, 129337, ОГРН 1157746765230) и Найда Е.Е. (Москва)

о защите исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов" (Алтуфьевское ш., д. 37, к. 1, Москва, ОГРН 1047796108744).

В судебном заседании приняли участие:

представители общества с ограниченной ответственностью "Мастер Джинс" - генеральный директор Конюхов С.А. (паспорт гражданина Российской Федерации), Федоряка А.А. (по доверенности от 18.10.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Мистер Джинс" - генеральный директор Найда Е.Е. (паспорт гражданина Российской Федерации, выписка из ЕГРЮЛ);

Найда Е.Е. (паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мастер Джинс" (далее - общество "Мастер Джинс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мистер Джинс" (далее - общество "Мистер Джинс") и Найда Елене Евгеньевне о запрете использовать товарный знак в доменных именах: http://masterjeans.ru/ и htpp://misterjeans.ru/, об обязании регистратора доменного имени общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов" (далее - "Регистратор доменов") аннулировать регистрацию доменного имени htpp://masterjeans.ru/, о взыскании солидарно 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 50 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество "Регистратор доменов".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 в удовлетворении требований, заявленных к обществу "Мистер Джинс", отказано; в отношении требований, заявленных к Найда Е.Е., производство по делу прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Мастер Джинс", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит указанные судебные акты отменить.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на то, что судами не рассмотрено требование о запрете использования ответчиками товарных знаков истца в наименовании интернет-магазина, принадлежащего ответчикам.

По мнению общества "Мастер Джинс", общее впечатление от обозначений, используемых ответчиками, свидетельствует об их сходстве до степени смешения с товарными знаками общества "Мастер Джинс", однако суды вместо сопоставления общего впечатления, производимого на среднего потребителя обозначением "Misterjeans" и товарными знаками "Masterjeans", "Мастер джинс", сравнивали только части названных обозначения и товарных знаков, а именно слова "мистер" и "мастер", и указали на общеупотребимость слова "мистер", что привело к ошибочному выводу об отсутствии сходства до степени смешения.

Не соглашаясь с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что более ранняя регистрация (до подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков) домена masterjeans.ru подтверждает добросовестность действий ответчиков, общество "Мастер Джинс" отмечает, что доменное имя misterjeans.ru было зарегистрировано Найда Е.Е. и стало использоваться обществом "Мистер Джинс" после регистрации товарных знаков общества "Мастер Джинс". При этом Найда Е.Е. было известно о существовании спорных товарных знаков, в связи с чем такие действия не могут быть признаны добросовестными в силу пункта 2 и подпункта 1 пункта 3 статьи 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция).

Также истец считает, что требования, заявленные к Найда Е.Е., имеют экономический характер и подведомственны арбитражному суду, поскольку Найда Е.Е. осуществляет предпринимательскую деятельность, является единственным учредителем и генеральным директором общества "Мистер Джинс".

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что вывод судов о неиспользовании ответчиками доменного имени masterjeans.ru и аннулировании его в добровольном порядке носит предположительный характер, поскольку по настоящее время зарегистрирован на имя Найда Е.Е., а также не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Мистер Джинс" и Найда Е.Е. просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Возражая против доводов, изложенных в кассационной жалобе, ответчики ссылаются на то, что спорное доменное имя, как и дизайн и название соответствующего интернет-магазина, было зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 536460 и использовалось с 15.06.2013 по 30.04.2015, после чего было блокировано провайдером по согласованию с Найда Е.Е. после получения ею 23.04.2015 претензии общества "Мастер Джинс".

Ответчики полагают, что истец, зная об известности доменного имени ответчиков, воспользовался сложившимся положением и зарегистрировал на свое имя спорные товарные знаки.

При этом ответчики отмечают, что используемое ими обозначение отличается также и характерным изобразительным элементом.

К тому же, по мнению ответчиков, они не могли нанести истцу какого-либо ущерба, поскольку спорные товарные знаки истцом не использовались.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представители истца доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддержали.

Представитель ответчиков доводы заявителя кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Мастер Джинс" является правообладателем словесных товарных знаков "Masterjeans" по свидетельству Российской Федерации N 536460 с датой приоритета от 06.12.2013 и "Мастерджинс" по свидетельству Российской Федерации N 536461 с датой приоритета от 06.12.2013, зарегистрированных в отношении товаров 25-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

При проведении мониторинга открытых источников (интернет-сайтов) обществом "Мастер Джинс" выявлен факт незаконного использования товарного знака "Masterjeans" в идентичном ему доменном имени masterjeans.ru и контенте сайта, принадлежащего Найда Е.Е., посредством которого последняя осуществляла деятельность по дистанционной торговле одеждой (джинсами). При этом истец не давал разрешения на использование принадлежащих ему товарных знаков.

Истец 23.04.2015 направил претензии Найда Е.Е. и хостинг-провайдеру обществу с ограниченной ответственностью "Инсейлс Рус". Указанная претензия оставлена ответчиком без ответа, а от хостинг-провайдера получен ответ о блокировке доменного имени masterjeans.ru, после которой ответчиком было приобретено доменное имя misterjeans.ru, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, и на соответствующем сайте размещен контент, в который включён логотип, также сходный до степени смешения с товарными знаками истца.

Истец, полагая, что данные действия нарушают его исключительные права на спорные товарные знаки, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанции исходили того, что доменное имя masterjeans.ru было зарегистрировано и право его администрирования Найда Е.Е. получено ранее приоритета товарных знаков общества "Мастер Джинс", что может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией. При этом обществом "Мастер Джинс" не представлены доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении правом со стороны Найда Е.Е. при регистрации названного домена.

Судами принято во внимание то, что в судебном заседании ответчик заявил, что доменное имя masterjeans.ru не использует и аннулирует его в добровольном порядке, в связи с чем не усмотрели оснований для удовлетворения требования об обязании регистратора доменного имени общества "Регистратор доменов" аннулировать регистрацию доменного имени masterjeans.ru.

Также суды отметили и отсутствие оснований для удовлетворения требования о запрете использовать доменное имя misterjeans.ru, поскольку в материалах дела не имеется доказательств того, что общеупотребимое слово "мистер" является элементом товарного знака со словесным обозначением "мастер" и ассоциируется в глазах рядового потребителя исключительно с коммерческой деятельностью самого истца, что свидетельствует об отсутствии в материалах дела доказательств наличия угрозы смешения в результате администрирования ответчиком домена misterjeans.ru.

Кроме того, судами установлено, что требования, заявленные к Найда Е.Е., подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции, поскольку она является физическим лицом, не обладающим статусом индивидуального предпринимателя, в связи с чем прекратили производство по делу в соответствующей части.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд кассационной инстанции соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции относительно отсутствия сходства до степени смешения между доменным именем misterjeans.ru и спорными товарными знаками, а также прекращения производства по делу в части требований, заявленных к Найда Е.Е.

Так согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав доменное имя misterjeans.ru и товарные знаки истца, пришли к выводу об отсутствии сходства этих обозначений до степени смешения, данный вывод не подлежит переоценке судом кассационной инстанции.

Относительно прекращения производства в части требований заявленных к Найда Е.Е. суд кассационной инстанции отмечает, что как разъяснено в разделе VI Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике (вопрос N 4) Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2014), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014, из смысла норм процессуального законодательства с учетом разъяснений высших судебных инстанций следует, что гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено федеральным законом (например, статьи 33 и 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Иной подход к решению данного вопроса противоречил бы общему принципу разграничения юрисдикционных полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов, согласно которому в основе данного разграничения должны быть заложены критерии характера спора и его субъектного состава, применяемые в совокупности.

Таким образом, арбитражным судам подведомственны только дела по требованиям, предъявленным к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, в отношении рассмотрения которых установлена специальная подведомственность арбитражных судов на основании Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

При этом действующее законодательство не предусматривает нормы, в соответствии с которой спор о нарушении исключительных прав на товарные знаки, возникший в связи с регистрацией и администрированием доменного имени, может быть рассмотрен арбитражным судом с участием физического лица.

С учетом приведенных норм и разъяснений, а также принимая во внимание то, что Найда Е.Е. на момент подачи настоящего иска не обладала статусом индивидуального предпринимателя, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами судов о том, что данный спор в части требований, заявленных к Найда Е.Е., по своему субъектному составу неподведомственен арбитражным судам.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает необоснованными остальные выводы судов первой и апелляционной инстанций в отношении доменного имени masterjeans.ru.

При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

В силу параграфов 4(a) (i-iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В параграфах 4 (c) (i-iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например: (i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг; (ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем; (iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Однако суды первой и апелляционной инстанций, установив, что домен masterjeans.ru был зарегистрирован до подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков истца, сделали лишь предположительный вывод, указав, что данное обстоятельство может свидетельствовать о добросовестности действий ответчиков.

Вместе с тем, обстоятельства, перечисленные в параграфах 4 (c)(i-iii) Политики, судами первой и апелляционной инстанций не исследовались и не устанавливались, в связи с чем вывод об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований не может быть признан обоснованным.

То обстоятельство, что ответчики пояснили, что не используют доменное имя masterjeans.ru и аннулируют его в добровольном порядке также не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку является предположением. На момент рассмотрения дела названное доменное имя не было аннулировано.

Кроме того, Судебная коллегия обращает внимание на то, что обществом "Мастер Джинс" правомерно отмечено, что судами не рассмотрено исковое требование о запрете использования ответчиками товарных знаков истца в наименовании интернет-магазина, принадлежащего ответчикам. При этом представители общества "Мастер Джинс" в судебном заседании суда кассационной инстанции пояснили, что заявляя указанное требование, имели ввиду использование спорных обозначений обществом "Мистер Джинс" в контенте сайта.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствующей части.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе, конкретные действия ответчика с учетом параграфов 4 (c) (i-iii) Политики, которые могут служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, в противном же случае при наличии оснований с учетом всех установленных по делу обстоятельств определить разумный и справедливый размер взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 по делу N А40-3632/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2016 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин