Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2016 г. N С01-1055/2016 по делу N А12-9802/2016 Оставляя без изменения принятые по делу судебные акты, которыми удовлетворено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж, суд исходил из доказанности факта реализации ответчиком мягкой игрушки, сходной до степени смешения с товарным знаком истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2016 г. N С01-1055/2016 по делу N А12-9802/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Волгоградской области (судья Любимцева Ю.П., помощник судьи Зотова А.А.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Зайченко Евгения Ивановича (г. Волгоград, ОГРНИП 309344404900020) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 06.06.2016 по делу N А12-9802/2016 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 по тому же делу

по исковому заявлению компании Карт Бланш Гритингс Лимитед/Carte Blanche Greetings Ltd (Unit 3 Chichester Business Park, City Fields, Tangmere, West Sussex PO20 2FR, UK)

к индивидуальному предпринимателю Зайченко Евгению Ивановичу

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж произведения и товарный знак,

при участии в судебном заседании представителя ответчика Зайченко Л.M. (по доверенности от 27.05.2016), установил:

компания Карт Бланш Гритингс Лимитед/Carte Blanche Greetings Ltd (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Зайченко Евгению Ивановичу (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации в размере 25 000 рублей за нарушение исключительного авторского права на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди", а также компенсации в размере 25 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 855249.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 06.06.2016, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016, исковые требования удовлетворены частично: суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 20 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает, что правообладателем не представлен в суд товар, введенный в гражданский оборот непосредственно им самим, а реализованный ответчиком товар имеет визуальные отличия от товарного знака и персонажа "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди", в связи с чем вывод судов о наличии между ними сходства до степени смешения противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Предприниматель полагает, что суд первой инстанции необоснованно не привлек в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Медведева А.А., который передал спорный товар предпринимателю на комиссию.

По мнению ответчика, лицо, осуществлявшее приобретение спорного товара, не имело на то соответствующих полномочий, поскольку доверенность представителю была выдана позднее даты приобретения спорного товара.

С точки зрения предпринимателя, видеозапись процесса покупки товара является доказательством, полученным с нарушением норм закона, в связи с чем не может быть признана надлежащим доказательством. Также считает, что на этой видеозаписи не зафиксировано изображение медвежонка, сходного с товарным знаком по международной регистрации N 855249.

Ответчик отмечает, что истцом не подтверждено наличие у него исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 855249, так как срок действия этого исключительного прав истек; в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства того, что исключительное право на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди" принадлежат компании, так как представленный аффидевит не соответствует нормам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о доказательствах, в связи с чем не может быть признан судами в качестве такового.

По утверждению предпринимателя, товарный чек от 07.09.2015 N 45 не может рассматриваться как допустимое доказательство, поскольку из него не следует, что указанный в товарном чеке товар является именно тем товаром, который представлен истцом в материалы дела.

Ответчик считает, что истцом не представлены доказательства того, что спорный товар является контрафактным, а не произведен с согласия правообладателя.

Истцом отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании представитель ответчика на доводах, изложенных в кассационной жалобе, настаивал.

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является обладателем исключительных прав на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди", а также на изобразительный товарный знак по международной регистрации N 855249, представляющий собой изображение верхней части туловища и головы медвежонка с голубым носом и заплаткой.

В торговом павильоне, принадлежащем предпринимателю и расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 3, представителем истца 07.09.2015 был приобретен товар - мягкая игрушка, выполненная с подражанием изображению персонажа "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди".

Факт приобретения указанного товара подтверждается представленными в материалы дела товарным чеком от 07.09.2015 N 45, видеозаписью процесса приобретения спорного товара и самим купленным товаром.

Полагая, что действиями по реализации вышеназванного товара ответчик нарушил исключительные права компании на персонаж "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и товарный знак по международной регистрации N 855249, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, исходил из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на персонаж медвежонка "Ми Ту Ю Тэтти Тедди" и товарный знак по международной регистрации N 855249, доказанности факта реализации ответчиком мягкой игрушки, выполненной с подражанием вышеназванному персонажу и сходной до степени смешения с товарным знаком.

Отклоняя доводы ответчика о недопустимости аффидевита в качестве доказательства принадлежности исключительных прав на персонаж и видеозаписи процесса покупки товара как доказательства, полученного с нарушением закона, суд первой инстанции указал, что аффидевит, являясь письменным заявлением, даваемым под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля, отвечает критериям относимости и допустимости доказательств, не имеется оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствуют действительности, содержание аффидевита не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями; ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, при осуществлении видеосъемки открыто ответчик незамедлительно прекратил бы правонарушение и факт нарушения не был бы зафиксирован.

При этом суд первой инстанции, приняв во внимание, что нарушение исключительных прав было допущено ответчиком впервые, нарушение состояло в однократной реализации контрафактного товара незначительной стоимости, исходя из принципов разумности и справедливости, принадлежности нарушенных исключительных прав одному правообладателю, признал соответствующей характеру совершенного нарушения и последствиям нарушения компенсацию в размере по 10 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак и исключительного права на персонаж.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Отклоняя довод предпринимателя об отсутствии имитации персонажа и сходства до степени смешения с товарным знаком, суд апелляционной инстанции отметил, что оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение в деталях обозначений; наименование реализованного товара не имеет юридического значения для определения его сходства или различия с персонажем и товарным знаком.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу части 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Согласно пункту 1 статьи 1484 указанного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 того же Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства.

Судами первой и апелляционной инстанций на основании имеющихся в материалах дела доказательств установлен факт принадлежности истцу авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями "Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю" (A grey bear with a blue nose? The story of Me to You) - медвежонка "Тэтти Тедди" (Tatty Taddy) с серой шерстью, заплатками на голове, животе, задних лапах и спине, голубым носом, близко посаженными черными глазами, серой мордочкой.

Так, согласно трудовому договору, заключенному между компанией Карт Бланш Гритингс Лимитед и Стивом Морт-Хиллом, с 27.11.2000 последний был принят на работу в качестве главного художника серии "Тебе от меня" (Me to You).

В силу параграфа 17 этого договора Стив Морт-Хилл обязался передать компании Карт Бланш Гритингс Лимитед все авторские права на все материалы, написанные, созданные или разработанные в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей.

В соответствии с апостилированным аффидевитом Стива Морт-Хилла от 26.02.2015, перевод которого на русский язык удостоверен нотариально, последний подтверждает, что в соответствии с параграфом 17 трудового договора от 12.11.2000 все эксклюзивные права (включая, в том числе, права на создание производных работ) на изображение и дизайн мишек "Ми ту Ю", созданные художником с 27.11.2000 до настоящего времени, принадлежат компании; такие изображения и дизайн включают, в том числе, все изображения и дизайн "Ми ту Ю" на веб-сайтах "http://carteblanchegreetings.com", "http://www.metoyou.com" любые изображения "Ми ту Ю" из книги историй "Ми ту Ю" (книга является неотъемлемой частью настоящего аффидевита и содержит 32 страницы), а также изображения и дизайн, содержащиеся в приложении к этому документу.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на непредставление истцом авторского либо лицензионного договора, подтверждающих обладание компанией исключительными авторскими правами, подлежит отклонению, так как в рассматриваемом случае принадлежность авторских прав устанавливается на основании законодательства государства, на территории которого было создано произведение (переданы права на него).

Утверждение ответчика относительно того, что суд первой инстанции исследовал аффидевит иного лица (Джона Энтони Уиллиса) носит ошибочный характер, так как судом первой инстанции давалась оценка именно аффидевиту Стива Морт-Хилла. Ссылка же суда в обжалуемом решении на постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2015 N А50-27140/2014 сделана исключительно в целях подтверждения судом кассационной инстанции допустимости принятия такого документа как аффидевит в качестве доказательства при рассмотрении дела российским судом.

При этом судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах дана надлежащая правовая оценка доводам ответчика о недопустимости аффидевита в качестве доказательства.

Ссылка предпринимателя на то, что реализованный ответчиком товар имеет визуальные отличия от товарного знака и персонажа "медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди", в связи с чем вывод судов о наличии между ними сходства до степени смешения противоречит фактическим обстоятельствам дела, не принимается судом кассационной инстанции, поскольку в обжалуемых судебных актах дана полная и всесторонняя оценка обстоятельствам, связанным с наличием переработки персонажа и сходства с товарным знаком.

При этом Судом по интеллектуальным правам учитывается правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Кроме того, в соответствии с разъяснением, данным в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Не может быть признано соответствующим действительности и утверждение ответчика о том, что истцом не подтверждено наличие у него исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 855249 в связи с истечением срока действия регистрации этого товарного знака. Согласно имеющейся в материалах дела выписке из международного реестра срок действия международной регистрации N 855249 продлен до 02.04.2025, то есть на момент выявления правонарушения исключительное право компании на спорный товарный знак являлось действующим.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что лицо, осуществлявшее приобретение контрафактного товара, не имело на то соответствующих полномочий, поскольку доверенность представителю была выдана позднее даты приобретения этого товара, не может быть признана обоснованной в силу того, что имеет место фактическое одобрение компанией действий лица, действовавшего в ее интересах без поручения (часть 2 статьи 183 ГК РФ).

Доводам предпринимателя о том, что представленная истцом видеозапись процесса покупки товара является доказательством, полученным с нарушением норм закона, дана надлежащая правовая оценка со стороны судов первой и апелляционной инстанций. При этом из материалов дела усматривается, что указанная видеозапись была исследована судом первой инстанции путем ее просмотра в судебном заседании. Несогласие ответчика с результатами исследования данного доказательства не является обстоятельством, влекущим возможность переоценки судом кассационной инстанции соответствующих выводов судов.

По тем же основаниям не принимается Судом по интеллектуальным правам и довод предпринимателя о том, что товарный чек от 07.09.2015 N 45 не может рассматриваться как допустимое доказательство, поскольку из него не следует, что указанный в товарном чеке товар является именно тем товаром, который представлен истцом в материалы дела. Названный товарный чек, содержащий сведения о наименовании товара, его количестве и стоимости, позволяющий идентифицировать продавца товара, оценивался судами в совокупности с иными доказательствами по делу, в том с видеозаписью процесса приобретения товара.

Также подлежат отклонению доводы ответчика о непредставлении истцом оригинального (лицензионного) товара и доказательств того, что приобретенный у ответчика товар является контрафактным, а не произведен с согласия правообладателя. Неиспользование правообладателем товарного знака для маркировки товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован, при определенных условиях является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны, однако не является препятствием для привлечения нарушителей исключительного права на товарный знак к ответственности. При этом запрет на использование произведения и товарного знака без согласия правообладателя носит абсолютный характер.

Факт исчерпания исключительного права на товарный знак в силу введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем либо с его согласия иным лицом относится к бремени доказывания лица, которое ссылается на такой факт (в рассматриваемой ситуации - ответчика). Соответствующих доказательств предпринимателем в материалы дела не представлено.

Ссылка ответчика на необоснованное непривлечение судом первой инстанции в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Медведева А.А., который передал спорный товар предпринимателю на комиссию, не принимается коллегией судей, поскольку факт комиссионной реализации товара представляет собой частный случай введения товара в гражданский оборот и не исключает привлечения предпринимателя к имущественной ответственности как лица, осуществляющего предложение контрафактного товара к продаже.

В целом доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, повторяют доводы апелляционной жалобы ответчика и направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 06.06.2016 по делу N А12-9802/2016 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов