Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2016 г. по делу N СИП-279/2015 Удовлетворив требование заявителя о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака, суд исходил из доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2016 г. по делу N СИП-279/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 26 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Барановой Н.В.,

при участии представителей истца - Дмитриенко Е.Г. (по доверенности от 19.01.2016), Тимофеева A.M. (по доверенности от 16.04.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA Е CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. (Корсо Маттеотти, 70-20121, Милан, Италия)

к компании Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс ЛЛК/G&D Restaurant Associates LLC (136 Ист 57-я Стрит, Свит 600, Нью-Йорк, Нью-Йорк 1022, США),

при участии третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "SANT AMBROEUS" по свидетельству Российской Федерации N 298301 вследствие его неиспользования, установил:

компания ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA Е CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. (далее - компания САН АМБРОЭУС) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс ЛЛК/G&D Restaurant Associates LLC (далее - компания Джи энд Ди) о досрочном частичном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "SANT AMBROEUS" по свидетельству Российской Федерации N 298301 в отношении услуг 35-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2016 в удовлетворении искового требования отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал, что факт оказания истцом в городе Милане (Италия) услуг, тождественных либо однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также определенная известность одноименного ресторана истца в Милане среди россиян с высоким уровнем достатка могут свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении спорного товарного знака. Так, заинтересованность истца - иностранного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории Российской Федерации, может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, например, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, заявленные при первоначальном рассмотрении спора. Отвечая на вопросы коллегии судей, сообщили, что фактические обстоятельства дела с момента первоначального рассмотрения данного дела не изменились, позиция истца также не изменилась.

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству от Роспатента поступила корреспонденция, в которой он сообщил, что придерживается правовой позиции по делу, изложенной в отзыве от 27.07.2015 N 02/25-8574/41, а также просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя. В упомянутом отзыве Роспатент сообщал, что данный спор не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Ответчик явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев.

Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (часть 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и США, в котором зарегистрирован ответчик.

В силу статьи 3 Гаагской конвенции орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к настоящей Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей. К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах. Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной конвенции).

Судебный запрос на вручение судебной корреспонденции ответчику, направленный в уполномоченный орган США, был возвращен последним. При этом Министерство юстиции Российской Федерации сообщило суду, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки по Конвенции приостановлено, ввиду введения США платного порядка вручения документов, а также проинформировало о возможности непосредственного направления судебной корреспонденции в адрес заинтересованного лица.

Судебная корреспонденция, направленная ответчику напрямую по известному суду адресу, была вручена, о чем свидетельствуют почтовые уведомления.

Согласно пункту IX заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: а) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; с) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно была опубликована в открытом доступе в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru), к которой отсылает официальный сайт Суда по интеллектуальным правам (ipc.arbitr.ru).

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о начале судебного процесса с их участием, а равно о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Компания Джи энд Ди согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "SANT AMBROEUS" (свидетельство N 298301, дата приоритета - 26.03.2004), зарегистрированного в отношении следующих услуг 35-го и 43-го классов МКТУ:

35 - сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителем, включая бакалейно-гастрономические магазины розничной торговли.

43 - рестораны, услуги приготовления блюд и доставки их на дом.

Компания САН АМБРОЭУС, являясь правообладателем товарного знака "SANT AMBROEUS" по международной регистрации N 1179532 в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию указанного обозначения на территории Российской Федерации. По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом было вынесено предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны вышеупомянутой международной регистрации в связи с наличием зарегистрированного на территории Российской Федерации товарного знака с аналогичным обозначением по свидетельству Российской Федерации N 298301.

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении указанных услуг, обратился в суд с иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В контексте приведенных правовых норм и позиций высшей судебной инстанции заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Кроме того, в отсутствие формализованных в действующем законодательстве критериев заинтересованности лица, претендующего на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, приведенный подход не исчерпывает всех возможных оснований для признания лица заинтересованным в таком иске.

Так, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим товарным знаком. Заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к "размытию" товарных знаков истца.

По смыслу закона не исключается и иное обоснование заинтересованности истца по данной категории споров.

Компанией САН АМБРОЭУС представлены рекламный каталог, фото кафе-ресторана, счета, информация об оказании услуг в качестве ресторана, публикации в печатных СМИ, которые подтверждают оказание истцом услуг, связанных с деятельностью ресторанов и кафе, тождественных либо однородных услугам 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования. Однако из указанных документов и пояснений представителя следует, что такая деятельность ведется истцом не в Российской Федерации, а в Итальянской Республике в городе Милан. Доказательств осуществления аналогичной деятельности на территории Российской Федерации истцом не представлено, а равно не представлено доказательств осуществления подготовки к ведению такой деятельности в Российской Федерации. Отвечая на вопросы суда в судебном заседании 20.12.2016, представители истца сообщили о неготовности представить дополнительные документы.

Вместе с тем, как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 16.05.2016 по данному делу факт оказания истцом в городе Милане (Италия) услуг, тождественных либо однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, определенная известность одноименного ресторана истца в Милане среди россиян с высоким уровнем достатка, а также подача истцом заявки на регистрацию в Российской Федерации сходного до степени смешения товарного знака могут свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Согласно части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Товарный знак истца "SANT AMBROEUS" по международной регистрации N 1179532, зарегистрированный в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, тождественен спорному товарному знаку ответчика "SANT AMBROEUS", зарегистрированному в отношении тождественных либо однородных услуг, что носит очевидный характер и участвующими в деле лицами не оспаривается.

Признавая однородными услуги 35-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца и ответчика, а также фактически осуществляемую истцом деятельность в сфере ресторанного бизнеса, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные правила установлены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности).

Аналогичные методологические подходы применяются и в отношении услуг.

С учетом изложенного однородность вышеназванных услуг вытекает из того, что они имеют общую родовую принадлежность, область применения и цель применения, сходное функциональное назначение, общий круг потребителей.

Таким образом, проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5С(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (05.06.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 05.06.2012 по 04.06.2015 включительно.

Ответчик на иск не отреагировал, об использовании товарного знака либо о наличии объективных препятствий к такому использованию не заявил и соответствующих доказательств не представил.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "SANT AMBROEUS" по свидетельству Российской Федерации N 298301 в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

Взыскать с компании Джи энд Ди Ресторан Ассошиэйтс ЛЛК/G&D Restaurant Associates LLC в пользу компании ПАСТИЧЕРИЯ Э КОНФЕТТЕРИЯ САН АМБРОЭУС С.р.л./PASTICCERIA Е CONFETTERIA SANT AMBROEUS S.r.l. 6 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур