Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 г. по делу N СИП-610/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку спорное изобретение соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", а в остальной части требований суд прекратил производство по делу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 января 2017 г. по делу N СИП-610/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 25 января 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2017 г. N С01-215/2017 по делу N СИП-610/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной H.Л., Булгакова Д.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Токаревым Э.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Степанца Владимира Андреевича (г. Юбилейный, Московская обл.) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ГРН 1047730015200) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013 и от 06.07.2016 об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение от 03.08.2011 N 2011132592/07.

В судебном заседании приняли участие представители:

заявителя: Степанец В.А., участвовал лично, личность удостоверена паспортом;

заинтересованного лица, Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Сенчихин М.С. по доверенности N 01/32-593/41 от 22.07.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Степанец Владимир Андреевич (далее - Степанец В.А., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (уточненном в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, заинтересованное лицо) от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента по заявке на изобретение от 03.08.2011 N 2011132592/07 и от 06.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения.

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на то, что решения Роспатента от 29.03.2013 и от 06.07.2016 являются незаконными, вынесенными с нарушением норм материального и процессуального права.

В обоснование заявленных требований Степанец В.А. указывает на ошибочность вывода Роспатента о несоответствии изобретения по заявке N 2011132592/07 условию патентоспособности "промышленная применимость". При этом ошибочность данного вывода заявитель усматривает в неверном отнесении заявленного решения к замкнутой механической системе.

Кроме того, заявитель указывает, что при вынесении оспариваемых решений Роспатентом не выяснены все обстоятельства дела, выводы построены на ошибочных постулатах, противоречащих теоретическим и опытным знаниям в области физики (электростатики), не дана оценка изобретению с точки зрения новизны и работоспособности, а также нарушены нормы процедуры рассмотрения заявки.

Не соглашаясь с заявителем, Роспатент в своем отзыве указывает, что оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, поскольку материалы заявки не подтверждают возможность реализации указанного заявителем назначения заявленного изобретения, следовательно, согласно подпунктам 2 и 3 пункта 24.5.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент ИЗ), оно не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте проведения судебного заседания, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Представитель заявителя в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в заявлении.

Представитель Роспатента в судебное заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела.

В судебном заседании представитель Роспатента заявил ходатайство о направлении запроса специалисту, мотивированное необходимостью получения консультации специалистов Российская академия наук о возможности реализации указанного в заявке N 2011132592/07 назначения изобретения, в случае его осуществления по любому из пунктов формулы.

Суд по интеллектуальным правам рассмотрев в судебном заседании заявленное ходатайство, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения, поскольку поставленные Роспатентом вопросы являются правовыми и не требуют дополнительного пояснения специалиста.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что, если совокупность доказательств позволяет сделать выводы, касающиеся существа технической стороны оспариваемого ненормативного правового акта, лицу, не являющемуся специалистом в исследуемой области техники, привлечение к участию в деле специалиста либо назначение экспертизы не является обязательным. В свою очередь, определение необходимости специальных познаний для рассмотрения дела относится к компетенции суда.

Учитывая изложенное, суд полагает возможным, самостоятельно, без привлечения специалиста, рассмотреть доводы заявления, направленные на оспаривание выводов Роспатента, изложенных в решениях от 29.03.2013 и от 06.07.2016, относительно несоответствия спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, суд признает заявленные требования правомерными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, 03.08.2011 Степанцом В.А. в Роспатент подана заявка на выдачу патента на группу изобретений "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", которой присвоен регистрационный номер 2011132592/07.

Согласно приложенной к заявке формуле изобретения, она содержит два независимых пункта 1 и 5, а также зависимые от них пункты 2-4 и 6-8 соответственно.

Независимые пункты 1 и 5 формулы представлены в следующей редакции:

"1. Способ электромеханического преобразования энергии путем взаимодействия тел, являющихся источником электрического поля, отличающийся тем, что преобразуют энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагают в диэлектрической среде и разворачивают друг относительно друга таким образом, чтобы образующаяся при этом между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия была ориентирована в направлении требуемого их перемещения.

5. Электрополевой движитель, содержащий механически связанные между собой обкладки электрического конденсатора, отличающийся тем, что указанные обкладки подвижны и расположены в диэлектрической среде под углом относительно друг друга.".

Решением Роспатента от 29.03.2013 в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592/07 отказано по мотивам несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности промышленная применимость.

Решением Роспатента от 15.02.2014, принятым по результатам рассмотрения поданного заявителем возражения, решение от 29.03.2013 оставлено без изменения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2014 по делу N СИП-138/2014, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015, решение Роспатента от 15.02.2014 признано недействительным, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражения заявителя на решение Роспатента от 29.03.2013.

При повторном рассмотрении возражения заявителя с учетом обстоятельств, установленных названными судебными актами, материалы заявки N 2011132592/07 были направлены в отраслевой отдел для проведения информационного поиска в полном объеме, подготовки отчета о поиске и заключения экспертизы.

По результатам повторного рассмотрения возражения заявителя с учетом отчета о дополнительном информационном поиске, заключения к нему и доводов заявителя, было установлено, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость". Данный вывод обусловлен невозможностью реализации указанного заявителем назначения при осуществлении заявленной группы изобретений в том виде, как они охарактеризованы в предложенной им формуле изобретения (пункт 4 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), подпункты 2 и 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ).

Таким образом, решением Роспатента от 06.07.2016 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, решение Роспатента от 29.03.2013 оставлено без изменения, что послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с настоящими требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая дату обращения с настоящим заявлением, а также отсутствия каких-либо возражений в данной части со стороны административного органа, суд полагает, что срок на обращение в суд заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия, совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закрепленных статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.

Как указывает заявитель в своей заявке, изобретение относится к электромашиностроению, в частности к способам и устройствам электромеханического преобразования электрической энергии в механическую, и может найти широкое применение в промышленности, транспорте, бытовой технике, воздухоплавании, космонавтике и других областях человеческой деятельности, заменить существующие неэкономичные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) и электрические машины электромагнитной индукции.

Изобретение основывается на явлении образования между заряженными телами постоянно действующих электростатических (кулоновских) сил. Сущность изобретения состоит в том, что электромеханическое преобразование энергии осуществляется путем электростатического взаимодействия заряженных между собой обкладок, без применения статора и без затрат энергии на перезарядку обкладок и коммутационных потерь.

Между тем, основным доводом отказа Роспатента в выдаче патента на спорное изобретение послужил вывод о том, что заявленный объект изобретения относится к замкнутой системе, поскольку внешние силы, воздействующие на него, отсутствуют. Исходя из того, что в материалах заявки отсутствует информация о наличии каких-либо внешних тел, взаимодействующих с полями заряженных элементов в заявленной группе изобретений, Роспатент пришел к выводу о невозможности реализации назначения спорного изобретения, т.е. оно не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Таким образом, с учетом даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", правовая база для оценки патентоспособности заявленного в качестве промышленного образца решения включает в себя ГК РФ и Регламент ИЗ.

Оценив, в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, совокупность представленных в материалы дела доказательств, с учетом пояснений сторон, суд первой инстанции не может согласиться с мотивами отказа, изложенными в обжалуемом решении Роспатента от 06.07.2016, ввиду следующего.

С целью соотнесения объекта изобретения с той или иной отраслью техники проводится классификация заявленного изобретения в соответствии с пунктом 23.4 Регламента ИЗ и изобретение относят к соответствующим разделам науки и техники в соответствии с Международной Патентной Классификацией (МПК). При этом первоначально классификация определяется в процессе формальной экспертизы по формуле и аналогам, представленным в заявке, затем уточняется при экспертизе по существу, а окончательно устанавливается по завершении информационного поиска (пункта 26.5 Регламента ИЗ).

В то же время, из подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ следует, что при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Подпунктом 1 пункта 26.4 Регламента ИЗ в качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

Из общих положений части 3 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, введенного в действие приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87 (далее - Руководство) следует, что основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке принципиальной патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня. Эти этапы экспертизы по существу осуществляются после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Общепринятый подход состоит в том, что экспертиза по существу начинается с тщательного анализа описания и формулы изобретения в целях уяснения решаемой задачи, технического результата (результатов) и сущности заявленного изобретения. При проведении этого анализа эксперт должен принимать во внимание весь комплекс требований, предъявляемых к формуле изобретения (подпункты 1-7 пункта 24.4 Регламента ИЗ, часть 2 Руководства), и требований, связанных с проверкой принципиальной патентоспособности заявленного изобретения (пункты 1, 5 статьи 1350 ГК РФ, пункт 24.5 Регламента ИЗ, часть 3 Руководства).

Если на данном этапе не выявлены препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, т.е. основания для запроса, и получен положительный вывод по результатам проверки принципиальной патентоспособности, далее проводится информационный поиск и подготавливается отчет о нем. При проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем принимаются во внимание положения пункта 26 Регламента ИЗ и второй части Руководства.

При этом следует иметь в виду, что если формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ, и в результате проведения информационного поиска выявлен более близкий аналог, то необходимо вернуться к проверке принципиальной патентоспособности заявленного решения (пункт 24.5 Регламента ИЗ, пункт 3.3.4 Руководства).

Затем осуществляется проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что заявленное изобретение согласно техническому описанию является электростатическим двигателем.

Исходя из отчета информационного поиска, изобретение было отнесено к рубрике МПК Н02 N 1/10 и область информационного поиска определена рубриками МПК Н02 N 1/100, 1/06, 1/10. Таким образом, усматривается, что поиск аналогов спорного изобретения Роспатентом произведен.

Из анализа заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения следует, что по результатам проведения дополнительного поиска 09.10.2015 были представлены: экспертное заключение, в котором повторно сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость".

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В отношении проверки промышленной применимости в п. 24.5.1 Регламента ИЗ предусмотрены условия, при соблюдении которых изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Пунктом 4.2.1 Руководства установлено, что согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

- в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения;

- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах и чертежах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;

- в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Пунктами 4.3-4.7 Руководства установлен порядок проверки вышеуказанных условий.

Как следует из материалов заявки, в изобретении заявителем предлагается "энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, преобразовывать в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагают в диэлектрической среде и разворачивают друг относительно друга". При этом, "образующаяся между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия будет ориентирована в направлении требуемого их перемещения". Также в возражении заявитель отмечает, что "пластины, диэлектрические опоры устройства и само перемещаемое тело представляют собой единый материальный твердый объект ..., к которому прикладывается сторонняя (электростатическая) сила, а динамика перемещения определяется его физическими характеристиками и условиями движения (масса, трение, степени свободы и т.д.), описывается известными законами механики и не является предметом настоящего изобретения".

Между тем Роспатент, признавая заявленное изобретение промышленно неприменимым, исходил из того, что конструкция предложенного движителя, функционирующая на основе заявленного способа, согласно содержащейся в заявке информации, не предполагает вступление его в силовое взаимодействие с какими-либо внешними телами. То есть, на указанное устройство не воздействуют какие-либо внешние силы. В связи с чем, транспортное средство, на котором заявителем предполагается использовать заявленные предложения, будет представлять собой замкнутую систему.

Суд по интеллектуальным правам не согласен с указанным выводом Роспатента в силу следующего.

Так, анализ описания спорного изобретения позволяет прийти к выводу о том, что задачей изобретения является существенное повышение коэффициента полезного действия и мощности движителя, использующего электростатические силы взаимодействия заряженных тел, упрощение его конструкции и расширение функциональных возможностей.

При этом поставленная задача достигается тем, что энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, преобразуют в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагаются в диэлектрической среде и разворачиваются друг относительно друга таким образом, чтобы образующая при этом между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия была ориентирована в направлении требуемого их перемещения.

Как указывает заявитель и не оспаривается Роспатентом, сущность изобретения состоит в том, что для электромеханического преобразования энергии совместно используются ряд хорошо известных в электротехнике явлений и эффектов, в том числе, явления электростатического (кулоновского) взаимодействия электрических зарядов, электростатической индукции, эффект взаимодействия проводника с электрическим полем и свойства электрического поля системы плоских электродов, образованного в неоднородной диэлектрической среде.

Таким образом, довод Роспатента о том, что реализация назначения изобретения и заявленный технический результат не могут быть достигнуты, поскольку не прописан механизм воздействия каких-либо внешних сил на конструкцию движителя, а именно на обкладки электрического конденсатора, не может быть признан обоснованным, поскольку в изобретении описывается только один этап преобразования энергии электрического поля в механическую энергию. Так, процедура преобразования энергии электрического поля в механическую энергию осуществляется путем электростатического взаимодействия заряженных подвижных обкладок между собой.

При этом судебная коллегия учитывает, что из общего курса физики известно, что всякий совершающий работу механизм должен получать энергию, за счет которой эта работа производится. Таким образом, у заявителя для раскрытия сущности его изобретения не было необходимости пояснять процесс зарядки подвижных обкладок электрического конденсатора, поскольку данное обстоятельство презюмируется в описании к изобретению.

Учитывая изложенное, а также исходя из анализа описания и формулы заявки на изобретение судебная коллегия приходит к выводу, что заявленное в изобретении техническое решение относится только к одному этапу, а именно преобразованию энергии электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения.

Исходя из этого, указанный в заявке на изобретение технический результат в виде повышения коэффициента полезного действия и упрощения процесса преобразования энергии электрического поля в механическую энергию не свидетельствует о невозможности применения изобретения, поскольку заявитель исходит из того, что в патенте используются уже заряженные обкладки электрического конденсатора.

Включение в описание изобретения при определении его сущности фразы "без затрат энергии на перезарядку обкладок" не свидетельствует, вопреки мнению Роспатента, об отсутствии необходимости зарядки/подзарядки обкладок.

Данная фраза включена для указания отличий заявленного изобретения от ближайшего аналога, в котором предусматривалась затрата дополнительной энергии именно на перезарядку пластин/обкладок (смену их полюсности), а не только на их зарядку/подзарядку.

Вывод о том, что в спорном изобретении отсутствует необходимость зарядки/подзарядки пластин при расходовании заряда в результате преобразования энергии, материалы заявки не содержат.

Кроме того, при установлении соответствия изобретения условию "промышленная применимость" судом учитываются обстоятельства, связанные с фактическим использованием спорного изобретения. В частности, из материалов дела следует, что согласно акту испытаний модели "электрополевого движителя" от 22.10.2013, составленному по результатам экспериментальной проверки работоспособности заявленного изобретения в открытом акционерном обществе "Научно-производственный испытательный центр "Арминт", экспериментально подтверждается образование в спорном устройстве полезной результирующей силы, что свидетельствует о работоспособности заявленного изобретения.

Таким образом, суд приходит к выводу о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" и необоснованности доводов Роспатента в этой части.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 06.07.2016 норм материального права (пункта 4 статьи 1350 ГК РФ), принципа правовой определенности, являющегося одним из основополагающих принципов правоприменительной практики, внесении противоречий в сложившуюся практику рассмотрения споров.

Исходя из этого, оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и иным нормативным правовым актам, нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем должно быть признано недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В силу части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должно содержаться указание на обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При обращении в суд с настоящим заявлением Степанец В.А. просил с целью восстановления своих прав и законных интересов обязать Роспатент выдать заявителю испрашиваемый патент на изобретение по заявке N 2011132592/07.

Между тем права и законные интересы не могут быть восстановлены таким способом, поскольку Роспатент, придя к выводу о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности промышленная применимость, не анализировал изобретение по заявке N 2011132592/07 на предмет новизны и изобретательского уровня.

Довод заявителя о том, что в обжалуемом решении на странице 8 указано, что "представленные в отчете о дополнительном информационном поиске источники информации относятся к категории А, т.е. не порочат "новизну" и "изобретательский уровень", не может быть принят судом во внимание, поскольку материалами административного дела не подтверждается, что после проведения процедуры информационного поиска и проверки промышленной применимости, проводилась оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, как и не проводилось анализа данных сведений.

Так, проверка новизны изобретения предполагает проведение анализа в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. Между тем анализ по данному показателю произведен не был, как и не был проведен анализ соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень", что подтверждается представителем заинтересованного лица и материалами административного дела.

Таким образом, как усматривается из материалов дела, при рассмотрении заявки Роспатентом проведена экспертиза по формальным основаниям, сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленная применимость, в связи с чем последующий анализ признаков "новизна" и "изобретательский уровень", позволяющих сделать вывод о патентоспособности изобретения, не проводился.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что административная процедура рассмотрения заявки была выполнена не в полном объеме. Между тем такой анализ может быть сделан только при повторном рассмотрении Роспатентом возражений Степанца В.А.

Суд полагает, что в целях восстановления прав и законных интересов заявителя следует обязать Роспатент устранить допущенное нарушение путем повторного рассмотрения возражения заявителя на решение от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592/07.

Относительно требования заявителя о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013, суд указывает следующее.

В силу части 2 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения осуществляется в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 2 статьи 1406 названного Кодекса, в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ.

Часть 3 статьи 1387 ГК РФ предусматривает, что решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Исходя из разъяснения, содержащегося в пункте 22 постановления Пленума N 5/29, в соответствии с частью 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Административный (внесудебный) порядок разрешения спора предусматривает обязанность заявителя в силу закона обратиться в административный орган с соответствующим заявлением, а не в суд. При этом предметом возможного последующего судебного рассмотрения является не тот же спор, который рассматривался в административном (внесудебном) порядке, а иной - в отношении решения, принятого по результатам рассмотрения первоначального спора в административном порядке.

При оспаривании решения, принятого по результатам административного разрешения спора (то есть при осуществлении последующего судебного контроля внесудебного порядка разрешения спора), не исключается возможность суда при удовлетворении заявленных требований обязать Роспатент не рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, а совершить соответствующие правоустанавливающие действия (пункт 53 постановления Пленума N 5/29). Самостоятельного обжалования изначально вынесенного решения при этом не требуется.

Данный вывод суда согласуется с правовой позицией, изложенной в определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 N 1251-О, согласно которой пункт 3 статьи 1387 ГК РФ, относящий рассмотрение дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной к подведомственности палаты по патентным спорам, следует рассматривать в системной связи с иными нормами ГК РФ, предусматривающими возможность последующего судебного контроля таких принятых во внесудебном порядке по итогам рассмотрения соответствующего спора о защите интеллектуальных прав решений (пункты 1 и 2 статьи 11, пункт 2 статьи 1248 ГК РФ).

Таким образом, досудебный порядок урегулирования споров не только не исключает, а, напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О).

В силу пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Исходя из изложенного, учитывая положения указанных норм и разъяснений, суд приходит к вводу, что производство по требованию Степанца В.А. об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592/07 подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, довод заявителя о том, что данное решение препятствует выдаче патента, подлежит отклонению, поскольку основан на неправильном толковании норм материального и процессуального права.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520, закрепляется компетенция палаты по патентным спорам, а также указывается на необходимость уплаты пошлины в установленном размере.

В соответствии с частью 1 статьи 1249 ГК РФ за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

Перечень иных, кроме указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 1249 ГК РФ, юридически значимых действий, за совершение которых взимаются патентные и иные пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки их уплаты или возврата устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пунктам 4 и 5 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 (далее - Положение), уплату пошлин осуществляют юридические и физические лица, в установленном порядке обратившиеся за совершением юридически значимых действий, либо лица, действующие по их поручению. Документ, подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению или сообщению об уплате.

К юридически значимым действиям, за совершение которых предусмотрена уплата патентных пошлин, в соответствии с приложением к Положению о патентных пошлинах относятся, в том числе внесение в формулу изобретения пункта, отсутствующего в ранее предложенной заявителем и принятой к рассмотрению формуле, по истечении двух месяцев с даты подачи заявки за каждый новый пункт формулы до начала экспертизы заявки по существу и за каждый новый независимый пункт формулы после начала экспертизы заявки по существу (пункт 1.5 приложения к Положению), а также за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу с учетом количества содержащихся в заявке независимых пунктов формулы и принятие решения по ее результатам (пункт 1.8 приложения к Положению).

Пунктом 6 Положения установлены основания и порядок возврата уплаченных пошлин. Так, уплаченная пошлина подлежит возврату полностью или частично в случае: уплаты пошлины в размере, превышающем размер, предусмотренный приложением к настоящему Положению; отказа лица, уплатившего пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения за его совершением; отсутствия основания для совершения юридически значимого действия, за совершение которого уплачена пошлина. Указанный перечень оснований является исчерпывающим.

В настоящем деле по заявке N 2011132592/07 на выдачу патента на изобретение, были осуществлены юридически значимые действия, за которые взимались патентные пошлины, а оснований, предусмотренных законодательством для возврата уплаченных пошлин, не имелось.

Таким образом, требование о взыскании суммы пошлины в размере 2 450 рублей, уплаченной за рассмотрение поданной заявки в административном органе не подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела в суде в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

производство по делу N СИП-610/2016 в части признания решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013 недействительным прекратить.

Возвратить Степанцу Владимиру Андреевичу из федерального бюджета 300 (Триста) рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления.

Требование Степанца Владимира Андреевича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.07.2016 по заявке N 2011132592/07 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.07.2016 по заявке N 2011132592/07 полностью, как не соответствующее статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения на решение от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592/07.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу Степанца Владимира Андреевича 300 (Триста) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении требования о взыскании с Федеральной службы по интеллектуальной собственности стоимости государственных пошлин в сумме 2 450 рублей за административное рассмотрение дела отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина