Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2017 г. N С01-1240/2016 по делу N А71-914/2016 Состоявшиеся судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки отменены, по делу принято решение об отказе в удовлетворении заявленного требования, поскольку на дату закупки у ответчика спорного товара, содержащего произведения изобразительного искусства, правовая охрана товарным знакам истца еще не была предоставлена

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2017 г. N С01-1240/2016 по делу N А71-914/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2017 года

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Волковой Лейсании Альбертовны (г. Ижевск, ОГРНИП 309183232100027) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.06.2016 (судья Сидоренко О.А.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016 (судьи Григорьева Н.П., Балдин Р.А., Суслова О.В.), принятые по делу N А71-914/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (ул. Петропавловская, д. 59, г. Пермь, 614045, ОГРН 1107746373536)

к индивидуальному предпринимателю Волковой Лейсании Альбертовне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" - Заворотный В.Б. (по доверенности от 30.12.2016).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее - общество "Маша и Медведь", истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю Волковой Лейсании Альбертовне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации в размере 15 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "Маша" по свидетельству Российской Федерации N 505856, компенсации в размере 15 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "Медведь" по свидетельству Российской Федерации N 505857, компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение исключительного авторского права на произведение изобразительного искусства - рисунок "Маша" из приложения N 1 к лицензионному договору от 08.06.2010 N ЛД-1/2010, компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение исключительного авторского права на произведение изобразительного искусства - рисунок "Медведь" из приложения N 1 к лицензионному договору от 08.06.2010 N ЛД-1/2010.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.06.2016 требования истца удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 20 000 рублей компенсации.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016 решение суда первой инстанции отменено в части, исковые требования удовлетворены частично, с предпринимателя взыскано в пользу истца 40 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и произведения изобразительного искусства.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на ненадлежащее выяснение судами имеющих значение для дела обстоятельств и неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит решение, постановление отменить, и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель ссылается на то, что на дату закупки у него истцом спорного товара (12.12.2013) исключительные права истца на товарные знаки еще не возникли, поскольку товарный знак "Маша" по свидетельству Российской Федерации N 505856 и товарный знак "Медведь" по свидетельству Российской Федерации N 505857 зарегистрированы позднее - 07.02.2014.

Также ответчик ссылается на то, что суд апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права не рассмотрел его довод, изложенный в отзыве на апелляционную жалобу, об отсутствии у истца исключительных прав на произведения изобразительного искусства, в защиту которых он обратился в суд с иском, так как получил от правообладателя - Кузовкова О.Г., только право использования этих произведений на основании лицензионного договора. С учетом этого ссылается также на несоответствие действительности содержащегося в обжалуемом постановлении апелляционного суда указания на то, что наличие у истца исключительных прав на указанные объекты интеллектуальной собственности ответчиком не оспаривалось.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, направил в суд ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы без его участия. В силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее частичного удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное по существу правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В обоснование исковых требований истцом указано, что 12.12.2013 у предпринимателя в магазине, расположенном рядом с адресом: г. Ижевск, ул. Гагарина, 27, по договору розничной купли-продажи приобретен товар (рюкзак), с имеющимися на нем изображениями: "Маша", сходным до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 505856; "Медведь", сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 505857; также на товаре имеются изображения, являющиеся произведением изобразительного искусства - рисунок "Маша" и рисунок "Медведь", права на которые принадлежат истцу в соответствии с приложением N 1 к лицензионному договору от 08.06.2010 N ЛД-1/2010, заключенному между истцом и Кузовковым О.Г. - автором рисунков.

В подтверждение факта купли-продажи товара истец представил товарный чек от 12.12.2013, видеозапись процесса покупки, фотоматериалы, а также приобретенный товар.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с вышеуказанными требованиями.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом нарушения его исключительных прав на товарные знаки ответчиком, посчитав необходимым снизить сумму компенсации до 20 000 рублей, из расчета по 10 000 рублей за каждый товарный знак. При этом в резолютивной части решения суд первой инстанции указал, что данная сумма является компенсацией за нарушение исключительных прав на персонажи.

Рассмотрев требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1257, 1263, 1240, 1270 ГК РФ, пришел к выводу о том, что такой способ использования произведения, как распространение, подразумевает отчуждение оригинала либо тождественных образцов произведения. При этом авторскому праву неизвестны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения", поэтому истец должен был доказать факт использования рисунка путем реализации его точных копий. Исследовав рисунки, нанесенные на спорный товар, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что таковые не содержат ни одного из указанных в приложении N 1 к лицензионному договору от 08.06.2010 N ЛД-1/2010 рисунков, в связи с чем признал недоказанным факт нарушения исключительного права на произведения изобразительного искусства - рисунок "Маша" и рисунок "Медведь".

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции в части наличия оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на два товарных знака, отметив при этом, что в резолютивной части решения суд первой инстанции ошибочно указал на то, что эта сумма является компенсацией за нарушение исключительных прав на персонажи.

Применительно к заявленным истцом требованиям о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства, суд апелляционной инстанции посчитал их подлежащими удовлетворению.

При этом апелляционный суд, руководствуясь положениями статьи 1270 ГК РФ, исходил из положений лицензионного договора от 08.06.2010 N ЛД-1/2010, заключенного между истцом и автором рисунков Кузовковым О.Г., в соответствии с положениями которого истцу как лицензиату предоставлено право использовать произведения, в том числе, путем воспроизведения, а также осуществления их переработки.

Сравнив изображения на спорном товаре с рисунками, права на которые принадлежат истцу на основании названного лицензионного договора, апелляционный суд пришел к выводу о том, что рисунки выражены в переработанном виде, в связи с чем распространение товара путем продажи его ответчиком является одним из предусмотренных статьей 1270 ГК РФ способов использования этих объектов исключительных прав и нарушает права истца.

На этом основании суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства в размере 20 000 рублей.

Вывод судов о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки не может быть признан законным и обоснованным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права, и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

На дату закупки у ответчика спорного товара (12.12.2013) правовая охрана товарным знакам истца еще не была предоставлена, поскольку товарный знак "Маша" по свидетельству Российской Федерации N 505856 и товарный знак "Медведь" по свидетельству Российской Федерации N 505857 зарегистрированы позднее - 07.02.2014.

В связи с этим у судов отсутствовали правовые основания для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки.

Довод ответчика о том, что суд апелляционной инстанции в нарушение норм процессуального права не рассмотрел его довод, изложенный в отзыве на апелляционную жалобу, об отсутствии у истца исключительных прав на произведения изобразительного искусства, в защиту которых он обратился в суд с иском, так как получил от правообладателя - Кузовкова О.Г., только право использования этих произведений на основании лицензионного договора, является обоснованным.

Между тем данное обстоятельство не привело к принятию неправильного постановления, ввиду следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании лицензионного договора от 08.06.2010 N ЛД-1/2010 истцу предоставлена исключительная лицензия на использование названных произведений изобразительного искусства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных законом пределах.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Из данной нормы следует, что лицензиат, обладающий правом использования объекта исключительных прав на основании исключительной лицензии, вправе обращаться с требованиями о защите своего собственного права использования, которое ему было предоставлено, в том числе путем предъявления требования о взыскании компенсации.

Учитывая, что истец является обладателем исключительной лицензии, он обладал правом на защиту своих прав на произведения изобразительного искусства - рисунок "Маша" и рисунок "Медведь", возникших из заключенного с Кузовковым О.Г. лицензионного договора от 08.06.2010 N ЛД-1/2010.

С учетом этого суд апелляционной инстанции правомерно взыскал с ответчика компенсацию за неправомерное использование этих результатов интеллектуальной деятельности.

Исходя из положений пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявленных истцом требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки, судами первой и апелляционной инстанций установлены, но ими неправильно применены нормы материального права, суд кассационной инстанции считает возможным, не передавая дело в этой части на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, оставив при этом без изменения постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации в размере 20 000 рублей за нарушение прав истца на произведения изобразительного искусства.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.06.2016 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016, принятые по делу N А71-914/2016, отменить в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 505856 и N 505857.

В указанной части в иске отказать.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016 по настоящему делу в части взыскания компенсации в размере 20 000 рублей оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин