Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2017 г. N С01-1128/2016 по делу N СИП-417/2016 Решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента о признании патента на изобретение недействительным оставлено без изменения, поскольку изобретение не отвечает условию патентоспособности "изобретательский уровень", а законодательством, действовавшим на момент подачи возражения против выдачи патента, возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель не была предусмотрена

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2017 г. N С01-1128/2016 по делу N СИП-417/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 января 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М.,

при участии судьи-докладчика Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Савушкина Юрия Петровича (Ярославская область) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2016 по делу N СИП-417/2016 (судьи Снегур А.А., Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.)

по заявлению Савушкина Юрия Петровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2015 о признании патента Российской Федерации N 2452514 на изобретение недействительным частично и выдаче нового патента Российской Федерации на изобретение с уточненной патентообладателем формулой изобретения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" (ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 7 А, пом. VIII, Москва, 105094, ОГРН 1027739440860).

В судебном заседании приняли участие представители: от Савушкина Юрия Петровича - Стеценко В.В. (по доверенности от 04.08.2016 N 76 АБ 1131020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-592/41); от общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" - Бабушкин К.А. (по доверенности от 08.02.2016 N 1).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

Савушкин Юрий Петрович обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2015 о признании патента Российской Федерации N 2452514 на изобретение недействительным частично и выдаче нового патента Российской Федерации на изобретение с уточненной патентообладателем формулой изобретения.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.06.2016 заявление Савушкина Ю.П. передано по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2016 заявление Савушкина Ю.П. принято к производству.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" (далее - общество "НПФ "ВИНАР").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2016 в удовлетворении заявления Савушкина Ю.П. было отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Савушкин Ю.П., ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт о признании недействительным решения Роспатента от 29.12.2015.

В обоснование доводов кассационной жалобы Савушкин Ю.П. указывает на неприменение судом первой инстанции в оспариваемом решении пункта 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в редакции, действующей на момент принятия оспариваемого решения Роспатентом, которой предусматривается возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что судом первой инстанции дано неверное толкование пункта 7 статьи 7 Федерального закона от 12.03.2014 N 35-Ф3 "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон от 12.03.2014 N 35-Ф3), регламентирующего вопросы, связанные с применением новой редакции статьи 1398 ГК РФ.

По мнению Савушкина Ю.П., подпункт 2 пункта 9 статьи 7 Закона от 12.03.2014 N 35-Ф3 может применяться лишь к порядку рассмотрения соответствующих возражений против выдачи патента, тогда как пункт 3 статьи 1398 ГК РФ (в редакции, действовавшей с 01.10.2014) не вносит изменений в порядок рассмотрения возражения, а представляет собой отдельное процедурное правомочие, правом использования которого обладает только сам заявитель.

Заявитель кассационной жалобы считает неправомерным вывод суда первой инстанции о том, что право патентообладателя на обращение с заявлением о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель является правом, обусловленным проведением административной процедуры по оспариванию патента, поскольку он основан на смешении понятий "порядок" и "процедура". Указанное право не влияет на сам порядок проведения такой процедуры, о чем, по мнению Савушкина Ю.П., свидетельствуют Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Заявитель кассационной жалобы полагает, что у него имелась возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с 01.10.2014 в рамках незавершенного к указанной дате рассмотрения возражения, поданного обществом "НПФ "ВИНАР".

В судебном заседании представитель Савушкина Ю.П. поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить.

Представители Роспатента и общества "НПФ "ВИНАР" в удовлетворении кассационной жалобы просили отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, полагает, что кассационная жалоба Савушкина Ю.П. удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как установлено судом первой инстанции, на имя Савушкина Ю.П. был выдан патент Российской Федерации N 2452514 на изобретение "Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения" с формулой в следующей редакции:

"1. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения, выполненный в виде прямоугольного конверта, склеенного по боковым сторонам и в нижней части периметра, и имеющий на внешней стороне пакета индикатор для определения окончания процесса стерилизации, отличающийся тем, что хотя бы один слой пакета изготовлен из бумаги с воздухопроницаемостью 200-600  и разрушающим усилием в сухом состоянии 31-45 H, в верхней и нижней части пакет имеет клапаны, нижний клапан загнут и приклеен с обратной стороны к пакету, на верхнем клапане размещена двухсторонняя липкая лента, в месте перегиба верхнего клапана на пакет нанесена биговка или просечка-перфорация.

2. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что дно пакета проклеено двойной проклейкой с загибом и проклейкой нижнего клапана на ширину 15 мм.

3. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что индикатор для определения окончания процесса стерилизации представляет собой пятно, нанесенное термоиндикаторной краской на пакет.

4. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что склеивание осуществлено быстросхватывающимся клеем с вязкостью 700-1200 . и устойчивостью к воздействию температуры до 200°С.

5. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что второй слой пакета изготовлен из прозрачной пленки, устойчивой к воздействию температур до 200°С.".

В Роспатент 19.03.2014 от общества "НПФ "ВИНАР" поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2452514, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В ходе рассмотрения палатой по патентным спорам возражения общества "НПФ "ВИНАР" Савушкину Ю.П. было предложено внести изменения в формулу изобретения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.09.2014 Савушкин Ю.П. представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции:

"1. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения, который выполнен в виде прямоугольного конверта, склеенного по боковым сторонам и в нижней части периметра, и снабжен индикатором для определения окончания процесса стерилизации, расположенным на внешней стороне пакета, отличающийся тем, что в верхней и нижней частях пакет имеет клапаны; нижний клапан загнут и приклеен с обратной стороны к пакету; на верхнем клапане размещена двухсторонняя липкая лента, в месте перегиба верхнего клапана на пакет нанесена биговка или просечка-перфорация; при этом хотя бы один слой пакета изготовлен из бумаги с воздухопроницаемостью 200-600  и разрушающим усилием в сухом состоянии 31-45 Н; а склеивание пакета осуществлено быстросхватывающимся клеем с вязкостью 700-1200 и устойчивостью клея к воздействию температуры до 200°С.

2. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что дно пакета проклеено двойной проклейкой с загибом и проклейкой нижнего клапана на ширину 15 мм.

3. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что индикатор для определения окончания процесса стерилизации представляет собой пятно, нанесенное термоиндикаторной краской на пакет.

4. Пакет для стерилизации изделий медицинского назначения по п. 1, отличающийся тем, что второй слой пакета изготовлен из прозрачной пленки, устойчивой к воздействию температур до 200°С.".

С учетом поступления уточненной формулы материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска, по результатам которого был подготовлен отчет и заключение о соответствии уточненной формулы изобретения условиям патентоспособности.

Савушкин Ю.П. 26.02.2015 обратился в Роспатент с ходатайством о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель.

Решением Роспатента от 29.12.2015 возражение общества "НПФ "ВИНАР" от 19.03.2014 было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2452514 признан недействительным частично, принято решение выдать новый патент с уточненной патентообладателем формулой изобретения, при этом Роспатент отказал в удовлетворении ходатайства Савушкина Ю.П. в преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель, указав, что данная возможность предусмотрена законодательством только при рассмотрении возражений, поданных с 01.10.2014, тогда как рассматриваемое возражение подано обществом "НПФ "ВИНАР" 19.03.2014.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует закону, нарушает его права и законные интересы, Савушкин Ю.П. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции установил, что решение Роспатента соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает прав и законных интересов заявителя, в связи с чем отказал Савушкину Ю.П. в удовлетворении поданного заявления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, не находит оснований для отмены (изменения) принятого решения в силу следующего.

Пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату поступления возражения) предусмотрено, что выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных в том числе подпунктом 1 пункта 1 указанной статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент (пункт 3 статьи 1398 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату поступления возражения).

Как установил суд первой инстанции, Роспатент, рассматривая возражение общества "НПФ "ВИНАР" пришел к выводу о несоответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", однако, с учетом представления Савушкиным Ю.П. в порядке пункта 4.9 Правил N 56 уточненной формулы, патент на изобретение был признан недействительным в части с выдачей нового патента с уточненной патентообладателем формулой изобретения, обладающего условиям патентоспособности.

Вместе с тем Роспатент отказал Савушкину Ю.П. в удовлетворении ходатайства о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель, полагая, что законодательством, действовавшим на момент подачи возражения против выдачи патента, не была предусмотрена указанная возможность, поскольку возражения были поданы обществом "НПФ "ВИНАР" до внесения в ГК РФ изменений, предоставляющих патентообладателю возможность преобразовать оспариваемый патент на изобретение в патент на полезную модель.

Суд первой инстанции указал, что в рамках отношений по рассмотрению возражения, возникших до вступления в силу изменений, внесенных Законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, не допускается использование тех прав, которые возникли в силу введения в действие новой редакции ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанным выводом суда первой инстанции ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ (в редакции, вступившей в силу с 01.10.2014) в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 этого Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 названного Кодекса.

В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Согласно пункту 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона от 12.03.2014 N 35-Ф3 положения ГК РФ (в редакции этого Закона) применяются к правоотношениям, возникшим после дня его вступления в силу. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу указанного Закона, положения ГК РФ (в редакции названного Закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу этого Закона.

Подпунктом 2 пункта 9 статьи 7 Закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, в отличие от общего порядка применения ГК РФ в новой редакции, предусмотрено, что после дня вступления в силу данного Закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности продолжает рассматривать в порядке, установленном нормами ГК РФ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу названного Закона) возражения, рассмотрение которых в административном порядке, установленном пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу указанного Федерального закона), не завершено до дня вступления в силу этого Закона.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что норма подпункта 3 статьи 1398 ГК РФ относится к порядку рассмотрения возражений. При этом порядок рассмотрения возражений определяется непосредственно законом - статьей 1398 ГК РФ, а также принятыми в соответствии с нормами ГК РФ и на основании пункта 3 статьи 1248 ГК РФ ненормативными правовыми актами.

Предусмотренная возможность изменения заявки определяет порядок осуществления процедурных действий уполномоченным государственным органом в ходе рассмотрения возражений и в связи с этим на нее распространяются положения, установленные подпунктом 2 пункта 9 статьи 7 Закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ.

С учетом этого в рассматриваемом случае, принимая во внимание дату подачи возражения общества "НПФ "ВИНАР" 19.03.2014, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что правом подачи заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель на 01.10.2014 Савушкин Ю.П. не обладал.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что рассмотрение возражения против выдачи патента является административной процедурой, начинающейся с подачи соответствующего возражения (19.03.2014) и завершающейся принятием федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего решения (29.12.2015) по результатам рассмотрения этого возражения.

Административная процедура рассмотрения возражений против выдачи патента Российской Федерации на момент обращения (26.02.2015) Савушкина Ю.П. в Роспатент с ходатайством о преобразовании патента на полезную модель в патент на изобретение была не завершена.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о неприменении судом первой инстанции пункта 3 статьи 1398 ГК РФ в новой редакции, а также о том, что у него имелась возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с 01.10.2014 в рамках незавершенного к указанной дате рассмотрения поданного обществом "НПФ "ВИНАР" возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в силу пункта 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки, а согласно пункту 5.1 Правил N 56 по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Из решения Роспатента от 29.12.2015 следует, что Савушкин Ю.П. воспользовался предоставленным ему правом и уточнил формулу изобретения, которая была принята к рассмотрению Роспатентом, в связи с чем решение уполномоченного органа было вынесено с учетом внесенных изменений, в результате чего патентоспособность оспариваемого изобретения была подтверждена.

Таким образом, Савушкин Ю.П. воспользовался предоставленным ему Правилами N 56 правом изменения формулы изобретения для сохранения за собой права на патент с уточненной формулой изобретения, а также обеспечил сохранение даты приоритета изобретения.

При названных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента соответствует закону и иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции и не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2016 по делу N СИП-417/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу Савушкина Юрия Петровича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

Н.Н. Погадаев