Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2017 г. по делу N СИП-606/2016 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, поскольку независимые пункты формулы изобретения с учетом описания данного изобретения не включают полностью характеристику указанного в свидетельстве лекарственного средства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2017 г. по делу N СИП-606/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 31 января 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 3 февраля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 июня 2017 г. N С01-337/2017 по делу N СИП-606/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление компании Zoetis Services LLC/Зоетис Сервисиз ЛЛК (100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), принятого в форме уведомления от 27.06.2016 N 15И0007217/2541809, об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение "Микрофлюидизированные эмульсии "Масло в воде" и композиции вакцины" и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2541809; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности устранить допущенные нарушения и рассмотреть повторно заявление о продлении срока действия исключительного права на указанное изобретение, при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Мосина Е.М., Назина Е.Е. и Степанова Н.И. (по совместной доверенности от 18.10.2016);

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Конюхова В.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-594/41) и Старцева Д.Б. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-592/41), установил:

компания Zoetis Services LLC/Зоетис Сервисиз ЛЛК (далее - компания, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), принятого в форме уведомления от 27.06.2016 N 15И0007217/2541809, об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение "Микрофлюидизированные эмульсии "Масло в воде" и композиции вакцины" и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2541809; об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и рассмотреть повторно заявление о продлении срока действия исключительного права на указанное изобретение.

В обоснование требований заявитель указывает, что согласно общедоступным источникам информации в сети Интернет термин "антиген" употребляют как для обозначения индивидуального очищенного химического вещества, так и в собирательном смысле для обозначения сложных препаратов, клеток или тканей, содержащих большое количество различных антигенных веществ.

Компания обращает внимание на то, что в соответствии с описанием изобретения по патенту Российской Федерации N 2541809 антиген может представлять собой комбинацию антигенов.

По мнению заявителя, действующим законодательством не предусмотрено, что описание изобретения должно содержать пример, который включает полный состав ингредиентов лекарственного средства, на которое получено разрешение.

Компания считает, что изобретение, охарактеризованное в пунктах 1-4 и 9-10 его формулы, относится к лекарственному средству "Кэтлмастер Голд FP5 L5", на которое получено свидетельство.

В письменных пояснениях заявителя представлена таблица сравнения характеристик запатентованного изобретения и вакцины "Кэтлмастер Голд FP5 L5".

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

С точки зрения Роспатента сравнение характеристик композиций, указанных в пунктах 1-4 и 9-10 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2541809 и активного ингредиента лекарственного средства для животных - вакцины "Кэтлмастер Голд FP5 L5", указанного в свидетельстве о государственной регистрации лекарственного средства для животных от 12.05.2009 N ПВИ-1-2.9/02757 (далее - свидетельство на лекарственное средство), показало, что запатентованная композиция представляет собой антиген и эмульсию "масло в воде"; антиген в контексте независимых пунктов 1, 9 и зависимого пункта 3 формулы представляет собой вирусный антиген или бактериальный антиген, а в зависимом пункте 4 формулы перечислены конкретные антигены, которые могут быть выбраны из группы.

Роспатент отмечает, что вакцина лекарственного средства Кэтлмастер Голд FP5 L5 содержит комплекс вирусных антигенов и бактериальные антигены летоспир серогрупп, а в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2541809 в части примеров отсутствуют сведения, раскрывающие антигенную композицию, содержащую несколько бактериальных и вирусных антигенов (а именно, 4 вирусных и 5 бактериальных), на применение которой получено свидетельство.

Исходя из этого, Роспатент полагает, что вышеуказанные пункты формулы изобретения, истолкованные с учетом описания изобретения и представленных заявителем документов, не включает полностью характеристику указанного в свидетельстве лекарственного средства.

В судебном заседании представители заявителя настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представители Роспатента против удовлетворения требований возражали.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем патента на изобретение "Микрофлюидизированные эмульсии "Масло в воде" и композиции вакцины" по патенту Российской Федерации N 2541809 (дата конвенционного приоритета - 04.04.2003, дата начала отсчета срока действия патента - 22.03.2004, срок действия патента - до 22.03.2014) со следующей формулой изобретения:

"1. Композиция вакцины для индукции иммунного ответа у животных, где указанная композиция содержит антиген и 40% эмульсию "масло в воде", разведенную до 2,5%, где указанная 40% эмульсия "масло в воде" содержит:

a) 30% об./об. легкого углеводородного неметаболического масла;

b) 10% об./об. лецитина;

c) 0,6% об./об. сорбитана моноолеата (SPAN),

d) 1,4% об./об. полиоксиэтиленсорбитана моноолеата, где масляный компонент диспергирован в водном компоненте путем эмульгирования, где композиция вакцины получена с помощью микрофлюидизатора и имеет средний размер капель меньше 0,3 мкм.

2. Композиция вакцины по п. 1, дополнительно содержащая солевой раствор столбнячного анатоксина и где максимальный размер частиц масла составляет 0,1 мкм.

3. Композиция вакцины по п. 1, где указанный антиген представляет собой вирусный антиген или бактериальный антиген.

4. Композиция вакцины по п. 3, где указанный вирусный антиген включает в себя убитый вирус диареи крупного рогатого скота типа 1 или типа 2, и где указанный бактериальный антиген включает, по меньшей мере, один компонент, выбранный из инактивированного бактерина Leptospira, рекомбинантного белка Streptococcus uberis PauA или препарата клеток E.coli.

5. Способ получения композиции вакцины по п. 1, включающий:

(a) получение смеси объединением легкого углеводородного неметаболического масла, поверхностно-активного вещества и водного компонента;

(b) добавление антигена к смеси, полученной в стадии (а);

(c) процесс первичного эмульгирования смеси, содержащей указанный антиген, который получен в стадии (b) с получением эмульсии "масло в воде", со средним размером капель масла от 1,0 мкм до 1,1 мкм; и

(d) микрофлюидизация эмульсии, полученной в стадии (с) с получением указанной композиции вакцины, где средний размер капель композиции составляет менее чем 0,3 мкм.

6. Способ по п. 5, где композиция дополнительно содержит солевой раствор столбнячного анатоксина и где максимальный размер частиц масла составляет 0,1 мкм.

7. Способ по п. 5, где указанный антиген представляет собой вирусный антиген или бактериальный антиген.

8. Способ по п. 7, где указанный вирусный антиген включает убитый вирус диареи крупного рогатого скота типа 1 или типа 2, и где указанный бактериальный антиген включает, по меньшей мере, один компонент, выбранный из группы инактивированного бактерина Leptospira, рекомбинантного белка Streptococcus uberis PauA или препарата клеток E.coli.

9. Композиция вакцины для индукции иммунного ответа у животных, включающая микроинкапсулированный антиген и 40% эмульсию "масло в воде", разведенную до 2,5%, где указанная 40% эмульсия "масло в воде" содержит:

a) 30% об./об. легкого углеводородного неметаболического масла;

b) 10% об./об. лецитина;

c) 0,6% об./об. сорбитана моноолеата (SPAN),

d) 1,4% об./об. полиоксиэтиленсорбитана моноолеата, где масляный компонент диспергирован в водном компоненте путем эмульгирования, где композиция вакцины получена с помощью микрофлюидизатора и имеет средний размер капель меньше 0,3 мкм, где указанный микроинкапсулированный антиген диспергирован в указанной эмульсии.

10. Композиция вакцины по п. 9, где композиция дополнительно содержит солевой раствор столбнячного анатоксина и где максимальный размер частиц масла составляет 0,1 мкм".

В Роспатент 15.07.2015 поступило заявление компании о продлении срока действия исключительного права на указанное выше изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2541809 на 1 месяц и 20 дней, то есть, с учетом даты истечения срока действия патента (22.03.2024), до 12.05.2024.

В обоснование своего требования о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2541809 заявитель сослался на то, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 и зависимых пунктах 2-4, а также в независимом пункте 9 и зависимом пункте 10 формулы, относится к лекарственному средству для животных вакцина "Кэтлмастер Голд FP5 L5", зарегистрированному 12.05.2009.

Уведомлением от 27.04.2016 Роспатент отказал в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2541809 в связи с несоблюдением условия продления, установленного пунктом 10.11 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 322 (далее - Административный регламент).

Не согласившись с указанным решением Роспатента, выраженным в форме уведомления, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей заявителя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным в силу следующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по продления срока действия патента на изобретение установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

С учетом даты подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на патент Российской Федерации N 2541809 (15.07.2015) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявления о продлении срока) и Административный регламент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента исчисляется с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки и составляет двадцать лет.

Согласно пункту 2 статьи 1363 ГК РФ, если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет. Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

Согласно пункту 4 статьи 1363 ГК РФ порядок продления срока действия патента на изобретение или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 10.6 Административного регламента изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если в формуле изобретения оно охарактеризовано в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Пунктом 10.11 Административного регламента предусмотрено, что рассмотрение заявления включает проверку возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения рассматриваемого патента, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которых получено разрешение. Указанная проверка осуществляется на основании: официального документа/документов (копии официального документа/документов), указанного/указанных в пункте 10.9 названного Регламента, с учетом пояснений патентообладателя; формулы изобретения; описания изобретения к патенту.

При этом в соответствии с пунктом 10.13 Административного регламента проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в виде композиции, к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, на применение которых получено разрешение, заключается в сравнении характеристики запатентованной композиции и характеристики композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанных в разрешении (назначения, состава, формы, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции). Рассматриваемое изобретение относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристику указанного в разрешении лекарственного средства, пестицида или агрохимиката.

Согласно пункту 5.2 Административного регламента по завершении процедуры исполнения государственной функции лицу, подавшему заявление (ходатайство), в частности, может быть направлено уведомление об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, и удостоверяющего это право патента.

Заявителем не оспаривается, что решение об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение принято Роспатентом в установленной форме (в форме уведомления).

Компания не согласна с содержащимся в уведомлении выводом Роспатента о том, что независимые пункты 1, 9 и зависимые пункты 2-4 и 10 формулы изобретения с учетом описания изобретения не включают полностью характеристику указанного в свидетельстве лекарственного средства "Кэтлмастер Голд FP5 L5", утверждая, что термин "антиген" употреблен в формуле и описании изобретения как собирательный термин, который может рассматриваться как отдельный антиген, так и комбинация антигенов, что подтверждается непосредственным указанием в описании на то, что антиген может представлять собой бактериальный, грибковый или вирусный антиген или их комбинацию.

Не отрицая наличие в описании изобретения указания на возможность использования комбинации антигенов, Роспатент ссылается на то, что простого указания на возможную комбинацию антигенов недостаточно, должен быть раскрыт состав такой комбинации антигенов, однако анализ приведенных в описании примеров не позволяет прийти к выводу, что композиция антигенов, соответствующая композиции, охарактеризованной в Инструкции по применению вакцины "Кэтлмастер Голд FP5 L5" (далее - Инструкция), раскрыта в описании изобретения.

Проанализировав состав антигенной композиции, охарактеризованной в Инструкции, суд установил, что эта композиция содержит 4 вирусных и 5 бактериальных антигенов (вирусные антигены IBR-PL3-BRSV и BDV и бактериальные антигены лептоспир серогрупп: L.Canicola, L.Grippotyphosa, L.Hardjo, L.Icterohamorrhagiae и L.Pomona), которым соответствуют конкретные инактиваторы и стабилизаторы.

При этом при сравнении формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2541809 с составом лекарственного препарата "Кэтлмастер Голд FP5 L5" имеет место существенное расхождение в описании состава.

Так, в формуле и описании изобретения не указан вирус возбудителя инфекционного ринотрахеита, который представлен в Инструкции к препарату "Кэтлмастер Голд FP5 L5"; в описании изобретения в отличие от Инструкции указано только использование штамма L. hardjo-bovis (без каких-либо подробных указаний) и инактивированного формалином штамма Т262 Leptospira Pomona. Остальные два штамма - L. Canicola и L. Grippotyphosa в описании изобретения отсутствуют.

Следует отметить, что сутью изобретения является использование различных антигенов в качестве вакцин в виде эмульсии "масло в воде". При этом отдельные виды антигенов для вакцин (но не все) лишь упоминаются в описании изобретения и изучаются отдельно друг от друга, а не в композиции.

Также в описании изобретения отсутствуют вещества, являющиеся стабилизаторами в лекарственном средстве (гентамицин, NZ Амин, желатин). В Инструкции указано использование моногидрата лактозы+глютамат калия+фосфатф калия, тогда как в описании изобретения отмечена лишь возможность использования лактозы (без моногидрата).

Коллегией судей не принимаются доводы заявителя, изложенные в таблице сравнения характеристик изобретения и лекарственного средства, как основанные на необоснованно расширительном подходе при сравнении характеристик изобретения и лекарственного средства и предположениях о том, что указание на возможность использования антигенов в композиции фактически означает возможность применения антигенов в любом составе (смеси), что не подтверждено в описании изобретения какими-либо экспериментальными данными.

Суд по интеллектуальным правам критически относится к представленной компанией декларации Ричарда Л. Кребса, на основе которой в значительной степени строится таблица сравнения характеристик изобретения и лекарственного средства, поскольку данное лицо является лишь одним из авторов изобретения и работником (ведущим научным сотрудником) компании, что может свидетельствовать о его заинтересованности.

Также коллегией судей не принимается в качестве доказательства, соответствующего критерию достоверности, заключение индивидуального предпринимателя Малахова С.В. об относимости изобретения к лекарственному средству, поскольку данное заключение составлено по заказу компании, содержит таблицу сравнения, в значительной степени совпадающую с таблицей, составленной самой компанией и приведенной в письменных пояснениях, оценка которой дана выше.

При этом суд учитывает, что представители компании в предварительном судебном заседании не согласились с предложением суда о назначении патентно-технической экспертизы.

Ссылка компании на то, что действующим законодательством не предусмотрено, что описание изобретения должно содержать пример, который включает полный состав ингредиентов лекарственного средства, на которое получено разрешение, подлежит отклонению, так как из положений пунктов 10.11 и 10.13 Административного регламента усматривается, что проверка возможности отнесения изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения рассматриваемого патента, к лекарственному средству, на применение которого получено разрешение, осуществляется с учетом описания к патенту, частью которого являются примеры осуществления изобретения.

При этом суд соглашается с правовой позицией Роспатента о том, что простое указание в описании изобретения на возможность использования каких-либо веществ в композиции автоматически не означает, что любое лекарственное средство, предусматривающее конкретную композицию этих веществ, относится к этому изобретению. Иной подход влечет необоснованное расширение объема правовой охраны изобретения и может привести к злоупотреблению правом на продление срока действия исключительного права на изобретение.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В связи с этим заявление компании о признании недействительным решения Роспатента, принятого в форме уведомления от 27.06.2016 N 15И0007217/2541809, об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение "Микрофлюидизированные эмульсии "Масло в воде" и композиции вакцины" и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2541809, а также об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и рассмотреть повторно заявление о продлении срока действия исключительного права на указанное изобретение удовлетворению не подлежит.

Учитывая, что компанией фактически заявлено одно требование о признании решения Роспатента недействительным, а требование об обязании Роспатента устранить допущенные нарушения является взаимосвязанным с ним требованием, направленным на восстановление нарушенных прав, излишне уплаченная компанией государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 104, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявления отказать.

Возвратить компании Zoetis Services LLC/Зоетис Сервисиз ЛЛК (100 Campus Drive, Florham Park, New Jersey 07932, USA) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей, излишне уплаченную платежным поручением от 18.10.2016 N 3095.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов