Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. по делу N СИП-449/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента о признании недействительным патента на изобретение, поскольку заявленное техническое решение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 февраля 2017 г. по делу N СИП-449/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 февраля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Восточное шоссе, 28, г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 622007, ОГРН 1086623002190) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп.1, Москва, 123995, ГСП-5, Г-59, ОГРН 1047730015200) от 27.05.2016 N 2001101657/11 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2200681, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговое агентство "Аспид" (ул. Академика Постовского, д. 12, корп. А, оф. 150, г. Екатеринбург, 620146, ОГРН 1106671012293),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Белов С.Н. (по доверенности от 01.12.2016) и Красноштанов Д.С. (по доверенности от 31.12.2016 N 227);

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Барбашин В.А. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-595/41);

от третьего лица - Борисов К.Ю., Ловцов С.В. и Саленко А.М. (по совместной доверенности от 15.08.2016 N 038), установил:

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского" (далее - общество "НПК "Уралвагонзавод", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.05.2016 N 2001101657/11 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2200681 "Тележка железнодорожного вагона", принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.04.2015.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговое агентство "Аспид" (далее - общество "КА "Аспид", третье лицо).

В обоснование заявления общество "НПК "Уралвагонзавод" ссылается на то, ранее изобретение по патенту Российской Федерации N 2200681 уже проверялось на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" и в рамках дела N А40-164467/2012 решение Роспатента о признании недействительным названного патента по мотиву несоответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" было признано незаконным.

По мнению заявителя, в оспариваемом решении Роспатента неверно (в меньшем количестве) определены отличительные признаки формулы спорного изобретения, а также в формуле патента-аналога (патент US 4203371) ошибочно установлены признаки, которые в действительности в ней отсутствуют. В частности, отмечает, что в аналоге, вопреки утверждению Роспатента, используются не сквозные отверстия (как в оспариваемом изобретении), а мелкие углубления, при том, что указанные отверстия и углубления расположены в разных местах, первые являются технологическими, образующимися при отливке боковых рам, а вторые - конструктивными, которые специально высверливаются на опорной поверхности для совпадения с выступами пластины.

Общество "НПК "Уралвагонзавод" обращает внимание на то, что в рамках рассмотрения дела N А40-164467/2012 суды апелляционной и кассационной инстанций признали, что отверстия по оспариваемому изобретению являются именно технологическими и не носят конструктивный характер, а Роспатент в оспариваемом решении вопреки вышеназванным выводам судов признал эти отверстия конструктивными.

С точки зрения заявителя, Роспатент неправильно установил наличие в патенте US 4203371 признака "ветви наличника загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам", поскольку принципиальное отличие состоит в том, что ветви наличника загибаются именно через сквозные технологические отверстия во внутренние полости боковой рамы, а не любым образом, как этот признак толкует Роспатент. Как отмечает общество "НПК "Уралвагонзавод", в ближайшем аналоге выступающие вверх ветви не проходят сквозь боковые рамы в их внутренние полости, а заходят в углубления, не образующие полости боковых рам, и при этом не производится загибание ветвей во внутренние полости, как в оспариваемом изобретении.

Как полагает заявитель, отличительными признаками оспариваемого изобретения являются следующие признаки: "в надбуксовых челюстях боковых рам выполнены технологические отверстия"; "сменные наличники снабжены износостойкими пластинами"; "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам"; "боковая рама имеет центральный проем"; "рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковых рам"; "надрессорная балка опирается на рессорные комплекты". При этом обращает внимание, что Роспатентом в оспариваемом решении выявлены только два из вышеперечисленных отличительных признаков: "сменные наличники снабжены износостойкими пластинами" и "рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковых рам".

Возражая против вывода Роспатента о том, что использование технологических отверстий для крепления элементов конструкции известно из патентного документа SU 1828043, общество "НПК "Уралвагонзавод" указывает на отсутствие ясности в вопросе о том, к какому отличительному признаку Роспатент хочет его применить, тогда как ни один из вышеперечисленных признаков оспариваемого изобретения не совпадает с техническим решением по патенту SU 1828043.

Заявитель считает, что поскольку Роспатент неверно установил отличительные признаки оспариваемого изобретения, то он, соответственно, дал неправильную оценку и техническим результатам этого изобретения, так как не проверил известность влияния ошибочно не выявленных признаков на заявленные технические результаты. При этом отмечает, что наличие причинно-следственной связи между вышеуказанными признаками и приведенными в описании изобретения по оспариваемому патенту техническими результатами, подтверждено вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-164467/2012, а также в решении Роспатента от 20.02.2015.

Кроме того, по мнению общества "НПК "Уралвагонзавод", Роспатент в оспариваемом решении ошибочно указал на несущественность признака "сменные наличники снабжены износостойкими пластинами" для приведенных заявителем технических результатов, тогда как наличие в конструкции наличника износостойкой накладки позволяет выполнить основание и ветви из более мягкой углеродистой стали, обеспечивающей легкость установки и снятия наличника при его замене, что непосредственно влияет на повышение износостойкости и долговечности надбуксового проема, способствует облегчению ремонта.

Также заявитель полагает, что у лица, обратившегося с возражением против выдачи оспариваемого патента (общества "КА "Аспид"), отсутствует законный интерес в оспаривании этого патента, поскольку данное лицо специализируется в области бухгалтерского учета и не имеет никакого отношения к железнодорожным перевозкам, наличие оспариваемого патента не оказывает влияния на права и обязанности этого лица.

Роспатент в отзыве на заявление просит в его удовлетворении отказать, ссылаясь на ошибочность доводов общества "НПК "Уралвагонзавод".

По утверждению Роспатента, в отношении выявленных им отличительных признаков ("сменные наличники снабжены износостойкими пластинами" и "рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковых рам") в описании к оспариваемому патенту не указан технический результат, который не достигался бы в техническом решении по патенту US 4203371, в связи с чем при проверке изобретательского уровня подтверждения влияния известности этих признаков на технический результат не требуется. Также Роспатент указывает на известность выявленных признаков из уровня техники.

Роспатент считает необоснованным довод заявителя о том, что технологические отверстия являются сквозными, поскольку такая характеристика отверстий отсутствует в независимом пункте формулы оспариваемого изобретения. При этом отмечает, что из патентного документа US 4203371 известно решение, в соответствии с которым на боковых поверхностях рамы предусмотрены соответствующие углубления для выступов ветвей накладки. В связи с этим Роспатент приходит к выводу о том, что углубления, раскрытые в патентном документе US 4203371, являются частным случаем выполнения отверстий.

По мнению Роспатента, отверстия, предусмотренные оспариваемым патентом, выполнены специально и предназначены для загибания через них ветвей сменных наличников, следовательно, являются конструкционными, а не технологическими.

Возражая против довода заявителя о том, что из патентного документа US 4203371 не известен признак "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам", Роспатент указывает, что изгибы на ветвях сменной накладки в решении по патентному документу US 4203371 являются частным случаем выполнения загиба ветвей по оспариваемому патенту.

Также Роспатент обращает внимание на то, что из патентного документа (авторского свидетельства) SU 1828043 известен прием, когда технологические отверстия используются для крепления элементов конструкции.

Ссылаясь на ошибочность довода общества "НПК "Уралвагонзавод" о том, что признаком, характеризующим снабжение сменных наличников износостойкими пластинами, достигаются такие технические результаты как возможность использования более дешевой мягкой углеродистой стали и обеспечение легкости установки и снятия наличника при его замене, отмечает, что возможность выбора более дешевой стали для изготовления сменных наличников не может являться техническим результатом.

С точки зрения Роспатента, сменные наличники в решениях по оспариваемому патенту и по патенту US 4203371 имеют одинаковое функциональное назначение, а именно они предназначены для уменьшения износа надбуксового проема, что приводит к продлению срока его службы. При этом из патентного документа US 5305899 известна конструкция сменного наличника в виде составной детали (самого наличника и износостойкой пластины).

Роспатент считает необоснованным довод заявителя об отсутствии у общества КА "Аспид" законного интереса в оспаривании патента, поскольку патент может быть оспорен любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пунктами 1-4 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Третьим лицом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование своих возражений третье лицо ссылается на то, что в рассматриваемом деле в качестве ближайшего аналога (прототипа) фигурирует вариант крепления износостойкой прокладки (наличника) к раме, описанный в пункте 5 формулы изобретения по патенту US 4203371.

С точки зрения общества КА "Аспид", термин "углубления" применительно к патенту-прототипу является частным случаем понятия "отверстия", так как подразумевает несквозные отверстия, выполняемые в боковых рамах, а в формуле оспариваемого патента не конкретизируется характер отверстия.

Как полагает третье лицо, поскольку в изобретении по оспариваемому патенту отверстия выполнены для размещения в них ветвей сменных наличников, то эти отверстия носят функциональный (конструктивный) характер.

Общество КА "Аспид" утверждает, что в патенте-аналоге раскрыт признак формулы оспариваемого патента "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам", а признаки "боковая рама имеет центральный проем" и "надрессорная балка опирается на рессорные комплекты" известны из уровня техники.

Общество "НПК "Уралвагонзавод" представлены письменные пояснения N 1-3 в отношении доводов, изложенных в отзывах Роспатента и третьего лица, в которых оно возражает против указанных доводов.

Обществом КА "Аспид" представлены письменные объяснения на письменные пояснения заявителя N 1 и дополнительные письменные пояснения на письменные пояснения заявителя N 2.

С целью установления обоснованности выводов Роспатента и доводов заявителя и третьего лица Суд по интеллектуальным правам определением от 16.01.2017 на основании статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве специалиста Бороненко Юрия Павловича, исполняющего обязанности заведующего кафедрой "Вагоны и вагонное хозяйство" Санкт-Петербургского университета путей сообщения, профессора, доктора технических наук, который в судебном заседании дал консультацию относительно обстоятельств, установление которых необходимо для правильного разрешения настоящего спора и требует специальных познаний.

Лицами, участвующими в деле, представлены письменные пояснения в отношении консультации специалиста.

В судебном заседании представители общества "НПК "Уралвагонзавод" на доводах, изложенных в заявлении и письменных пояснениях, настаивали, просили признать оспариваемое решение Роспатента недействительным и восстановить правовую охрану изобретения по патенту Российской Федерации N 2200681.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела, Роспатентом на имя ГУП "Производственное объединение "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (правопреемник - общество "НПК "Уралвагонзавод") по его заявке N 2001101657 с приоритетом от 17.01.2001 был выдан патент Российской Федерации N 2200681 на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" со следующей формулой.

"1. Тележка железнодорожного вагона, содержащая колесные пары с буксовыми узлами, воспринимающими нагрузку от рамы тележки, включающей в себя надрессорную балку, опирающуюся на рессорные комплекты, расположенные в центральных проемах боковых рам с выполненными над буксовыми челюстями технологическими отверстиями, и сменные наличники с износостойкими пластинами, расположенные между горизонтальными опорными поверхностями надбуксовых проемов и буксовых узлов, отличающаяся тем, что ветви, выступающие вверх от противоположных сторон основания сменных наличников, загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам.

2. Тележка железнодорожного вагона по п. 1, отличающаяся тем, что ветви сменных наличников имеют трапецеидальную форму".

В палату по патентным спорам Роспатента 09.04.2015 поступило возражение общества КА "Аспид" против выдачи вышеназванного патента, которое было мотивировано несоответствием изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Обосновывая свое возражение, общество КА "Аспид" сослалось на следующие источники информации:

- патент США N 4203371, опубликованный 20.05.1980 (далее - патент US 4203371);

- патент США N 3897736, опубликованный 05.08.1975 (далее - патент US 3897736);

- патент США N 1828280, опубликованный 20.10.1931 (далее - патент US 1828280);

- патент США N 5305899, опубликованный 26.04.1994 (далее - патент US 5305899);

- патент Канады N 2276228, опубликованный 21.01.2000 (далее - патент СА 2276228);

- патентный документ (авторское свидетельство) SU 1828043, опубликованный 27.07.1996;

- П.В. Шевченко, А.П. Горбенко. Вагоны промышленного железнодорожного транспорта. Головное издательство издательского объединения "Вища школа", Киев, 1980;

- Альбом-справочник "Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР, Транспорт, Москва, 1989.

По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения общества КА "Аспид" Роспатент решением от 27.05.2016 удовлетворил указанное возражение и признал патент Российской Федерации N 2200681 на изобретение "Тележка железнодорожного вагона" недействительным полностью.

Удовлетворяя возражение и признавая патент недействительным полностью, Роспатент указал на то, что заявленное техническое решение не соответствует условию патентоспособности изобретения "изобретательский уровень", поскольку явным образом следует из уровня техники.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество "НПК "Уралвагонзавод" обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него и письменных пояснениях лиц, участвующих в деле, принимая во внимание консультацию специалиста, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента.

С учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (17.01.2001), а также возражения против выдачи патента (09.04.2015), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 35171-I (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, далее - Патентный закон), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, далее - Правила рассмотрения заявки), Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (в редакции, действовавшей на дату подачи возражений, далее - Правила рассмотрения возражений) в части, не противоречащей ГК РФ, а также нормы ГК РФ, устанавливающие порядок оспаривания патента на изобретение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту "а" пункта 1 статьи 29 названного закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным этим законом.

Аналогичное основание для признания патента на изобретение недействительным содержится в подпункте 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Пунктом 2 той же статьи предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

Исходя из этого, коллегией судей не принимается довод заявителя об отсутствии у третьего лица законного интереса в оспаривании патента, поскольку в рассматриваемом случае заинтересованность, с точки зрения законодателя, не является юридически значимым обстоятельством, подлежащим обязательному установлению, так как патент может быть оспорен любым лицом, которому стало известно о нарушениях, в том числе связанных с несоответствием изобретения условиям его патентоспособности.

В силу пункта 3.3.1 Правил рассмотрения заявки формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил рассмотрения заявки изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил рассмотрения заявки в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение (пункт 3.2.4.3 Правил рассмотрения заявки).

Обществом "НПК "Уралвагонзавод" при подаче заявки на выдачу оспариваемого патента в качестве ближайшего аналога был указан патент US 4203371 на изобретение "Износостойкая надбуксовая накладка", защищающий конструкцию сменной опорной пластины, установленной на опорной поверхности надбуксового проема боковой рамы железнодорожной тележки, и представляющей собой U-образный элемент, охватывающий и защищающий указанную поверхность. При этом его ветви выступают вверх от противоположных сторон основания, упруго взаимодействуя с противоположными сторонами боковой рамы, расположенными выше плоской поверхности надбуксового проема, прижимаясь к этим сторонам; на плоскости пластины выполнены выступы, совпадающие с углублениями на опорной поверхности надбуксовых проемов боковой рамы при зафиксированном положении опорной пластины на боковой раме.

Подателем возражения и Роспатентом при его рассмотрении в качестве наиболее близкого аналога оспариваемого патента также был выбран патент US 4203371 в части пункта 5 формулы этого изобретения, согласно которому предусмотрены средства для минимизации смещения указанной износостойкой накладки относительно боковой поверхности рамы, содержащей множество выступов на ветви накладки и соответствующее множество углублений на боковой поверхности рамы, принимающей указанные выступы.

В качестве технических результатов изобретения в описании к оспариваемому патенту указаны повышение износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы, а также облегчение ремонта и обеспечение использования сменной опорной пластины на уже используемых тележках.

Роспатентом при рассмотрении возражения было установлено, что часть приведенных третьим лицом в возражении источников информации (патент US 1828280, патент US 5305899, патент СА 2276228), раскрывающих уровень техники, уже ранее исследовались Роспатентом при рассмотрении возражения открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество "РЖД") от 23.07.2012 и в решении Роспатента от 20.02.2015 был сделан вывод о неизвестности из указанных источников признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем новыми источниками информации следует считать патент US 4203371 и патентный документ (авторское свидетельство) SU 1828043.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что признаками, отличающими изобретение по оспариваемому патенту от технического решения, известного из патента US 4203371, являются следующие признаки: "рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковой рамы" и "сменные наличники не выполнены износостойкими целиком, а имеют лишь износостойкие пластины", однако применительно к этим признакам не установлена причинно-следственная связь с заявленными техническими результатами.

В отношении же таких признаков как "над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия", "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" и "надрессорная балка опирается на рессорные комплекты" Роспатент пришел к выводу, что они не могут быть признаны отличительными.

При этом Роспатент исходил из того, что отверстия в боковой раме некорректно названы "технологическими", так как, по сути, являются конструкционными, также как и в техническом решении по патенту US 4203371, а изгибы ветвей сменной накладки в патенте US 4203371 являются частным случаем загиба ветвей по оспариваемому патенту. В отношении признака "надрессорная балка опирается на рессорные комплекты" Роспатент указал, что данный признак известен из описания изобретения по патенту US 4203371.

Также Роспатент в оспариваемом решении отметил, что из технического решения по патентному документу (авторскому свидетельству) SU 1828043 известен прием, когда технологические отверстия используются для крепления элементов конструкции, в частности, пластина закреплена с помощью консольного зацепа за технологическое отверстие.

Возражая против приведенных выводов Роспатента, заявитель обращает внимание на то, что отверстия в боковой раме по оспариваемому патенту вопреки судебным актам по делу N А40-164467/2012 названы Роспатентом конструкционными, а специально выполненные углубления на боковой раме для фиксации в них выступов, выполненных на ветвях U-образной пластины, не могут быть признаны частным случаем сквозных отверстий в боковой раме, которые предусмотрены технологией отливки этой рамы.

Рассмотрев доводы лиц, участвующих в деле, коллегия судей не может согласиться с вышеизложенными доводами Роспатента и третьего лица по следующим основаниям.

При рассмотрении дела N А40-164467/2012, в рамках которого обществом "НПК "Уралвагонзавод" оспаривалось решение Роспатента от 10.12.2012 о признании по результатам рассмотрения возражения общества "РЖД" недействительным патента Российской Федерации на изобретение N 2200681, судом апелляционной инстанции была назначена повторная комиссионная экспертизы, по результатам которой комиссия экспертов пришла, в том числе к выводу о том, что предусмотренные оспариваемым патентом отверстия над буксовыми челюстями боковых рам являются технологическими. При этом эксперты указали, что под технологическим отверстием понимается предусмотренное технологией изготовления или сборки конструкции отверстие, которое не имеет самостоятельного значения.

С данными выводами экспертов согласились суды апелляционной и кассационной инстанции (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2014 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2014), а также Роспатент в решении от 20.02.2015, принятом по результатам повторного рассмотрения возражения общества "РЖД".

Вместе с тем в оспариваемом решении Роспатент вновь пришел к противоречащему своему же решению от 20.02.2015 и вышеназванным судебных актам по делу N А40-164467/2012 выводу о том, что отверстия над буксовыми челюстями боковых рам не являются технологическими, а носят конструкционный характер, поскольку, по его мнению, в формуле изобретения по оспариваемому патенту говорится о выполненных в надбуксовых челюстях боковой рамы отверстиях.

Такое толкование содержащегося в формуле термина не соответствует описанию изобретения, согласно которому защищенная патентом конструкция сменного наличника позволяет устанавливать его как на вновь изготовленные, так и на уже эксплуатируемые в обычных деповских условиях тележки, не требуя дополнительной доработки боковой рамы. Следовательно, предполагается, что уже введенные в эксплуатацию до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту тележки железнодорожных вагонов имеют отверстия над буксовыми челюстями боковых рам, которые используются по новому назначению.

Тот факт, что отверстие 8 на фигуре 1 в оспариваемом патенте предусмотрено технологией изготовления боковой рамы тележки подтверждается представленной заявителем в материалы дела Технологией изготовления рамы боковой для тележки модели 18-100, содержащей описание технологического процесса литья в песчаные формы (датирована 1998 годом). Из указанного документа усматривается, что названные отверстия образуются в результате использования при литье боковых рам стержня, предназначенного для фиксации зазора между формами для литья.

Технологический характер отверстий над буксовыми челюстями боковых рам, обусловленный особенностями отливки этих рам, подтвержден в судебном заседании и специалистом Бороненко Ю.П.

При этом углубления на боковой раме, предназначенные для фиксации в них выступов, выполненных на ветвях U-образной пластины (патент US 4203371), очевидно носят конструкционный характер, так как согласно описанию изобретения по указанному патенту для установки накладки боковая рама снимается с оси, в нижней плоскости высверливаются мелкие углубления и износостойкая накладка надевается на боковую раму. Таким образом, углубления, предназначенные для захода в них выступов на ветвях накладки, не являются следствием технологии изготовления боковой рамы (в отличие от оспариваемого патента), а делаются с определенной целью (фиксации накладки на боковой раме).

Вопреки доводам Роспатента и третьего лица о том, что углубления по патенту US 4203371 являются частным случаем отверстий по оспариваемому патенту, между ними имеются принципиальные отличия, выражающиеся в том, что первые не являются сквозными, а вторые являются таковыми.

Довод указанных лиц о неочевидности сквозного характера отверстий опровергается непосредственным указанием в формуле изобретения по оспариваемому патенту на то, что ветви сменных наличников загибаются во внутренние полости боковых рам, а также имеющимися в этом патенте чертежами.

С учетом изложенного признак, "над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия", содержащийся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, ошибочно признан Роспатентом известным из технического решения по патенту US 4203371, и, следовательно, должен быть отнесен к числу признаков, отличительных от патента-аналога.

Также является необоснованным и вывод Роспатента о том, что признак "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" известен из патента US 4203371, мотивированный тем, что изгибы ветвей сменной накладки в патенте US 4203371 являются частным случаем загиба ветвей по оспариваемому патенту.

Как усматривается из оспариваемого патента, загибание ветвей наличника осуществляется механическим способом при установке (смене) накладки во внутренние полости боковых рам, ветви же износостойкой накладки по патенту US 4203371 изначально выполнены изогнутой U-образной формы и не подвергаются механическому загибанию при установке (смене) накладки, крепление такой накладки к поверхности боковой рамы основано на прижимании к опорной поверхности и фиксации за счет зацепления выступов на ветвях с углублениями на поверхности боковой рамы.

Коллегия судей соглашается с доводом заявителя о подмене Роспатентом понятий "загибание элемента" и "изгиб элемента", что в итоге привело Роспатент к ошибочному выводу об известности признака из патента-аналога.

Вывод Роспатента в оспариваемом решении о том, что вышеназванный признак выражен в формуле изобретения в общем виде, что подразумевает возможность загиба ветвей сменных наличников любым образом, не может быть признан обоснованным, так как формула предусматривает строго определенный способ загибания ветвей наличников - на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам. Такое указание исключает возможность иного толкования признака.

Таким образом, способ фиксации сравниваемых сменных наличников (по оспариваемому патенту и по патенту US 4203371) носит принципиально разный характер, а, следовательно, признак "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" следует признать отличительным.

Довод Роспатента и третьего лица о том, что из технического решения по патентному документу (авторскому свидетельству) SU 1828043 известен прием, когда технологические отверстия используются для крепления элементов конструкции, в частности, пластина закреплена с помощью консольного зацепа за технологическое отверстие, подлежит отклонению в силу следующего.

Авторским свидетельством SU 1828043 предоставлена правовая охрана изобретению "Устройство для фиксации заглушки сопла на двигателе самолета" (изобретение относится к авиации), целью которого является повышение надежности путем предотвращения элементов конструкции при монтаже. При этом фиксация осуществляется посредством использования консольного зацепа за технологическое отверстие фюзеляжа и прижатие заглушки к соплу на двигателе осуществляется с помощью пружины в корпусе.

Исходя из этого, описанное в патентном документе (авторском свидетельстве) SU 1828043 техническое решение существенно отличается от технического решения, защищенного оспариваемым патентом, поскольку первое является устройством, предназначенным лишь для фиксации одной детали к другой, а второе преследует и иные цели, в том числе повышение износостойкости и облегчение ремонта.

Кроме того, оспариваемым патентом не защищаются все возможные способы использования технологических отверстий, а только лишь конкретная конструкция железнодорожной тележки, предназначенная для решения определенных проблем, связанных с ее эксплуатацией.

С учетом вышеизложенного содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки "над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия" и "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" являются отличительными по отношению к патенту-аналогу и в приложенном к возражению третьего лица уровню техники (источниках информации) отсутствуют решения, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Вместе с тем суд соглашается с доводами Роспатента и третьего лица о том, что признак "надрессорная балка опирается на рессорные комплекты" следует признать известным из патента US 4203371, поскольку в описании изобретения по этому патенту указано, что на чертежах показана лишь отдельная часть железнодорожной тележки, включающая в себя пару расположенных на определенном друг от друга расстоянии боковых рам на колесных парах и надрессорную балку, соединяющую боковые рамы для поддержки кузова вагона.

По тем же основаниям суд приходит к выводу о том, что признаки "боковая рама имеет центральный проем" и "рессорные комплекты расположены в центральных проемах боковых рам" не могут быть отнесены к числу отличительных, поскольку их наличие усматривается из патента-аналога.

Указанные выводы в целом следуют и из пояснений, данных специалистом Бороненко Ю.П. в ходе судебного заседания.

Таким образом, к отличительным признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, можно отнести такие признаки как "в надбуксовых челюстях боковых рам выполнены технологические отверстия", "сменные наличники снабжены износостойкими пластинами" и "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам". При этом признаки "в надбуксовых челюстях боковых рам выполнены технологические отверстия" и "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" не известны из приложенных к возражению третьего лица источников информации (уровня техники). Известность отличительного признака "наличники снабжены износостойкими пластинами" усматривается из патента US 5305899.

Отсутствие в противопоставленных технических решениях отличительных признаков "в надбуксовых челюстях боковых рам выполнены технологические отверстия" и "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" само по себе свидетельствует о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Специалистом Бороненко Ю.П. в судебном заседании на вопрос суда было пояснено, что изобретение по оспариваемому патенту не следует для него как для специалиста явным образом из источников информации (уровня техники), приложенных к возражению третьего лица.

Ссылка представителей Роспатента и третьего лица на мнение специалиста Бороненко Ю.П. о том, что изобретение заявителя является для него очевидным из уровня техники в его широком понимании, не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку при рассмотрении настоящего дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, суд не вправе выйти за пределы оснований возражения (представленных источников, относящихся к уровню техники), которые рассмотрены Роспатентом, и осуществлять проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности исходя из всего уровня техники. Кроме того, специалистом Бороненко Ю.П. не названы конкретные источники информации, из которых могут быть известны отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту.

В силу подпункта 6 пункта 19.5.3 Правил рассмотрения заявки привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации, применимо лишь при определении известности влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат.

Также следует отметить, что изобретение не может рассматриваться как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты, если признаки изобретения не известны из уровня техники.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что вопреки соответствующим утверждениям Роспатента и третьего лица, указанные в описании изобретения по патенту Российской Федерации N 2200681 технические результаты достигаются теми признаками, которыми данное изобретение, в том виде как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, отличается от технического решения по патенту US 4203371.

Причинно-следственная связь между отличительными признаками "над буксовыми челюстями выполнены технологические отверстия", "наличники снабжены износостойкими пластинами" и "ветви сменных наличников загнуты на уровне технологических отверстий во внутренние полости боковых рам" приведена в описании изобретения по оспариваемому патенту.

Так, технические результаты в виде повышения износостойкости и долговечности надбуксового проема боковой рамы, облегчения ремонта и обеспечения использования сменной опорной пластины на уже используемых тележках осуществляются посредством введения сменных наличников в конструкцию тележки; за счет достаточно широкого допуска технологических отверстий обеспечивается беззазорная фиксация сменных наличников как от вертикальных перемещений, так и от продольных перемещений относительно продольной оси боковой рамы; наличие в конструкции сменного наличника износостойкой пластины позволяет выполнить основание и ветви из более дешевой мягкой углеродистой стали, обеспечивающей легкость установки и снятия наличника при его замене; данная конструкция сменного наличника позволяет производить его установку как на вновь изготавливаемые тележки, так и на уже эксплуатируемые в обычных деповских условиях, не требуя дополнительной доработки боковой рамы или корпуса буксы.

Указанные выводы корреспондируют с выводами, содержащими в приобщенном к материалам настоящего дела заключении повторной комиссионной судебной экспертизы, проведенной в рамках дела N А40-164467/2012, и в целом соответствуют консультации специалиста Бороненко Ю.П.

Заявленные технические результаты в виде облегчения ремонта и обеспечения использования сменной опорной пластины на уже используемых тележках не могут быть достигнуты в устройстве, защищенном патентом US 4203371, так как названные технические результаты направлены на обеспечение использования сменной опорной пластины, в том числе на уже используемых тележках (изготовленных до даты приоритета оспариваемого патента), которые имеют отверстия в силу технологии их производства, что исключает необходимость делать такие отверстия (либо углубления по патенту US 4203371), и, соответственно, облегчает их установку и замену, повышает долговечность и износостойкость буксовых проемов боковых рам железнодорожных тележек.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону (пункт 1 статьи 4 Патентного закона и его аналогу в действующем законодательстве - статье 1350 ГК РФ), и нарушает права и законные интересы общества "НПК "Уралвагонзавод" в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем является недействительным.

В связи с этим правовая охрана патента на изобретение по свидетельству Российской Федерации N 2200681 подлежит восстановлению с внесением соответствующих сведений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.

Вместе с тем, принимая во внимание, что обществом КА "Аспид" подано заявление о распределении судебных расходов, в соответствии с которым оно просит в случае удовлетворения заявления отнести все судебные расходы на него, суд считает возможным возместить расходы, понесенные заявителем в связи с уплатой государственной пошлины за подачу настоящего заявления, за счет третьего лица.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил: заявление акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2016 N 2001101657/11 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2200681 как не соответствующее пункту 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану патента на изобретение по свидетельству Российской Федерации N 2200681.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговое агентство "Аспид" (ул. Академика Постовского, д. 12, корп. А, оф. 150, г. Екатеринбург, 620146, ОГРН 1106671012293) в пользу акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" 3000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов