Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. по делу N СИП-672/2016 Суд отказал в признании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против отказа в выдаче патента на полезную модель недействительным полностью, поскольку в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2017 г. по делу N СИП-672/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2017 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ивановой У.В.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" (1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1, оф. 1, Москва, 123290, ОГРН 1137746981932)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.07.2016 по заявке N 2014136415 недействительным полностью,

при участии в заседании:

от заявителя: Кудаков А.Д. (по доверенности от 22.10.2016),

от ответчика: Сенчихин М.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32593/41),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Биг Дата Технолоджи" (далее - общество "Биг Дата Технолоджи", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.07.2016 об отказе в удовлетворении возражения против отказа в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2014136415.

В судебном заседании 14.02.2017 представитель заявителя требования поддержал, указывая на ошибочность вывода Роспатента о том, что решению по заявке N 2014136415 не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. Также представитель общества "Биг Дата Технолоджи" заявил ходатайство об уточнении юридических оснований своих требований, в соответствии с которым он просил принять к рассмотрению дополнительное основание - оспариваемое решение вынесено с нарушением пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), а также статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения требований, настаивая на том, что оспариваемое решение от 26.07.2016 соответствует нормам действующего законодательства, и изложив мотивы в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1398 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как следует из материалов дела, 08.09.2014 общество "Биг Дата Технолоджи" обратилось в Роспатент с заявкой N 2014136415 на выдачу патента на полезную модель "Устройство уведомления вызываемого абонента в режиме "занято" и "недоступен" о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента" со следующей формулой:

"Устройство уведомления вызываемого абонента о поступившем вызове, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, одну коммуникационную сеть, по крайней мере, два коммуникационных аппарата, по крайней мере, один биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, при этом биллинговый блок выполнен с возможностью обеспечения учета состояния счетов абонентов сети, и с возможностью управления блоком коммутации вызовов вызывающего абонента посредством сигнального коммутатора, а блок коммутации вызовов вызывающего абонента выполнен с возможностью обеспечения отключения вызывающего абонента при отсутствии у вызывающей стороны действительного кредитного счета и передачи сведений о вызове в блок формирования уведомлений о вызовах, который выполнен с возможностью формирования и направления вызываемому абоненту вызова от имени вызывающего абонента, а также разрыва после его поступления на коммуникационный аппарат вызываемого абонента, при этом блок контроля соединения выполнен с возможностью дублирования и контроля всех сообщений, проходящих через сигнальный коммутатор и выявления тех из них, которые информируют, что в результате вызова, сформированного блоком формирования уведомления о вызовах, соединение не состоялось по причине нахождения вызываемого абонента в режиме "занято", в выключенном состоянии, или вне зоны обслуживания коммуникационной сети, блок контроля соединения выполнен также с возможностью формирования в блоке формирования уведомления о вызовах повторного вызова от имени вызывающего абонента, а также обеспечивает отключение повторного вызова после получения этого вызова вызываемым абонентом, и кроме того, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, выполнены с возможностью совместно обеспечения доставки СМС сообщений вызываемому абоненту и информирования блока контроля соединения о доступности для повторного вызова вызываемого абонента блоком формирования уведомления о вызовах".

Решением Роспатента от 26.03.2015 в выдаче патента на полезную модель было отказано ввиду того, что заявленное решение не является устройством и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ.

При этом в запросе экспертизы от 24.10.2014 в соответствии с пунктом 2 статьи 1379 ГК РФ заявителю предлагалось преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение.

Не согласившись с данным решением, заявитель 12.04.2016 обратился с возражением в Роспатент, в котором была представлена уточненная формула полезной модели в следующей редакции:

"Устройство уведомления вызываемого абонента о поступившем вызове, подключенное, по крайней мере, к одной коммуникационной сети, с, по крайней мере, двумя коммуникационными аппаратами, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, один биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, при этом биллинговый блок выполнен с возможностью обеспечения учета состояния счетов абонентов сети, и с возможностью управления блоком коммутации вызовов вызывающего абонента посредством сигнального коммутатора, а блок коммутации вызовов вызывающего абонента выполнен с возможностью обеспечения отключения вызывающего абонента при отсутствии у вызывающей стороны действительного кредитного счета и передачи сведений о вызове в блок формирования уведомлений о вызовах, который выполнен с возможностью формирования и направления вызываемому абоненту вызова от имени вызывающего абонента, а также разрыва после его поступления на коммуникационный аппарат вызываемого абонента, при этом блок контроля соединения выполнен с возможностью дублирования и контроля всех сообщений, проходящих через сигнальный коммутатор и выявления тех из них, которые информируют, что в результате вызова, сформированного блоком формирования уведомления о вызовах, соединение не состоялось по причине нахождения вызываемого абонента в режиме "занято", в выключенном состоянии, или вне зоны обслуживания коммуникационной сети, блок контроля соединения выполнен также с возможностью формирования в блоке формирования уведомления о вызовах повторного вызова от имени вызывающего абонента, а также обеспечивает отключение повторного вызова после получения этого вызова вызываемым абонентом, и кроме того, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, выполнены с возможностью совместно обеспечения доставки СМС сообщений вызываемому абоненту и информирования блока контроля соединения о доступности для повторного вызова вызываемого абонента блоком формирования уведомления о вызовах".

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, которое не характеризует одно устройство. Заявленное решение относится к нескольким устройствам, каждое из которых имеет свое собственное назначение. При этом данные устройства не находятся в конструктивном единстве.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 1351 ГК РФ, пункта 9.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент ПМ) послужили основанием для вывода о том, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели.

При этом анализ уточненной формулы полезной модели показал, что внесенные заявителем изменения не устранили причины, послужившие основанием для вывода о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

На основании изложенного решением Роспатента от 26.07.2016 в удовлетворении возражения заявителя было отказано, решение Роспатента от 26.03.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2014136415 оставлено в силе.

Не согласившись с указанным решением, общество "Биг Дата Технолоджи" обратилось в суд с вышеуказанным требованием.

С учетом даты подачи заявки N 2014136415 (08.09.2014) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы ГК РФ в соответствующей редакции и Регламент ПМ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1390 ГК РФ, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

(1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 ГК РФ (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели согласно пункту 5 статьи 1351 ГК РФ (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

(4) Заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

В соответствии с пунктом 4.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196 (далее - Рекомендации ПМ), особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, т.е. средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. К таким продуктам человеческой деятельности могут быть отнесены созданные трудом человека вещи, в том числе механизмы, машины, приборы, другие изделия, характерными признаками которых являются признаки, приведенные в вышеуказанном перечне.

В ходе проверки относится ли заявленное решение к устройству, необходимо проанализировать содержание родового понятия формулы полезной модели.

Следует убедиться в том, что родовое понятие отражает название устройства. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения пункта 1 статьи 1351 ГК РФ вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования.

Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты и др.), наборы, комплекты и т.п., не могут быть отнесены к устройству, т.к. такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям.

Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, имеются основания для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (пункт 4 статьи 1390 Кодекса).

Следует отметить, что при рассмотрении данного дела в судебном порядке заявителем не оспаривается вывод Роспатента о том, что охарактеризованному в первоначальной формуле полезной модели по заявке N 2014136415 решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели.

Вместе с тем заявленное решение, охарактеризованное заявителем в уточненной формуле полезной модели по заявке N 2014136415 как устройство уведомления вызываемого абонента в режиме "занято" и "недоступен" о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента, не является характеристикой одного устройства, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленного решения.

Заявленное в качестве устройства решение, как следует из уточненной формулы полезной модели, подключено, по крайней мере, к одной коммуникационной сети, по крайней мере, двумя коммуникационными аппаратами, содержит взаимодействующие между собой, по крайней мере, один биллинговый блок, блок коммутации вызовов вызывающего абонента, сигнальный коммутатор, блок коммутации вызовов вызываемого абонента, блок формирования уведомления о вызовах, блок контроля соединения, сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте, и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте. При этом согласно описанию указанные устройства соединены по радиоканалу, либо по проводам, т.е. каждое из перечисленных устройств имеет собственное назначение.

Взаимосвязь между перечисленными устройствами обусловлена лишь возможностью передачи между ними сигнала, что не свидетельствует об объединении этих устройств в единую конструкцию или изделие, а также о создании нового устройства с новой функцией. При этом возможность совместного использования перечисленных устройств в заявленном решении обусловлена не конструктивными доработками или изменениями этих устройств, а лишь применением соответствующего алгоритма управления (например, программного обеспечения).

При этом вне зависимости от того, является ли сервер программным компонентом (как на том настаивал представитель общества "Биг Дата Технолоджи") или выделенным компьютером, содержащаяся в описании и графических материалах заявки N 2014136415 информация однозначно указывает на то, что сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте, и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте, относятся к разным коммуникационным сетям. В связи с этим они разнесены в пространстве, конструктивная связь между ними отсутствует. Кроме того, как следует из содержания оспариваемого решения Роспатента в целом, так и из пояснений представителя Роспатента в судебном заседании и материалов заявки, указанные на стр. 5 решения Роспатента в скобках "сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызывающем абоненте, и сервер с базой данных, которая содержит информацию о вызываемом абоненте" приведены как частный случай общего понятия "совокупность нескольких устройств", стоящего перед скобками. Как уже ранее указывалось, заявленная полезная модель содержит в себе несколько устройств, включающих, в том числе, и перечисленные в скобках, каждое их которых реализует присущее ему самостоятельное функциональное назначение.

С учетом изложенного Роспатентом сделан правильный вывод о том, что заявленное устройство уведомления вызываемого абонента в режиме "занято" и "недоступен" о вызове при недостаточном балансе вызывающего абонента является не одним устройством, а совокупностью устройств, предназначенных для совместного использования, т.е. представляет собой систему. Данные устройства не находятся в конструктивном единстве.

С учетом изложенного доводы заявителя о том, что заявленному решению может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели являются необоснованными.

Довод заявителя о неправомерности применения аналогии закона, а именно, содержащегося в пункте 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент ИЗ), положения, определяющего устройство как конструкцию или изделие, к определению понятия "устройство" для полезной модели отклоняется в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 10.4 Регламента ИЗ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

При этом согласно пункту 10.4.1 Регламента ИЗ продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство. К устройствам относятся конструкции и изделия.

Таким образом, устройству может быть предоставлена правовая охрана как в качестве изобретения, так и в качестве полезной модели.

Более того, в соответствии с положениями статьи 1379 ГК РФ заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель.

С учетом изложенного содержащееся в пункте 10.4.1 Регламента ИЗ положение, определяющее устройство как конструкцию или изделие, не противоречит существу отношений, регулируемых Регламентом ПМ, и регулирует сходные с ними отношения. Данное положение также применимо к определению понятия "устройство" для полезной модели.

Также Суд по интеллектуальным правам не усматривает при принятии обжалуемого решения Роспатентом нарушений положений статьи 1378 ГК РФ и пункта 4.9 Правил ППС.

Статья 1378 ГК РФ содержит нормы, касающиеся регулирования правоотношений, связанных с правом заявителя внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 указанных Правил (возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец), коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

При рассмотрении возражения общества "Биг Дата Технолоджи" коллегией Палаты по патентам спорам была рассмотрена как первоначальная формула, так и уточенная формула, изложенная в возражении в рамках реализации права заявителя, предусмотренного статьей 1378 ГК РФ. Результат рассмотрения обеих формул ясно и полно отражен в оспариваемом решении Роспатента. С учетом изложенного суд считает несостоятельными доводы заявителя о нарушении при вынесении решения Роспатента от 26.07.2016 его прав и положений статьи 1478 ГК РФ и пункта 4.9 Правил ППС.

При указанных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 26.07.2016 соответствует закону, и оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1351, 1378, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 156, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев