Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2017 г. по делу N СИП-783/2016 Представленное в дело соглашение об урегулировании спора, заключенное между истцом и правообладателем товарного знака, согласно которому его стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака, является самостоятельным и достаточным основанием для признания оспариваемого решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 февраля 2017 г. по делу N СИП-783/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей - Булгакова Д.А., Лапшиной Э.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ларшиным Р.В.

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited (Abbey road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 125993, ОГРН 1047730015200) от 17.10.2016 по заявке N 2013737341 об отказе в удовлетворении возражения от 10.06.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Landmaster" по свидетельству Российской Федерации N 541479,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (ул. Тракторная, д. 1, пгт. Рощино, Ленинградская обл., 188820, ОГРН 1094704003250).

В судебном заседании приняли участие представители компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед - Табастаева Ю.Г. (по доверенности от 23.06.2016) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 03.06.2016), Русаков И.А. (по доверенности от 22.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.10.2016 по заявке N 2013737341 об отказе в удовлетворении возражения от 10.06.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 541479.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (далее - общество).

Общество в судебное заседание не явилось, уважительных причин невозможности явки в судебное заседание суду не указало, в связи с чем дело рассматривается в порядке, предусмотренном положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представитель компании представил заключенное с обществом соглашение об урегулировании спора, согласно которому лица, его заключившие, приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака.

Представитель Роспатента, оставляя на усмотрение суда вопрос о разрешении дела в связи с представленным соглашением, возражал против отмены оспариваемого решения, указывая на его соответствие нормам действующего российского законодательства, а также на то обстоятельство, что Роспатент участником этого соглашения не является.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом на основании представленных в дело доказательств, компания является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 17362, включающего словесное обозначение "LANDROVER", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (дата регистрации - 10.09.1957, дата приоритета - 21.08.1957), который зарегистрирован в отношении товаров 12-го класса (наземные моторные экипажи и части к ним) Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Landmaster", выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации N 541479 (дата приоритета - 29.10.2013, дата истечения срока действия регистрации - 29.10.2023), правовая охрана которого предоставлена в отношении товаров 12-го класса МКТУ (транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху).

Полагая, что принадлежащий обществу товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим компании старшим товарным знаком и зарегистрирован в отношении однородных товаров, последняя 10.06.2016 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 541479, мотивированным допущенным при его регистрации нарушением требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Роспатента от 17.10.2016 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Не согласившись с названным решением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции приходит к выводу о том, что принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках своих полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Так, согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 этого Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Вместе с тем, в связи с поступлением в суд соглашения компании и общества об урегулировании спора мирным путем Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого решения Роспатента от 17.10.2016 и принятия судебного акта о признании указанного решения Роспатента недействительным на основании следующего.

Как разъясняется в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

По мнению суда первой инстанции, эта правовая позиция подлежит применению при рассмотрении и настоящего спора.

Такой методологический подход суда первой инстанции соответствует правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в его постановлении от 28.04.2016 по делу N СИП-93/2015.

В материалы настоящего дела представлено соглашение об урегулировании спора, заключенное между компанией и обществом, согласно которому его стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака.

В частности, названное соглашение содержит, в том числе обязательство общества по ограничению перечня товаров 12-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "Landmaster" по свидетельству Российской Федерации N 541479, путем сокращения до следующего перечня товаров: гусеницы; коробки передач для наземных транспортных средств; средства военные; тележки уборочные; тракторы; трансмиссии для наземных транспортных средств; шины для колес, шины для транспортных средств, шины пневматические, путем подачи в Роспатент до 01.03.2017 соответствующего ходатайства, а также обязательство об использовании обществом спорного товарного знака только в том виде, в котором он зарегистрирован.

Следовательно, названное соглашение подпадает под правила пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50.

Исходя из абзаца пятого пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50 заключение на стадии рассмотрения спора судом названного соглашения, одним из условий которого, по существу, является согласие компании (правообладателя противопоставленного товарного знака) на регистрацию спорного товарного знака, является самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 22.03.2016 недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

С учетом изложенного решение Роспатента от 17.10.2016 подлежит отмене в связи с примирением заявителя по делу - компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited и третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (статья 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 541479 в отношении товаров 12-го класса МКТУ с учетом заключенного компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед и обществом с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" соглашения.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Вместе с тем согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание условия соглашения об урегулировании спора в части возложения обязанности участников соглашения самостоятельно нести собственные расходы по настоящему делу, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на компанию.

Руководствуясь статьями 111, 138, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.10.2016 по заявке N 2013737341 (541479) в связи с заключением компанией Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited (Abbey road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK) и обществом с ограниченной ответственностью "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (ул. Тракторная, д. 1, пгт. Рощино, Ленинградская обл., 188820, ОГРН 1094704003250) соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", - отменить.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного решения следует читать как "от 17.10.2016"

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ГСП-5, Г-59, ОГРН 1047730015200) повторно рассмотреть поступившее 10.06.2016 возражение компании Ягуар Лэнд Ровер Лимитед/Jaguar Land Rover Limited (Abbey road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 541479.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина