Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-35/2017 по делу N А32-6619/2016 Суд частично удовлетворил иск о запрете использования спорного товарного знака и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку доказательств передачи исключительного права на спорный товарный знак ответчиком предоставлено не было

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-35/2017 по делу N А32-6619/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 2 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" (ул. Варфоломеева, 87-89, г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 344011, ОГРН 1026103285295) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2016 (судья Чистякова Я.В.) по делу N А32-6619/2016 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2016 (судьи Пономарева И.В., Ванина В.В., Еремина О.А) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" к обществу с ограниченной ответственностью "Фактор" (ул. Строительная, д. 34, оф. 2, Славянский р-н, Краснодарский край, 353565, ОГРН 1112370001600) о запрете использования товарного знака и о взыскании 15 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" Долженко А.А. - Баринов Д.А. (по доверенности от 21.01.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Фактор" - Дубкова Е.В. (по доверенности от 20.02.2017 N 2).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Донпромагро" (далее - общество "Донпромагро") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обязании общества с ограниченной ответственностью "Фактор" (далее - общество "Фактор") удалить с принадлежащих ответчику автозаправочных комплексов (рекламных материалов, вывесок) изображения схожие до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 286833 и о взыскании с ответчика в пользу истца 15 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2016, оставленным без изменения Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом от 17.11.2016 исковые требования удовлетворены частично:

- суд обязал общество "Фактор" в течение 15 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу удалить из внешнего оформления 15-ти автозаправочных станций, расположенных в городе Ростов-на-Дону, а также с иных материалов, которыми сопровождается оказание услуг, обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 286833;

- с общества "Фактор" в пользу общества "Донпромагро" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 286833 в общей сумме 150 000 рублей, а также 980 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины;

- с общества "Фактор" в доход федерального бюджета взыскано 6 000 рублей государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 97 020 рублей отнесены на общество "Донпромагро", в связи с чем с истца в доход федерального бюджета взыскано 86 520 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Донпромагро" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой ссылается на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменить в части определения размера взыскиваемой компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, взыскав с ответчика компенсацию в размере 15 000 000 рублей. В оставшейся части решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения.

Общество "Донпромагро" считает, что судами не принят во внимание значительный срок и существенный объем нарушения обществом "Фактор" исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем, по его мнению, был необоснованно снижен размер компенсации.

Общество "Донпромагро" также полагает, что судебной практикой в настоящее время сформирован запрет на расчет взыскиваемой компенсации исходя из требований подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а поскольку ответчиком не была опровергнута сумма компенсации, то, по мнению заявителя кассационной жалобы, его требования должны быть удовлетворены в полном объеме.

Также общество "Донпромагро" ссылается на то обстоятельство, что судами не была учтена специфика рассмотрения дел о банкротстве и его процессуальные особенности, тогда как в качестве критерия для снижения размера компенсации, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами использовалась потенциальная стоимость товарного знака, определенная для проведения торгов в процедуре конкурсного производства.

В судебном заседании представитель общества "Донпромагро" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменить в части определения размера взыскиваемой компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, взыскав с ответчика компенсацию в размере 15 000 000 рублей. В оставшейся части решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения.

Представитель общества "Фактор" просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами, общество "Донпромагро" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 286833, зарегистрированного 14.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, с датой приоритета от 05.05.2004.

Общество "Донпромагро", обращаясь с настоящим иском, указало, что в месте размещения принадлежащих ответчику 15-ти автозаправочных станций в городе Ростове-на-Дону им было зафиксировано использование обществом "Фактор" вышеназванного товарного знака без его согласия как правообладателя.

В обоснование заявленных требований истцом были представлены протоколы осмотра доказательств, составленные 09.12.2014 и 17.12.2014 и заверенные нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа Ларионовой Александрой Филипповной, в которых были зафиксированы факты наличия сходных с товарным знаком истца графических элементов во внешнем оформлении 15-ти автозаправочных станций, принадлежащих обществу "Фактор", талоны для заправки, а также фото- и видеоматериалы, фиксирующие использование спорных изображений.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском за судебной защитой.

Поскольку доказательств передачи исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 286833 обществом "Фактор" предоставлено не было, суд первой инстанции посчитал, что обществом "Донпромагро" было доказано нарушение его исключительных прав на товарный знак, между тем, приняв во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, а также учитывая принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным снизить размер взыскиваемой с общества "Фактор" компенсации до 150 000 рублей (по 10 000 рублей за каждое нарушение).

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы поддержал, оставив решение в силе.

Суд по интеллектуальным правам исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, не находит оснований для отмены (изменения) принятых решения и постановления в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Судами было установлено, что обществом "Фактор" оказываются услуги, однородные тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, тогда как при сопоставлении изображения, используемого ответчиком на вывесках с принадлежащим истцу товарным знаком было установлено их визуальное (графическое) сходство до степени смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже низшего пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из изложенных норм права, а также разъяснениям к ним следует, что правообладатель при доказанности факта нарушения его исключительных прав освобождается от доказывания размера понесенных убытков и вправе требовать от нарушителя компенсацию в установленном законом размере, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Между тем, при определении размера компенсации суд должен учесть характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах принять решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом, в диспозиции пункта 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже низшего пределов.

Поскольку в рассматриваемом случае ответчиком было допущено 15-ть нарушений исключительных прав истца на один товарный знак, о чем свидетельствуют протоколы осмотра доказательств, составленные 09.12.2014 (в отношении 13-ти автозаправочных станций) и 17.12.2014 (в отношении 2-х автозаправочных станций), принадлежащих обществу "Фактор", Суд по интеллектуальным правам считает, что суды пришли к обоснованному выводу о том, что в данном случае правоотношения сторон подпадают под действие указанных правовых норм.

Суды, основываясь на вышеизложенных нормах права, определяя размер компенсации, обоснованно учли фактические обстоятельства данного дела, приняли во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, проверили наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и исходя из принципов разумности и справедливости посчитали, что сумма компенсация подлежит снижению до минимального размера (по 10 000 рублей за каждое нарушение).

Возражения общества "Донпромагро" в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о достаточности представленных им в материалы доказательств в обоснование заявленных требований, тогда как надлежащих, достоверных, допустимых доказательств того, что допущенное нарушение его исключительных прав на товарный знак повлекло для него такие последствия, что он вправе был рассчитывать на взыскание компенсации в заявленном размере, истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Суд кассационной жалобы соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что суды при определении размера компенсации необоснованно учитывали потенциальную стоимость товарного знака, определенную для проведения торгов в процедуре конкурсного производства.

Однако указанное обстоятельство не привело к принятию неправильного судебного акта, и не повлияло на вывод сделанный судами о том, что ответчиком было допущено 15-ть нарушений исключительных прав истца на один товарный знак.

В связи с чем суды пришли к правомерному выводу, что с учетом диспозиции пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, общий размер компенсации за нарушение исключительных прав истца с учетом характера и последствий нарушения, может быть снижен.

Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами не принят во внимание значительный срок нарушения ответчиком его исключительного права на товарный знак и существенный объем такого нарушения, а также был необоснованно снижен размер компенсации, так как это противоречит принципам разумности и справедливости, признаются несостоятельными, поскольку окончательные выводы судов соответствуют установленным по делу обстоятельствам и основаны на действующих нормах материального права, а иная оценка обществом "Донпромагро" окончательных выводов судов и установленных по делу обстоятельств не свидетельствует о судебной ошибке.

То обстоятельство, что ответчиком не был опровергнут расчет компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак, не свидетельствует о том, что требования истца должны быть удовлетворены в полном объеме, поскольку в соответствии с пунктом 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, это право лица, допустившего нарушение исключительных прав, а не его обязанность.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что процессуальные особенности рассмотрения дела о банкротстве истца, правового значения, в рассматриваемом случае, не имеют.

Также не имеет правового значения ссылка заявителя кассационной жалобы на финансовое положение общества "Фактор", а довод общества "Донпромагро" о том, что судебной практикой в настоящее время сформирован запрет на расчет взыскиваемой компенсации исходя из требований подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ основан на неправильном толковании норм материального права.

Таким образом, фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции полагает необходимым отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2016 по делу N А32-6619/2016 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

С.М. Уколов