Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2017 г. по делу N СИП-523/2016 Суд оставил без удовлетворения требование истца о признании недействительным спорного патента на полезную модель в связи с отсутствием указания в нем в качестве патентообладателя истца, поскольку ему предоставляется лишь право использовать на безвозмездной основе принадлежащий ответчику результат интеллектуальной деятельности, не нарушая при этом исключительного права ответчика на него

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2017 г. по делу N СИП-523/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 6 апреля 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 г. N С01-505/2017 по делу N СИП-523/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" (ул. Кирова, д. 93, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455002, ОГРН 1167456074114)

к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "УралТермоКомплекс" (ул. Посадская, д. 23, оф. 306, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620102, ОГРН 1026604939976)

о признании недействительным патента Российской Федерации N 160819 на полезную модель "Устройство по термической обработке валков станов холодной прокатки" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители истца Ленгузова Е.В. (по доверенности от 09.09.2016 N 160) и Толстых С.А. (по доверенности от 14.09.2016 N 168).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" (далее - общество "Механоремонтный комплекс", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "УралТермоКомплекс" (далее - общество "НПК "УралТермоКомплекс", ответчик) о признании недействительным патента Российской Федерации N 160819 на полезную модель "Устройство для термической обработке валков станов холодной прокатки" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя общества "Механоремонтный комплекс".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 23.08.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что в соответствии с заключенным между сторонами договором подряда ответчик обязался осуществить работы по проектированию и поставке комплекса оборудования для проведения термической обработки рабочего слоя рабочих валков для станов холодной прокатки, в приложении N 1 к которому согласовано, что исключительное право на созданный охраноспособный результат будет совместно принадлежать истцу и ответчику (заказчику и подрядчику).

При этом общество "Механоремонтный комплекс" отмечает, что в нарушение названного условия договора общество "НПК "УралТермоКомплекс" получило на свое имя патент Российской Федерации N 160819 на полезную модель "Устройство для термической обработке рабочих валков станов холодной прокатки", созданную в результате исполнения договора подряда.

В связи с этим истец полагает, что патент должен быть признан недействительным по причине отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя общества "Механоремонтный комплекс".

Ответчиком представлены отзыв на исковое заявление и дополнение к нему, в которых он просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Общество "НПК "УралТермоКомплекс" возражает против довода истца о согласовании сторонами совместного обладания патентом на полезную модель, созданную в результате исполнения договора подряда. Напротив, указывает на условия договора, в соответствии с которыми ответчик лишь предоставляет истцу право безвозмездного использования объекта интеллектуальной собственности ответчика.

При этом ответчик обращает внимание на то, что в результате испытаний оборудования проектные показатели достигнуты не были, в связи с чем результат работ не был принят заказчиком, который уведомил подрядчика о том, что намерен привлечь третьих лиц для завершения работ по договору. В связи с этим, по мнению ответчика, у истца не могло возникнуть право на получение патента на созданную ответчиком полезную модель.

Общество "НПК "УралТермоКомплекс" отмечает, что целью разработки и создания спорного устройства в рамках заключенного договора является его использование заказчиком по прямому назначению, а не для дальнейшего изготовления подобных устройств для неопределенного круга потребителей.

Кроме того, ответчик ссылается на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2016 по делу N А60-30997/2016, которым отказано в расторжении заключенного между сторонами договора подряда, в связи с чем этот договор является действующим.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором он заявляет о своей незаинтересованности в исходе спора и выражает готовность исполнить решение суда в случае удовлетворения иска.

Истцом также представлены письменные возражения на дополнение к отзыву ответчика на исковое заявление, а также письменное мнение относительно выводов, содержащихся в экспертном заключении.

Учитывая поступление в материалы дела экспертного заключения, в судебном заседании 04.04.2017 возобновлено производство по делу, ранее приостановленное в связи с назначением судебной экспертизы.

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные исковые требования.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, между обществом "Механоремонтный комплекс" (Заказчик) и обществом "НПК "УралТермоКомплекс" (Подрядчик) был заключен договор подряда от 23.12.2013 N 23.12-13 (далее - договор подряда), в соответствии с пунктом 2.1 которого Подрядчик обязуется осуществить собственными или привлеченными силами комплекс работ по проектированию и поставке оборудования для проведения термической обработки рабочего слоя рабочих валков для станов холодной прокатки с технологическим обеспечением в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) и техническим описанием (приложение N 2).

Согласно разделам 10 и 11 договора подряда, приложения N 3 нему осуществление всех этапов работ, в том числе разработки проектной документации, технологической документации, поставки оборудования и материалов, монтажа оборудования, пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписываемыми сторонами договора.

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2016 по делу N А60-30997/2016 и усматривается из материалов настоящего дела, в рамках исполнения договора подряда Подрядчик осуществил разработку проектной и рабочей документации, поставку необходимых оборудования и материалов, что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ и товарными накладными.

Вместе с тем в результате приемо-сдаточных испытаний оборудования проектные показатели, предусмотренные техническим заданием, не были достигнуты, в связи с чем результат работ Заказчиком принят не был (не подписаны акты по монтажу оборудования, пусконаладочным работам и приемо-сдаточных испытаний).

В связи с этим Заказчиком было принято решение о доработке оборудования силами третьих лиц, о чем был уведомлен Подрядчик.

Согласно вышеназванному решению Арбитражного суда Свердловской области основания для расторжения договора подряда отсутствуют, указанный договор является действующим, у Заказчика в силу условий договора подряда имеется право на привлечение третьих лиц для доработки оборудования.

При этом ответчиком 13.11.2014 в Роспатент была подана заявка N 2014145725 на выдачу патента на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки" и по результатам рассмотрения этой заявки 10.03.2016 произведена регистрация указанной полезной модели на имя общества "НПК "УралТермоКомплекс". На момент рассмотрения настоящего дела патент Российской Федерации на полезную модель N 160816 является действующим.

Согласно экспертному заключению, подготовленному заведующим кафедрой "Технологии металлургии и литейных процессов" Магнитогорского государственного технического университета профессором, доктором технических наук Вдовиным К.Н., в чертежах, включенных в рабочий и технический проекты, разработанные в процессе исполнения договора подряда, содержатся все признаки, приведенные в формуле полезной модели "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", защищенной патентом Российской Федерации N 160816. Указанный вывод эксперта сторонами не оспорен.

Общество "НПК "УралТермоКомплекс" 20.05.2016 обратилось к обществу "Механоремонтный комплекс" с претензией N 111246, в которой помимо требования об оплате стоимости фактически выполненных работ также потребовало прекратить нарушение исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 160816.

Общество "Механоремонтный комплекс", полагая, что исходя из условий договора подряда, оно также обладает правом на получение патента на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него, письменных пояснениях, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 указанной статьи.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Учитывая приведенные разъяснения высшей судебной инстанции и принимая во внимание, что заявка о выдаче патента на спорную полезную модель была подана 13.11.2014, суд приходит к выводу о том, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (пункт 1 статьи 703 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1371 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки о выдаче патента на спорную полезную модель) в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Из договора подряда, заключенного между сторонами, не следует, что указанный договор прямо предусматривал создание объекта интеллектуальных прав, а именно полезной модели "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", поскольку предметом этого договора являлось осуществление комплекса работ по проектированию и поставке оборудования для проведения термической обработки рабочего слоя рабочих валков для станов холодной прокатки.

Согласно пункту 15.1 договора подряда Подрядчик дает Заказчику гарантии того, что Исполнитель обладает всеми необходимыми патентными и защитными правами на поставляемое оборудование, технологию, программное обеспечение и материалы и что вышеперечисленные объекты, поставляемые согласно настоящему договору, могут быть использованы Заказчиком без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав.

В силу пункта 15.3 договора подряда Подрядчик гарантирует безвозмездное использование его интеллектуальной собственности, передаваемой Заказчику.

Пунктом 18.6 договора подряда предусмотрено, что если поставляемое Заказчику оборудование является предметом патентной защиты и этот факт указан в технической документации, Заказчик обязан не нарушать патентные права в отношении оборудования.

Вышеприведенные условия также содержатся в разделе 6 приложения N 1 к договору подряда. Кроме того, в названном разделе указано, что если в результате проведения опытно-промышленной эксплуатации будет получен охраноспособный результат, то права на интеллектуальную собственность будут совместно принадлежать Исполнителю и Заказчику.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой этой статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Исходя из буквального и системного толкования вышеприведенных условий договора подряда следует, что названным договором не предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на спорную полезную модель принадлежат совместно подрядчику и заказчику.

При этом из пунктов 15.3 и 18.6 договора подряда усматривается, что Заказчику (истцу по настоящему делу) предоставляется лишь право использовать принадлежащий Подрядчику (ответчику) результат интеллектуальной деятельности на безвозмездной основе, не нарушая при этом исключительного права Подрядчика (ответчика).

Изложенное в разделе 6 приложения N 1 к договору подряда условие, согласно которому, если в результате проведения опытно-промышленной эксплуатации будет получен охраноспособный результат, то права на интеллектуальную собственность будут совместно принадлежать Исполнителю и Заказчику, не может быть применено к рассматриваемой ситуации, поскольку поставленное ответчиком оборудование не прошло приемо-сдаточные испытания и, соответственно, не началась его опытно-промышленная эксплуатация, в ходе которой мог быть получен охраноспособный результат. При этом из материалов дела следует и не отрицается истцом, что поставленное по договору подряда оборудование не эксплуатируется ввиду непередачи Заказчику ключей, паролей и программного обеспечения.

Кроме того, буквальное толкование и логическая конструкция этого условия позволяет прийти к выводу о том, что под охраноспособным результатом в данном случае при заключении договора подряда сторонами понималось не поставленное оборудование (устройство), а результат интеллектуальной деятельности, который может быть создан в результате использования (эксплуатации) оборудования.

Имеющаяся в материалах дела переписка сторон, связанная с исполнением договора подряда, не свидетельствует о том, что сторонами рассматривался вопрос о принадлежности исключительных прав на полезную модель.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам не может прийти к выводу о том, что к истцу, являющемуся заказчиком по договору подряда, перешло право на получения патента на спорную полезную модель.

При названных обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований о признании патента на эту полезную модель недействительным в связи с отсутствием указания в нем в качестве патентообладателя общества "Механоремонтный комплекс" не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей настоящего искового заявления, и расходы, связанные с оплатой стоимости судебной экспертизы, подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов