Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. N С01-352/2017 по делу N А40-29319/2016 При новом рассмотрении дела в части запрета ответчику использовать в доменном имени спорное обозначение необходимо исследовать обстоятельства приобретения им права администрирования указанным доменным именем

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2017 г. N С01-352/2017 по делу N А40-29319/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании "Nocratit Partners Ltd"/"Нократит Партнерс Лтд" (VG1110, British Virgin Island, Tortola, Geneva place, Waterfront Drive, Road Town, P.O. Box 3439, Brain Visser/Британские Виргинские Острова, о. Тортола, Женева Плейс, Уотерфрант Драйв, Род-Таун, а/я 3469) на решение Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2016 (судья Никифоров C.Л.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017 (судьи Григорьев А.Н., Левченко Н.И., Пирожков Д.В.) по делу N А40-29319/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." (ул. Декабристов, д. 8, Москва, 127562, ОГРН 1147748005426) к компании "Nocratit Partners Ltd"/"Нократит Партнерс Лтд" и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен REG.RU" (ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, Москва, 125476, ОГРН 1067746613494) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." - Музыченко А.Н. (по доверенности от 23.09.2016);

от ответчика - компании Nocratit Partners Ltd./"Нократит Партнерс Лтд" - Головин А.В. (по доверенности от 25.08.2016);

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен REG.RU" - Ильина И.Н. (по доверенности от 19.08.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Ф.О.Н." (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к компании "Nocratit Partners Ltd"/"Нократит Партнерс Лтд" (далее - ответчик-1) с исковым заявлением о запрете использовать в доменном имени "FONBET.RU" товарный знак "FONBET", к обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен REG.RU" (далее - ответчик-2) с исковым требованием об обязании пресечь действия, нарушающие права истца на товарный знак "FONBET" путем аннулирования регистрации доменного имени "FONBET.RU" на имя ответчика-1.

Решением арбитражного суда города Москвы от 01.11.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017, исковые требования удовлетворены частично: ответчику-1 запрещено использовать в доменном имени "FONBET.RU" обозначение "FONBET". В удовлетворении исковых требований к ответчику-2 отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик-1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит судебные акты отменить в части удовлетворения требований истца; просит принять по делу новый судебный акт о запрете ответчику-1 нарушать права истца на товарные знаки путем размещения на интернет-сайте с доменным именем "FONBET.RU" информации, относящейся к услугам букмекеров в области спорта, спортивных соревнований.

В обоснование кассационной жалобы ответчик-1 указывает на то, что товарные знаки истца по свидетельствам Российской Федерации N 562618 и N 562617 зарегистрированы в отношении только одной услуги 41-го класса МКТУ - "услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований", в связи с чем истец имеет право запрещать любому лицу использовать обозначение, сходное до степени смешения с этими товарными знаками, только в части названных услуг или однородных им, в то время как ответчик-1 осуществляет образовательную деятельность, на которую правовая охрана товарных знаков истца не распространяется. Отмечает, что судами не исследовался вопрос об однородности услуг букмекеров в области спорта образовательным услугам.

Кроме того, ответчик-1 указывает на получение права администрирования спорным доменным именем ранее даты приоритета товарных знаков, что исключает квалификацию его действий в качестве акта недобросовестной конкуренции.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчиков доводы кассационной жалобы ответчика-1 поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением "FONBET" по свидетельствам Российской Федерации N 562618 и N 562617, с приоритетом от 15.04.2015, зарегистрированных в отношении услуг 41-го класса МКТУ "услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований".

Судами также установлено, что ответчик-1 является администратором доменного имени "FONBET.RU" с 09.04.2015.

Полагая, что действия ответчиков по регистрации и администрированию доменного имени "FONBET.RU" являются нарушением исключительных прав на указанные товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о запрете ответчику-1 их использования в этом доменном имени, и обязании ответчика-2 аннулировать регистрацию доменного имени.

Удовлетворяя исковые требования частично и запрещая ответчику-1 использовать в доменном имени "FONBET.RU" обозначение "FONBET", суд первой инстанции исходил из того, что действия ответчика-1 по использованию в доменном имени данного обозначения являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку у ответчика-1 не имеется каких-либо законных прав и интересов в отношении указанного доменного имени, в связи с тем, что он не являлся и не является владельцем одноименного товарного знака и доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования.

В удовлетворении исковых требований к ответчику-2 судом первой инстанции было отказано. Выводы суда в данной части не оспариваются.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривающий дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы законными и обоснованными, ввиду нижеследующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. Согласно положениям данной статьи подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от 11.11.2008 N 5560/08 сформулирована правовая позиция, согласно которой, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности:

1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судами первой и апелляционной инстанций не была дана оценка действиям ответчика-1 по регистрации спорного доменного имени и его использованию на предмет их добросовестности, с учетом более ранней даты начала администрирования ответчиком-1 доменного имени, в сравнении с датой приоритета товарных знаков истца. При этом судами не установлены какие-либо обстоятельства, наличие которых свидетельствовало бы о намерении ответчика-1 воспользоваться чужой репутацией при получении права администрирования спорным доменным именем либо о наличии иных пороков в указанных действиях, позволяющих квалифицировать эти действия как недобросовестные.

В случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности ответчика-1, необходимо исходить из указанных выше положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, в которых содержатся условия признания противоправными действий лица по использованию чужого товарного знака. С учетом положений этой статьи требование о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак может быть удовлетворено лишь в случае, если администратор доменного имени фактически использует его в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, и только в отношении таких товаров (услуг).

При этом суды обеих инстанций не приняли во внимание, что товарные знаки истца зарегистрированы в отношении услуг 41-го класса МКТУ "услуги букмекеров в области спорта, спортивных соревнований", в связи с чем ответчик-1 мог быть признан нарушителем исключительного права истца в случае использования обозначения "FONBET" именно в отношении указанных услуг, либо однородных им.

Между тем, как установлено судами, доменное имя "FONBET.RU" ответчиком-1 не используется для продвижения каких-либо товаров (услуг).

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части удовлетворения исковых требований к ответчику-1 приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты в указанной части не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело в указанной части - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; исследовать обстоятельства приобретения ответчиком-1 права администрирования доменным именем "FONBET.RU" для цели установления добросовестности либо недобросовестности действий ответчика-1 по регистрации и администрированию данного доменного имени; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2016 по делу N А40-29319/16 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2017 по тому же делу отменить в части удовлетворения исковых требований к компании "Nocratit Partners Ltd"/"Нократит Партнерс Лтд". Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части указанные судебные акты оставить без изменения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин