Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2017 г. N С01-315/2017 по делу N А40-124407/2016 Состоявшиеся судебные акты о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака оставлены без изменения, поскольку факт незаконного использования предпринимателем товарных знаков со словесным элементом, сходным до степени смешения с обозначением, принадлежащим истцу, путем указания в доменных именах и на сайтах в сети Интернет подтвержден материалами дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2017 г. N С01-315/2017 по делу N А40-124407/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Булгаков Д.А.,

судьи - Рассомагина H.Л., Химичев В.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "ЮИТ СитиСтрой" (ул. Крылатские Холмы, д. 30, к. 9, Москва, 121614, ОГРН 1057747059589) и компании ЮИТ Оюй/YUI Oyj (PL 36, 00621 Helsinki, Finland) на решение Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2016 по делу N А40-124407/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2017 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании ЮИТ Оюй/YUI Oyj

к индивидуальному предпринимателю Таран Наталье Георгиевне (г. Москва, ОГРНИП 312774625400521) и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, Москва, 125476, ОГРН 1067746613494)

о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ЮИТ СитиСтрой" - Семенов А.В. (по доверенности от 01.05.2017 N 24);

от компании ЮИТ Оюй/YUI Oyj - Семенов А.В. (по доверенности от 25.04.2017 б/н);

от общества с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" - Патрикеев П.А. (доверенность от 01.05.2017 б/н).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

акционерное общество "ЮИТ СитиСтрой" (далее - общество "ЮИТ СитиСтрой") и компания "ЮИТ Оюй" (далее - компания) обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю Таран Наталье Георгиевне (далее - предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью "РЕГ.РУ" (далее - общество "РЕГ.РУ") о защите исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации N 1072602, 1072603, 869700 и на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 3253654; о защите исключительных прав на фирменные наименование общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании и взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2016 исковые требования удовлетворены частично: предпринимателю запрещено использовать в сети Интернет, доменных именах и при других способах адресации обозначении "ЮИТ", "yitcitystroy", "юитситистрой" и "yitcorporation", сходные до степени смешения с фирменными наименованиями общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании и товарными знаками "ЮИТ Оюй" (YIT Corporation), в том числе, в доменных именах и на Интернет-сайтах - yitcitystroy.ru, юитситистрой.рф и yitcorporation.com, и в социальных сетях "Facebook", "ВКонтакте"; суд первой инстанции обязал общество "РЕГ.РУ" и предпринимателя аннулировать регистрацию доменных имен yitcitystroy.ru, юитситистрой.рф и yitcorporation.com и взыскал с предпринимателя в пользу компании компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации N 1072602, 1072603, 869700 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325365 в размере 50 000 рублей, расходы по уплате госпошлины в размере 14 000 рублей; взысканы убытки с предпринимателя в пользу общества "ЮИТ СитиСтрой" в размере 50 000 рублей за распространение сведений, порочащих деловую репутацию, и расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано, в том числе и в удовлетворении требования, предъявляемого к обществу "РЕГ.РУ".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2017 решение суда от 03.11.2016 изменено в части требований о взыскании убытков и компенсации: с предпринимателя в пользу компания "ЮИТ Оюй" взыскано 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международной регистрации N 1072602, 1072603, 869700 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325365 и расходы по госпошлине в размере 26 000 рублей, а так же с предпринимателя в пользу общества "ЮИТ СитиСтрой" взысканы убытки, причиненные распространением сведений, порочащих деловую репутацию, в размере 500 000 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 14 000 рублей. В остальной части решение суда от 03.11.2016 оставлено без изменений.

Суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции не обосновал снижение размера взыскиваемых убытков и компенсации, а истцы представили в материалы дела доказательства, связанные с необходимостью восстановления нарушенных исключительных прав на средства индивидуализации и нейтрализации негативных последствий введения в заблуждение клиентов истцов, при появлении в поисковой выдаче информации о сайтах ответчика.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истцы обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой сослались на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просили названные судебные акты изменить в части рассмотрения требования, предъявленного к обществу "РЕГ.РУ" и запретить обществу "РЕГ.РУ" регистрировать доменные имена в сети Интернет, содержащие словесные обозначения "ЮИТ", "yitcitystroy". "юитситистрой" и "yitcorporation", сходные до степени смешения с фирменными наименованиями общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании и товарными знаками по международной регистрации N 1072602, 1072603, 869700 в товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 325365 без согласия правообладателей.

Доводы кассационной жалобы сводятся к тому, что действия ответчика по регистрации доменного имени нарушают права на товарные знаки и фирменные наименования истцов или создают угрозу их нарушения, в связи с чем, такие действия ответчика являются достаточным основанием для обращения истца за судебной защитой. При этом судами первой и апелляционной инстанций допущено нарушение норм пункта 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "РЕГ.РУ" представило отзыв на кассационную жалобу в котором возражало по доводам, изложенным в кассационной жалобе, указывая на законность и обоснованность принятого судебного акта.

Предприниматель отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании представитель истцов поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "РЕГ.РУ" в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

На основании части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебного акта, а также соответствие выводов, содержащихся в постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем исключительного право на товарные знаки по международной регистрации: N 1072602 с датой регистрации 09.03.2011 в отношении 36, 37, 39, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ); N 1072603 с датой регистрации 09.03.2011 в отношении 36, 43-го классов МКТУ; N 869700 с датой регистрации 04.11.2005 в отношении 37, 39 и 42-го классов МКТУ; и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 325365 в отношении 37, 39 и 42-го классов МКТУ.

Истцам 24.12.2015 стало известно, что предприниматель осуществляет незаконное использование товарных знаков со словесным элементом "YIT", путем указания в доменных именах и на сайтах в сети Интернет: yitcitystroy.ru; юитситистрой.рф; yitcorporation.com.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество "ЮИТ СитиСтрой" и компания обратились с настоящим иском в Арбитражный суд города Москвы.

Предприниматель был указан истцами в качестве нарушителя прав на перечисленные объекты интеллектуальных прав, при этом общество "РЕГ.РУ" истцы просили привлечь к ответственности на основании статьи 1252 ГК РФ.

Удовлетворяя требования к предпринимателю, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что при визуальном сравнении обозначения, расположенного в доменных именах "yitcitystroy.ru", "юитситистрой.рф" и "yitcorporation.com" с товарными знаками истцов, сходство до степени смешения отдельных его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истцов; при таких условиях сам факт открытия интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование.

Суды пришли к выводу, что требования о запрете использования ответчиком доменных имен "yitcitystroy.ru", "юитситистрой.рф" и "yitcorporation.com", а также их аннулирование в сети Интернет являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Кроме того, из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда первой инстанции, посчитал возможным взыскать компенсацию в сумме 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки "ЮЙТ Оюй" (YIT Corporation) N 1072602, N 1072603, N 869700 в международном реестре товарных знаков и N 325365 по свидетельству Российской Федерации, а также убытков, причинённых распространением сведений, порочащих деловую репутацию в размере 500 000 рублей.

Отказывая в удовлетворении требований, заявленных к обществу "РЕГ.РУ", суды указали на то, что этот ответчик является регистратором доменных имен, а основания для отказа в регистрации этих доменных имен у общества "РЕГ.РУ" отсутствовали. При этом суды признали, что лицо, осуществляющее регистрацию доменных имен, не может нести ответственность за информацию, размещенную на сайте, переход к которому осуществляется посредством этих доменных имен.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Судебные акты проверяются только в обжалуемой части, то есть в части отказа истцу в удовлетворении его требования к обществу "РЕГ.РУ".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу части 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Судами первой и апелляционной инстанций правомерно отказано в удовлетворении требования истцов об обязании общества "РЕГ.РУ" прекратить реализацию и предложение к продаже доменных имен, содержащих словесные обозначения "ЮИТ", "yitcitystroy". "юитситистрой" и "yitcorporation", сходных до степени смешения с фирменными наименованиями общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании, и товарными знаками по международной регистрации N 1072602, 1072603, 869700 товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 325365 в силу следующего.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

При этом длящееся правонарушение характеризуется непрерывным осуществлением противоправного деяния, начинается с момента совершения правонарушения, и кончается вследствие действия самого нарушителя, направленного к прекращению правонарушения, или наступления событий, препятствующих совершению правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

В связи с изложенным, суды обоснованно отказали в удовлетворении требования к обществу "РЕГ.РУ" направленному на общий запрет на будущее не нарушают исключительные права истцов на товарные знаки и фирменное наименование.

Кроме того согласно пункту 1 статьи 1253.1 ГК РФ информационный посредник (в том числе лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу информационно-телекоммуникационной сети) несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1253.1 ГК РФ информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении исключительных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети "Интернет", на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с этой статьей не несет ответственность за нарушение исключительных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

Общество "РЕГ.РУ", согласно обстоятельствам дела и Правилам регистрации доменных имен, помимо регистрации доменного имени посредством заключения договора с администратором осуществляет делегирование доменного имени путем внесения соответствующих записей об адресах серверов лица, оказывающего услуги хостинга, что позволяет ему путем корректировки соответствующих записей только пресечь техническую возможность у пользователей сети Интернет обратиться к сайту по доменному имени.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для вывода о том, что обществом "РЕГ.РУ" допущено нарушение исключительных прав истца.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлине относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.11.2016 по делу N А40-124407/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества "ЮИТ СитиСтрой" и компании ЮИТ Оюй/YUI Oyj - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев