Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-157/2017 Суд признал незаконным отказ Роспатента в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, поскольку указанное заявление подано законным правообладателем спорного товарного знака (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2017 г. по делу N СИП-157/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью "Тестато" (ул. Габдуллы Тукая, д. 91, г. Казань, респ. Татарстан, 420021, ОГРН 1151690013243) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании неправомерными действий об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Кромкина А.Н. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-578/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Тестато" (далее - заявитель, общество "Тестато", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании неправомерными действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

В поступившем в суд 16.05.2017 от заявителя письменном документе, содержащем возражения на отзыв Роспатента, заявитель изложил дополнительные требования по делу: признать неправомерными действия Роспатента об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, а также в регистрации переходов исключительного права на товарный знак.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска.

Как следует из взаимосвязанных положений статей 49 и 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", предмет иска - это материально-правовое требование к ответчику о совершении им определенных действий либо воздержании от них, признании существования (отсутствия) правоотношения, изменении либо прекращении его. Основания иска - это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

В данном случае заявитель не изменяет предмет иска, а дополняет его новыми требованиями, что не предусмотрено положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем эти требования рассмотрению в рамках настоящего дела не подлежат. Заявитель вправе оспаривать иные действия Роспатента, выходящие за пределы первоначально поданного заявления, в общем порядке.

В то же время в указанном документе от 16.05.2017 содержатся дополнительные мотивы в обоснование неправомерности обжалуемых действий, которые приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявление общества мотивировано тем, что Роспатент неправомерно отказал в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951.

Полагает ошибочной ссылку Роспатента на то, что общество "Тестато" не является правообладателем указанного товарного знака, поскольку наличие у общества исключительного права на товарный знак обусловлено переходом к нему в порядке правопреемства всех прав юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "ЗИЛАНТ" (далее - общество "ЗИЛАНТ"), указанного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Реестр товарных знаков) в качестве правообладателя этого товарного знака.

По мнению общества, им были совершены все действия, необходимые для удовлетворения Роспатентом ходатайства о предоставлении шестимесячного срока на подачу заявления о продлении срока действия исключительного права на данный товарный знак и продления срока действия исключительного права на него.

Роспатент в своем отзыве и письменных пояснениях возражал против удовлетворения заявленного требования, сославшись на правомерность оспариваемых действий.

Представитель Роспатента в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Выслушав явившегося представителя Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 319951 с приоритетом от 28.07.2005 по заявке N 2005719418 была произведена Роспатентом 25.01.2007 в отношении услуг 35, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный комплекс "Зилант".

В результате заключения договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 12.09.2011 (регистрационный номер РД0086809), исключительное право на него в отношении всех услуг было передано обществу "ЗИЛАНТ".

Правовая охрана данного товарного знака была прекращена с 28.07.2015 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, о чем внесена соответствующая запись в Реестр товарных знаков.

В Роспатент 27.01.2016 от Гумеровой А.Р., представителя общества "Тестато", поступили заявление о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для подачи такого заявления.

Роспатентом в адрес Гумеровой А.Р. были направлены уведомления от 09.02.2016 о необходимости уплаты соответствующих пошлин, и запросы от 13.05.2016 о несоответствии поданных заявления и ходатайства форме, установленной Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 705 (далее - Административный регламент).

В ответ на указанные запросы от общества "Тестато" 12.08.2016 в Роспатент поступили заявление о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак и ходатайство о предоставлении шести месяцев для подачи такого заявления.

Кроме того, от заявителя в Роспатент 12.08.2016 поступили заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак от общества "ЗИЛАНТ" к обществу с ограниченной ответственностью "Эквивалент" (далее - общество "Эквивалент") и от этого последнего к заявителю.

По результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении шести месяцев для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак Роспатентом было направлено уведомление от 09.12.2016 об отказе в его удовлетворении, мотивированное тем, что оно подано не правообладателем, а лицом, считающим себя правопреемником исключительного права на товарный знак, в связи с чем уведомлением от 09.12.2016 в осуществлении юридически значимого действия по рассмотрению заявления о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак было также отказано.

При этом Роспатентом принято во внимание, что 08.12.2016 в адрес заявителя Роспатентом направлено уведомление об отказе в рассмотрении заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора ввиду неуплаты государственной пошлины за совершение этого действия.

Не согласившись с действиями Роспатента по отказу в продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этих действий незаконными.

При рассмотрении настоящего спора суд принимает во внимание, что Роспатентом были совершены не действия по отказу в продлении срока действия исключительного права на товарный знак, как ошибочно указывает заявитель, а действия по отказу в рассмотрении заявления о продлении срока действия этого исключительного права. В связи с этим судебной оценке подлежит правомерность именно данных действий Роспатента.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по продлению срока действия исключительного права на товарный знак установлены статьей 1491 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемых действий Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

По ходатайству правообладателя ему может быть представлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

В соответствии с пунктом 63 Административного регламента, если в результате проверки соблюдения срока представления заявления установлено, что оно представлено в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, проверяется наличие ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления. В случае наличия такого ходатайства осуществляется административная процедура его рассмотрения.

Согласно пункту 80 Административного регламента в случае несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 79 этого регламента, заявителю направляется запрос с указанием оснований, по которым ходатайство не может быть удовлетворено, и предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще оформленные документы.

В запросе заявитель информируется о том, что в случае непредставления ответа в трехмесячный срок ему будет направлено уведомление об отказе в удовлетворении ходатайства.

В соответствии с пунктом 81 Административного регламента, если заявитель не представил в течение срока, установленного в пункте 80 данного регламента, запрашиваемые недостающие и (или) надлежаще оформленные документы, заявителю отказывается в удовлетворении ходатайства.

Согласно пункту 88 Административного регламента основанием для осуществления административной процедуры рассмотрения заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, поданного в течение шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак, является удовлетворение ходатайства и уплата соответствующей пошлины.

Отказывая в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак со ссылкой на то, что оно подано не лицом, указанным в Реестре товарных знаков (ООО "ЗИЛАНТ"), а другим лицом - обществом "Тестато", Роспатент не учел следующее.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, имеющейся в материалах административного дела Роспатента, ООО "ЗИЛАНТ" прекратило свое существование в результате реорганизации путем присоединения к обществу "Эквивалент". В то же время общество "Эквивалент", как следует из выписки из ЕГРЮЛ, также имевшейся у Роспатента на момент совершения оспариваемых действий, было присоединено к обществу "Тестато". Таким образом, Роспатент был осведомлен о состоявшихся реорганизационных процедурах названных юридических лиц.

В обоснование законности своего решения Роспатент ссылается, в частности, на норму пункта 6 статьи 1232 ГК РФ.

Вместе с тем данная норма не может применяться в отрыве от иных положений ГК РФ, регулирующих порядок перехода субъективных гражданских прав в порядке универсального правопреемства.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (абзац второй пункта 4 статьи 57 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В силу статьи 1241 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

Таким образом, ГК РФ предусматривает, что при реорганизации юридических лиц в форме присоединения права и обязанности присоединенного юридического лица, в том числе и исключительные права на средства индивидуализации, переходят к другому юридическому лицу в порядке универсального правопреемства. В таком случае переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу происходит без заключения договора.

Из приведенных норм следует, что правопреемник становится обладателем прав и обязанностей присоединенного юридического лица в любом случае после завершения процедуры реорганизации, в том числе и в отношении объектов, подлежащих государственной регистрации. При этом закон не предусматривает, что в такой ситуации исключительное право, переход которого к правопреемнику не зарегистрирован, становится никому не принадлежащим (либо прекращенным).

Ссылка Роспатента на пункт 73 Административного регламента, согласно которому административная процедура рассмотрения ходатайства предусматривает, в том числе, проверку соответствия сведений о заявителе сведениям о правообладателе, содержащимся в Реестре товарных знаков, не может быть принята судом во внимание, поскольку назначением данной нормы является установление того, действительно ли лицо, обратившееся за совершением действия по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, является правообладателем товарного знака, с тем, чтобы исключить обращение с таким заявлением лица, не обладающего этим исключительным правом. В то же время при наличии документов, подтверждающих переход исключительного права на товарный знак от лица, указанного в Реестре товарных знаков, заявителю в порядке универсального правопреемства, данная норма не препятствует выполнению Роспатентом государственной функции по продлению срока действия исключительного права на данный товарный знак.

При этом действующее законодательство не требует, чтобы в ситуации, когда заявление о продлении срока действия исключительного права (либо ходатайство о предоставлении шестимесячного срока на подачу такого заявления) подано правообладателем, получившим исключительное право в порядке универсального правопреемства, и не внесенным в Реестр товарных знаков в качестве правообладателя, осуществлялась последовательно государственная регистрация перехода исключительного права без договора, и только затем - продление срока действия исключительного права на товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что ни ГК РФ, ни Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 N 1416, не определен срок, в течение которого лицо, к которому переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с пунктом 2 статьи 58 и статьей 1241 ГК РФ, обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из изложенного, отказ Роспатента в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 для подачи заявления о продлении этого срока и обусловленный этим последующий отказ в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на этот товарный знак совершены с нарушением закона и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем являются незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

С учетом того, что основанием для отказа в рассмотрении Роспатентом заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 послужил отказ в удовлетворении ходатайства о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи названного заявления, мотивированный ошибочной ссылкой на то, что ходатайство подано не правообладателем, суд считает необходимым с целью восстановления прав заявителя обязать Роспатент продолжить рассмотрение этого ходатайства. При этом в случае его удовлетворения поданное обществом "Тестато" в Роспатент заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 также подлежит рассмотрению Роспатентом в общем порядке.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Тестато" удовлетворить.

Действия Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951, оформленные уведомлением от 09.12.2016, признать незаконными как не соответствующие статьям 58, 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить рассмотрение ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Тестато" о предоставлении шести месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319951 для подачи заявления о продлении этого срока. В случае удовлетворения данного ходатайства рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью "Тестато" о продлении срока действия исключительного права на указанный товарный знак.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тестато" (ОГРН 1151690013243) 3000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судьи

Е.Ю. Пашкова

С.П. Рогожин