Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2017 г. N С01-517/2017 по делу N А40-215930/2016 Дело по иску о защите исключительного права на товарный знак направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций не устанавливали тождественность или сходство до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2017 г. N С01-517/2017 по делу N А40-215930/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Профит" (Ильменский пр-д, д. 1, стр. 12, Москва, 127238, ОГРН 1117746210218) на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2016 по делу N А40-215930/2016 (судья Болдунов У.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 по тому же делу (судьи Григорьев А.Н., Валиев В.Р., Пирожков Д.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Профит"

к обществу с ограниченной ответственностью "Термит-дистрибуция и снабжение" (ул. Промышленная, д. 11, Москва, 115516, ОГРН 5147746192700)

о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Профит" Тукан Л.H. (по доверенности от 01.12.2015).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Профит" (далее - общество "Профит") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Термит-дистрибуция и снабжение" (далее - общество "Термит-дистрибуция") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "ПЕРЕДОВИК" по свидетельству Российской Федерации N 395165 в размере 75 000 рублей; о запрете производить, продавать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "ПЕРЕДОВИК", о взыскании судебных расходов по нотариальному оформлению протокола осмотра доказательств в размере 1 800 рублей и по уплате государственной пошлины в размере 9 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2016 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поступившей в Суд по интеллектуальным правам, общество "Профит", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "Профит" считает необоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности факта нарушения обществом "Термит-дистрибуция" исключительного права на спорный товарный знак.

Как полагает общество "Профит", использование товарного знака может быть осуществлено не только путем нанесения его на товар, но и посредством указания на этот товарный знак в товаросопроводительных документах.

В подтверждение данного довода заявитель кассационной жалобы ссылается на достаточную совокупность доказательств, представленных в материалы дела, свидетельствующих о нарушении ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак (счет-договор от 01.06.2016 N 2679, универсальный передаточный документ от 14.06.2016 N 2323, нотариальный протокол осмотра сайта http://mf-spec.ru от 15.07.2016).

Кроме того, истец указывает на необоснованность вывода судов о допущенном им злоупотреблении правом, выразившемся в получении преимуществ от регистрации в качестве товарного знака общеупотребимого и широко распространенного в русском языке слова "Передовик" для обозначения характеристик одежды.

По мнению общества "Профит", вывод о злоупотреблении им правом не подкреплен соответствующими доказательствами и противоречит сложившейся судебной практике.

Общество "Термит-дистрибуция" в отзыве не согласилось с доводами, изложенными в кассационной жалобе, полагая, что обжалуемые судебные акты являются законными.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Профит" является правообладателем словесного товарного знака "ПЕРЕДОВИК" по свидетельству Российской Федерации N 395165, зарегистрированного 02.12.2009 с приоритетом от 15.10.2007, в том числе в отношении товаров 9-го и 25-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обществом "Профит" был выявлен факт незаконного использования обществом "Термит-дистрибуция" указанного товарного знака путем предложения к продаже и реализации товара (рабочей одежды), маркированного обозначением, тождественным этому товарному знаку.

Общество "Профит", полагая, что общество "Термит-дистрибуция" своими действиями нарушило его исключительно право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 395165, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, указали на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о незаконном использовании ответчиком товарного знака истца.

Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на то, что действия общества "Профит" по регистрации спорного товарного знака направлены на получение преимуществ за счет использования общеупотребимого и широко распространенного в русском языке имени существительного "ПЕРЕДОВИК" для обозначения характеристик одежды и прекращение использования данного словесного элемента иными производителями одежды, что по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) является злоупотреблением правом и самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав явившегося в судебное заседание представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии факта использования ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак, поскольку судами не учтено следующее.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований указанного Закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Факт наличия у истца исключительного права на спорный товарный знак правомерно был установлен судами и не оспаривался ответчиком.

Как отмечено в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, результаты которой отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Вместе с тем, суд первой инстанции, указав на отсутствие факта нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак, не дал какой-либо оценки представленным в материалы дела документам, подтверждающим введение ответчиком продукции в гражданский оборот, в частности имеющимся в материалах дела счету- договору от 06.06.2016, универсальному передаточному документу от 14.06.2016, нотариальному протоколу осмотра сайта http://mf-spec.ru/ от 15.07.2016.

Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии факта нанесения на товар, реализованный обществом "Термит-Дистрибуция", спорного товарного знака, не свидетельствует о том, что спорный товарный знак не был использован ответчиком, поскольку в силу статьи 1484 ГК РФ такое использование может быть осуществлено путем указания товарного знака в товаросопроводительных документах (счет-договор от 06.06.2016, универсальный передаточный документ от 14.06.2016), однако судами оценка данным документам не давалась.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций надлежащим образом не исследовался вопрос использования ответчиком обозначения "ПЕРЕДОВИК" применительно к одежде (костюм рабочий) на товаросопроводительных документах. При этом установление обстоятельств, связанных с использованием чужого товарного знака, является существенным для правильного разрешения подобного рода споров.

При этом результаты рассмотрения судами первой и апелляционной инстанций настоящего спора противоречат практике рассмотрения споров со схожими фактическими обстоятельствами (дела N А40-215926/2016, N А41-57064/2015, N А40-137465/2015, N А40-137502/2015 и N А40-137497/2015).

Вывод судов относительно наличия в действиях общества "Профит" по регистрации спорного товарного знака злоупотребления правом не может быть признан соответствующим нормам статьи 10 ГК РФ и не вытекает из обстоятельств настоящего спора.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Вместе с тем суд первой инстанций, признавая истца лицом, злоупотребившим правом в связи с регистрацией на его имя спорного товарного знака, не привел в обжалуемом решении мотивов, на основании которых он пришел к такому выводу.

При этом из отзыва на исковое заявление и протокола судебного заседания суда первой инстанции не усматривается, что ответчик ссылался на злоупотребление правом со стороны истца.

Суд апелляционной инстанции, сославшись в обжалуемом постановлении на то, что действия общества "Профит" по регистрации спорного товарного знака направлены на получение преимуществ за счет использования общеупотребимого и широко распространенного в русском языке имени существительного "ПЕРЕДОВИК" для обозначения характеристик одежды и прекращение использования данного словесного элемента иными производителями, не обосновал, в связи с чем он пришел к такому выводу.

Также суд апелляционной инстанции, указав, что целью истца при регистрации спорного товарного знака являлось прекращение использования данного словесного элемента иными производителями одежды, не сослался на доказательства, из которых бы следовало, что до даты приоритета этого товарного знака обозначение "ПЕРЕДОВИК" использовалось на территории Российской Федерации другими производителями одежды.

В силу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В пункте 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Таким образом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, выдав истцу свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации товарного знака N 395165, подтвердила его исключительное право на этот товарный знак, не установив при этом, что словесный элемент "ПЕРЕДОВИК" в этом товарном знаке является общеупотребимым для товаров 9-го и 25-го классов МКТУ либо отражает какие-либо характеристики этих товаров.

Кроме того, из материалов дела не следует, что ответчик оспаривал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 395165 по вышеуказанным основаниям и такая правовая охрана была прекращена.

Делая вывод о злоупотреблении истцом правом при регистрации спорного товарного знака, суды должны были установить обстоятельства, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, однако от установления таких обстоятельств уклонились, в связи с этим суд кассационной инстанции не может признать соответствующим нормам статьи 10 ГК РФ вывод судов первой и апелляционной инстанции о наличии в действиях истца по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395165 злоупотребления правом и об отказе в связи с этим в защите принадлежащего ему права.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также неправильно применены нормы материального права.

В частности, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащим установлению судами при рассмотрении подобных категорий дел, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, вводимых в гражданский оборот ответчиком.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как противоречащие нормам материального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, в том числе исследовать и дать оценку всем представленным в материалы дела доказательствам и доводам сторон; на основе оценки доказательств установить существенные для рассмотрения настоящего спора обстоятельства; принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, распределить в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по настоящему делу, в том числе расходы, понесенные в связи с подачей апелляционной и кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2016 по делу N А40-215930/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 по тому же делу отменить.

Направить дело N А40-215930/2016 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев