Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2017 г. по делу N СИП-96/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента, поскольку доводы возражения фактически рассмотрены не были и не установлено, соответствует ли изобретение, которому предоставлена правовая охрана на основании патента, в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения, условию патентоспособности "промышленная применимость"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2017 г. по делу N СИП-96/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" (ул. Красный Казанец, д. 17, кв. 130, Москва, 111395, ОГРН 1107746621971) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Поваляев Олег Александрович (г. Подольск, Московская область).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" - Торбученков П.В. (по доверенности от 12.07.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Унчиков Н.В. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-484/41);

от Поваляева Олега Александровича - Кукина Е.Д. и Шляхтина Г.М. (по доверенности от 28.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" (далее - общество "Учебное оборудование", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038), обязании Роспатента аннулировать патент Российской Федерации N 2500038.

По мнению заявителя, запатентованное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", что не учтено Роспатентом при вынесении обжалуемого решения.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Поваляев Олег Александрович.

В отзыве на заявление Роспатент против доводов общества возражает, просит оспариваемый ненормативный правовой акт оставить без изменения как законный и обоснованный.

Поваляев О.А. также представил отзыв на заявление, в котором просит отказать в его удовлетворении, ссылаясь, в том числе, на отсутствие факта нарушения прав и законных интересов общества оспариваемым решением.

В судебном заседании представитель общества "Учебное оборудование" поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в представленном ранее отзыве на заявление.

Представители третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных требований по мотивам, содержащимся в отзыве на заявление.

Исследовав материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

Из материалов настоящего дела следует, что патент Российской Федерации N 2500038 на изобретение "Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции" выдан по заявке N 2012143388/12 с приоритетом от 11.10.2012 на имя Поваляева О.А.

Патент со следующей формулой:

"1. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции, включающий маятник и магнит, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен штативом, немаркированным магнитом, компасом, подставкой для магнитов, вольтметром, амперметром, миллиамперметром, источником питания учебным ВУ-4, соединительными проводами, концы которых снабжены штекерами, ключом, ползуном, выполненным в виде стержня, изготовленного из немагнитного материала, на одном конце которого закреплен набор магнитов, а на другом ограничительная шайба, и направляющей для ползуна, выполненной в виде магнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки с ограничителями, причем маятник выполнен в виде катушки-мотка, а намоточный провод снабжен маркером направления намотки, концы намоточного провода соединены с удлинительными проводами, свободные концы которых снабжены штекерами, а сами удлинительные провода проходят внутри трубчатого стержня, выполненного из немагнитного материала, один конец которого соединен с катушкой, а свободный конец снабжен подвесным отверстием.

2. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что подставка для магнитов выполнена в виде [-образной скобы, на верхней горизонтальной полке которой закреплен магнит.

3. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что продольная ось подвесного отверстия стержня перпендикулярна продольной оси катушки-мотка.".

Общество "Учебное оборудование" 28.07.2016 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Решением Роспатента от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038) в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2016, отказано, патент Российской Федерации на изобретение N 2500038 оставлен в силе.

Общество "Учебное оборудование", ссылаясь на незаконность указанного решения, нарушение своих прав и законных интересов, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются обществом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Как следует из пункта 2 статьи 1406 ГК РФ, в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 названного Кодекса, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ.

В силу пункта 4 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ.

Пунктами 5.1 и 6.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), предусмотрено, что по результатам рассмотрения возражения палатой по патентным спорам принимается решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства, которое на основании пункта 6.3 Правил ППС утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.

Согласно статье 4 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой этого Кодекса.

Исходя из изложенного Правила ППС, которыми установлена процедура рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, продолжают действовать в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

Правила ППС в части процедуры принятия решения с 01.01.2008 (дата вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются с учетом нормы пункта 4 статьи 1398 ГК РФ, в силу которой Роспатент не утверждает решение палаты по патентным спорам, как это предусмотрено пунктом 6.3 Правил ППС, а принимает собственное решение по рассматриваемому спору.

Пункт 6.3 Правил ППС является фактически недействующим, утратил силу и не применяется на территории Российской Федерации, что констатировано определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2013 N ВАС-751/13 при рассмотрении заявления об оспаривании этого пункта Правил ППС.

При этом исходя из смысла статей 1387, 1393 и 1398 ГК РФ принятие решения Роспатентом по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента является юридически значимым действием в отношении предоставления ему правовой охраны.

Суд, проверив соблюдение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи оспариваемого патента, пришел к следующим выводам.

Из материалов настоящего дела усматривается, что с возражением против выдачи патента общество "Учебное оборудование" обратилось в Роспатент 28.07.2016.

По результатам проведенного 12.10.2016 заседания коллегии палаты по патентным спорам была оглашена резолютивная часть заключения, выражающего мнение коллегии палаты по патентным спорам о необходимости отказа в удовлетворения возражения общества "Учебное оборудование".

Между тем, согласно представленным в материалы дела доказательствам, 02.11.2016 в Роспатент поступило заявление Поваляева О.А. о внесении изменений в спорный патент, касающихся исправления очевидной, технической ошибки, согласно которому ошибочно указана неправильная характеристика материала, из которого выполнена направляющая 21 для ползуна, а именно указана "направляющей для ползуна выполненной в виде немагнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки..." (т. 2, л.д. 37-38). Данная опечатка встречается в реферате, в разделе поставленная задача, описании устройства в статике, в формуле изобретения. Правильно следует читать во всех местах "направляющей для ползуна выполненной в виде магнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки...".

В ответе Роспатента на данное заявление от 01.12.2016 административный орган указал на то, что соответствующие исправления внесены в материалы заявки, на основании которых в установленном порядке будет осуществлено переиздание патента N 2500038 и публикация в официальном бюллетене сведений о нем.

Согласно материалам дела, а также открытым сведениям Государственного реестра изобретений Российской Федерации, размещенным на сайте "wwwl.fips.ru", патент Российской Федерации N 2500038 на изобретение "Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции" выдан по заявке N 2012143388/12 с приоритетом от 11.10.2012 с учетом коррекции в текстах формулы, реферата и описания изобретения, дата публикации: 27.12.2016.

Решение по результатам рассмотрения возражения общества "Учебное оборудование" принято Роспатентом 29.12.2016.

При этом из текста обжалуемого решения следует, что при анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент не принял во внимание внесенные в патент изменения, формула патента изложена следующим образом:

"1. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции, включающий маятник и магнит, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен штативом, немаркированным магнитом, компасом, подставкой для магнитов, вольтметром, амперметром, миллиамперметром, источником питания учебным ВУ-4, соединительными проводами, концы которых снабжены штекерами, ключом, ползуном, выполненным в виде стержня, изготовленного из немагнитного материала, на одном конце которого закреплен набор магнитов, а на другом ограничительная шайба и направляющая для ползуна, выполненной в виде немагнитопроводящей полиэтиленовой прозрачной трубки с ограничителями, причем маятник выполнен в виде катушки-мотка, а намоточный провод снабжен маркером направления намотки, концы намоточного провода соединены с удлинительными проводами, свободные концы которых снабжены штекерами, а сами удлинительные провода проходит внутри трубчатого стержня, выполненного из немагнитного материала, один конец которого соединен с катушкой, а свободный конец снабжен подвесным отверстием.

2. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что подставка для магнитов выполнена в виде [-образной скобы, на верхней горизонтальной полке которой закреплен магнит.

3. Учебный прибор для изучения законов электромагнитной индукции по п. 1, отличающийся тем, что продольная ось подвесного отверстия стержня перпендикулярна продольной оси катушки-мотка.".

Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ предусмотрено, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что проверка соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" осуществлена административным органом в отношении несуществующей формулы изобретения, поскольку на момент принятия Роспатентом решения от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038) правовая охрана патенту была предоставлена с иной формулой, нежели чем изложена в оспариваемом ненормативном акте.

Таким образом, доводы возражения фактически рассмотрены не были, то есть Роспатентом не установлено, соответствует ли изобретение, которому предоставлена правовая охрана на основании патента, в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения, условию патентоспособности "промышленная применимость".

В соответствии с частью 1 статьи 65, частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Суд признает, что названные нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения общества "Учебное оборудование".

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что Роспатент не доказал соответствие закону решения от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038).

Принимая во внимание, что данным решением, вопреки мнению Поваляева О.А., нарушаются законные права и интересы общества "Учебное оборудование" как подателя соответствующего возражения, требования общества обоснованы и подлежат удовлетворению.

В рамках устранения допущенного нарушения суд считает необходимым обязать Роспатент рассмотреть возражение, послужившее основанием для принятия Роспатентом оспоренного в суде решения, повторно, с учетом решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.12.2016 N 2012143388/12 (2500038) как несоответствующее требованиям пунктов 1, 4 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" от 28.07.2016 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2500038.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" 3 000 (три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Учебное оборудование" из федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей излишне уплаченной государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев