Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 г. N С01-505/2017 по делу N СИП-523/2016 Решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным спорного патента на полезную модель оставлено без изменения, поскольку заказчик не доказал, что ему принадлежит право на получение спорного патента на полезную модель и исключительное право на полезную модель наряду с подрядчиком (исполнителем)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2017 г. N С01-505/2017 по делу N СИП-523/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 июля 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" (ул. Кирова, д. 93, корп. Инженерный, каб. 220, г. Магнитогорск, Челябинская обл., 455000, ОГРН 1167456074114) на решение Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу N СИП-523/2016 (судьи Снегур А.А., Силаев Р.В., Тарасов Н.Н.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "УралТермоКомплекс" (ул. Посадская, д. 23, офис 306, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 620102, ОГРН 1026604939976) о признании недействительным патента Российской Федерации N 160819 на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" - Толстых С.А. (по доверенности от 14.09.2016 N 168), Некрасова Н.В. (по доверенности от 28.06.2017 N 124).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" (далее - общество "Механоремонтный комплекс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "УралТермоКомплекс" (далее - общество "НПК "УралТермоКомплекс") о признании недействительным патента Российской Федерации N 160819 на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки" в части отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя общества "Механоремонтный комплекс".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 исковые требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Механоремонтный комплекс", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда от 06.04.2017 отменить и удовлетворить иск в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы считает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что право на получение патента в рамках заключенного договора подряда от 23.12.2013 N 23.12-13 (далее - договор подряда, договор) принадлежит только подрядчику.

Заявитель полагает, что в силу положений статьи 1371 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ему принадлежит право на получение патента Российской Федерации N 160819 на полезную модель, поскольку заключенным с обществом "НПК "УралТермоКомплекс" договором предусмотрено создание устройства по термической обработке валков станов холодной прокатки; технические решения и рабочие проекты содержат все признаки, приведенные в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 160819, а наличие таких признаков подтверждается соответствующим экспертным заключением.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что он не был уведомлен о предоставлении правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 160819 и указывает, что данный патент получен обществом "НПК "УралТермоКомплекс" уже после получения оплаты от заявителя за технический и рабочий проект, разработка которого предусматривалась заключенным с ответчиком договором подряда.

В дополнении к кассационной жалобе указывается, что только факт исполнения договора подряда является единственным необходимым условием для возникновения у заявителя права на получение патента на спорную полезную модель.

Ответчик и третье лицо отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представители истца поддержали в полном объеме доводы, изложенные в кассационной жалобе и дополнении к ней, и просили решение суда первой инстанции отменить.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в их адреса копий определения о принятии кассационной жалобы к производству, определения об исправлении технической описки, посредством отправления телеграммы, телефонограммы и публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Роспатент направил ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, между обществом "Механоремонтный комплекс" (заказчиком) и обществом "НПК "УралТермоКомплекс" (подрядчиком) заключен договор подряда, согласно пункту 2.1 которого подрядчик обязуется осуществить собственными или привлеченными силами комплекс работ по проектированию и поставке оборудования для проведения термической обработки рабочего слоя рабочих валков для станов холодной прокатки с технологическим обеспечением в соответствии с техническим заданием (приложение N 1) и техническим описанием (приложение N 2).

Согласно разделам 10 и 11 договора подряда и приложению N 3 к нему осуществление всех этапов работ, в том числе разработки проектной документации, технологической документации, поставки оборудования и материалов, монтаж оборудования, пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, оформляется актами сдачи-приемки выполненных работ, подписываемыми сторонами договора.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2016 по делу N А60-30997/2016 установлено, что договор подряда является действующим, а в рамках его исполнения подрядчик осуществил разработку проектной и рабочей документации, поставку необходимых оборудования и материалов, что подтверждается подписанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ и товарными накладными.

Вместе с тем в результате приемо-сдаточных испытаний оборудования проектные показатели, предусмотренные техническим заданием, не были достигнуты, в связи с чем результат работ заказчиком принят не был (не подписаны акты по монтажу оборудования, пусконаладочным работам и приемо-сдаточным испытаниям). Поэтому заказчик принял решение о доработке оборудования силами третьих лиц, о чем уведомил подрядчика.

Подрядчик 13.11.2014 подал заявку N 2014145725 в Роспатент на выдачу патента на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", по результатам рассмотрения которой был выдан патент N 160816 на полезную модель с указанием в нем в качестве единственного патентообладателя общества "НПК "УралТермоКомплекс".

Как следует из экспертного заключения заведующего кафедрой "Технологии металлургии и литейных процессов" Магнитогорского государственного технического университета, в чертежах, включенных в рабочий и технический проекты, разработанные в процессе исполнения договора подряда, содержатся все признаки, приведенные в формуле полезной модели "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", защищенной патентом Российской Федерации N 160816.

Данный вывод эксперта сторонами не оспаривался.

Общество "НПК "УралТермоКомплекс" 20.05.2016 обратилось к обществу "Механоремонтный комплекс" с претензией N 111246, в которой, помимо требования об оплате стоимости фактически выполненных работ, также потребовало прекратить нарушение своих прав патентообладателя на полезную модель по патенту Российской Федерации N 160816.

Общество "Механоремонтный комплекс", полагая, что, исходя из условий договора подряда, оно также имело право на получение патента на полезную модель "Устройство для термической обработки рабочих валков станов холодной прокатки", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что заключенный между истцом и ответчиком договор подряда не предусматривает условий, позволяющих признать право на получение патента и исключительное право именно на спорную полезную модель принадлежащими совместно подрядчику и заказчику.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей истца, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 этого Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Принимая во внимание, что заявка о выдаче патента на спорную полезную модель была подана 13.11.2014, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1371 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

Таким образом, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда может принадлежать заказчику, если договор прямо предусматривал их создание либо - если их создание не было прямо предусмотрено - в случаях и порядке, предусмотренном договором.

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что правовой режим спорного результата интеллектуальной деятельности, созданного в ходе проведения опытно-конструкторских работ, определяется исходя из положений статьи 1371 ГК РФ с учетом условий договора подряда.

Суд первой инстанции, учитывая указанные нормы права и условия договора подряда, установил, что договор подряда прямо не предусматривает создания спорной полезной модели, однако сторонами не отрицается, что соответствующий технический результат был создан в рамках выполнения работ по данному договору. Условия, определяющие принадлежность прав на такие результаты интеллектуальной деятельности, содержатся в приложении N 1 к договору подряда, которое согласно пункту 19.7 договора подряда является его неотъемлемой частью.

Согласно разделу 6 приложения N 1 к договору подряда, если в результате проведения опытно-промышленной эксплуатации будет получен охраноспособный результат, то права на интеллектуальную собственность будут совместно принадлежать обществу "НПК "УралТермоКомплекс" и обществу "Механоремонтный комплекс".

При толковании данного условия договора суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оно относится не к любым результатам интеллектуальной деятельности, а только к тем из них, которые созданы на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для пересмотра указанного вывода суда.

Суд установил, что на момент рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции, поставленное по договору подряда оборудование не эксплуатируется ввиду неисполнения подрядчиком обязанностей по передаче заказчику ключей, паролей и необходимого для эксплуатации оборудования программного обеспечения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители общества "Механоремонтный комплекс" признавали, что на момент рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции оборудование, поставленное по договору подряда ответчиком - обществом "НПК "УралТермоКомплекс", не прошло приемо-сдаточные испытания и, соответственно, не началась его опытно-промышленная эксплуатация.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что содержащееся в разделе 6 приложения N 1 к договору подряда условие (создание охраняемого результата в процессе эксплуатации) в рассматриваемой ситуации отсутствует.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для пересмотра вывода суда первой инстанции о том, что указанные в договоре обстоятельства не наступили и истец как заказчик по договору подряда не приобрел право на получение патента на спорную полезную модель.

Положения пунктов 15.3 и 18.6 договора подряда не имеют отношения к рассмотренному судом первой инстанции спору по настоящему делу, так как указанные пункты договора не устанавливают и не определяют судьбу прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые по данному договору подряда.

Признавая это обстоятельство, общество "Механоремонтный комплекс" в кассационной жалобе указывает, что оно не было уведомлено подрядчиком о том, что поставляемое им оборудование защищено патентом N 160819 на полезную модель и патент был получен после принятия и оплаты заказчиком технического и рабочего проектов. Вместе с тем заявитель кассационной жалобы не указывает, каким образом эти обстоятельства опровергают выводы суда первой инстанции об отсутствии в договоре прямого указания о цели создания охраноспособного результата, а также о ненаступлении обстоятельств, с которыми договор связывает возможность возникновения совместных прав заказчика и подрядчика на такой результат.

Поскольку стадия опытно-промышленной эксплуатации, в отношении которой сформулировано условие, содержащееся в приложении N 1 к договору, не наступила, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что созданный в рамках договора результат указанным условием не охватывается.

Следовательно, к спорному результату интеллектуальной деятельности применяется общее правило пункта 1 статьи 1371 ГК РФ о принадлежности прав на получение патента и исключительное право на полезную модель, созданную при выполнении договора подряда.

Учитывая, что заказчик не доказал, что ему принадлежит право на получение спорного патента на полезную модель и исключительное право на спорную полезную модель наряду с подрядчиком (исполнителем) - обществом "НПК "УралТермоКомплекс", суд обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований заказчика.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к его несогласию с осуществленной судом оценкой представленных доказательств, основаны на неверном толковании норм права и не свидетельствуют о неправильном применении или толковании судом первой инстанции как норм материального права, так и условий договора подряда.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами суда первой инстанции в отношении оценки доказательств не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судом первой и апелляционной инстанций при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не находит безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При названных отсутствуют правовые основания для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2017 по делу N СИП-523/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Д.А. Булгаков