Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2017 г. по делу N СИП-241/2017 Требование заявителя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака удовлетворено, поскольку ответчиком не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 июля 2017 г. по делу N СИП-241/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 18 июля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной H.Л., судей - Булгакова Д.А., Лапшиной И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании "Полиформ С.п.А." / Poliform S.p.A. (Inverigo (СО), Via Montesanto 28 CAP 22044, Italy) к обществу с ограниченной ответственностью "Машиностроительное объединение "СОЮЗ" (ул. Курская, д. 21, Санкт-Петербург, 192007, ОГРН 1097847234539) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395558 в отношении товаров 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель компании "Полиформ С.п.А."/Poliform S.p.A. - Игнатович К.А. (по доверенности от 04.06.2015).

Иные лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, своих представителей не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Полиформ С.п.А."/Poliform S.p.A. (далее - Компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Машиностроительное объединение "СОЮЗ" (далее - Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395558 в отношении товаров 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель Компании.

Общество и Роспатент, извещенные о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечили.

До судебного заседания Роспатент представил в суд сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей Общества и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Компании ходатайствовал об уточнении заявленных требований, указал, что им сокращен перечень оспариваемых товарных позиций 20-го класса МКТУ, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении следующих позиций 20-го класса МКТУ: блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры.

Поскольку уточняя исковые требования, истец сократил перечень товарных позиций по сравнению с первоначальными, судебная коллегия полагает, что названное уточнение прав и иных интересов лиц, участвующих в деле, не нарушает. Уточнение подлежит принятию на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело - рассмотрению по уточненным требованиям.

Свою заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака Компания обосновывает тем, что основным видом ее деятельности является производство мебели и мебельной фурнитуры, а также реализация этих товаров.

Компания отметила, что она является ведущим производителем мебели, производит высококачественную продукцию. Коллекция Poliform включает системы и аксессуары для меблировки всего дома: шкафы, полки, кровати, кухни, диваны, кресла и т.п., а также комплектующие. Такой широкий ассортимент продукции стал возможным за счет использования универсальных систем при производстве мебели.

На территории Российской Федерации продукция Компании реализуется через представителей.

При этом истец просил принять во внимание, что он является правообладателем товарного знака Poliform по международной регистрации N 1102531, зарегистрированного в отношении товаров 20-го класса МКТУ, однако в предоставлении правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации было отказано в связи с противопоставлением оспариваемого товарного знака ответчика. Вместе с тем, для маркировки своей продукции Компания использует обозначение "Poliform", являющееся, в том числе, отличительной частью ее фирменного наименования.

Также Компания обратила внимание на то обстоятельство, что произведенный ею поиск сведений о наличии фактов использования правообладателем оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых Компанией товаров не дал никаких результатов.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "ПОЛИФОРМ" по свидетельству Российской Федерации N 395558, зарегистрированного в отношении ряда товаров 2, 8, 16, 20, 21, 22-го классов МКТУ.

В частности, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 20-го класса МКТУ: "барабаны немеханические неметаллические для гибких труб; блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; зажимы для канатов или труб пластмассовые; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; клапаны водопроводных труб пластмассовые; клапаны дренажных труб пластмассовые; ключи-карточки пластиковые [без кода]; колышки для палаток; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; предметы для подпорки бочек, а именно, подставки, опоры, стойки, лагери; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении части товаров 20-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно: "блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры".

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования товарного знака относится на ответчика.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В ходе установления однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (оказания услуг).

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что Компания осуществляет деятельность, связанную с производством и дальнейшей реализацией различной мебели, а также мебельной фурнитуры.

В подтверждение названных обстоятельств Компанией в материалы дела представлено Свидетельство о регистрации Компании, выданное Торгово-промышленной палатой сельского хозяйства "КОМО", согласно которому Компания начала деятельность в 1970 году, основным видом деятельности Компании является производство мебели.

По информации, размещенной на Интернет-ресурсе "Whois-серсис" Компания является администратором доменного имени "poliform.it".

На сайте, размещенном по указанному доменному имени, Компанией предлагается к продаже различная мебель, в том числе размещен каталог продукции и сети магазинов. Сайт имеет русскоязычную версию, где находится информация об открытии флагманских магазинов на территории Российской Федерации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

На мебель Компанией получен сертификат соответствия от 07.07.2009 N РОСС IT.АЯ46.В10832 (мебель для гардеробных, столы, столы журнальные, комоды, мебель для библиотек, стенки, шкафы, витрины, тумбы, стулья, кресла, диваны, пуфы, мебель для спальни).

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, от 19.05.2005 N 50.99.04.561.п.008356.05.05, производимая Компанией мебель соответствует санитарным правилам.

Реклама мебели осуществляется в таких журнальных изданиях, как "AD", "SALON INTERIOR", "ELLE DECORATION".

Компанией выдана агентская доверенность Сухареву В. (впоследствии изменено на консалтинговый и исследовательский центр

Европейского дизайна "Эмпорио Каза") от 01.01.2001 (с неограниченным сроком действия с подтверждением продления и внесением изменений 14.03.2003, 01.01.2004) на продвижение товара на территории, в том числе, Европейской части России.

Кроме того, Компанией представлен договор "о возобновлении договора октября 2006 года", заключенного между Компанией и Бюро Полиформ Москва (ранее - ООО "Велмис"), об открытии пункта продаж в Москве; инвойсы.

Также Компанией представлены распечатки с сайтов в сети Интернет, расположенных по доменным адресам poliform.spb.ru, poliform.moscow.ru, однако информации о том, какое лицо является администратором названных доменных имен, какое лицо размещает информацию о предложении к продаже мебели, истцом не представлено. Вместе с тем, информация на названных сайтах подтверждает предложение к продаже мебели Компании на территории Российской Федерации.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Компания фактически осуществляет деятельность, связанную с производством и дальнейшей реализацией товаров, относящихся к 20-му классу МКТУ, а именно мебель и различные комплектующие для нее. Кроме того, Компанией проводится работа, направленная на продвижение названных товаров с целью реализации на территории Российской Федерации.

Товары, для которых зарегистрирован товарный знак, и в отношении которых предъявлено требование в настоящем деле, являются либо тождественными товарам, которые производит Компания (различные виды мебели), либо однородными с ними по критерию главной вещи и принадлежности (различные комплектующие для мебели), либо однородными по критерию возможности отнесения их потребителем к одному производителю (карнизы, кольца для занавесей, ролики для занавесей и проч.).

Также Компанией представлены доказательства использования в своей деятельности словесного обозначения "poliform". Так, Компания осуществляет продвижение мебели под своим фирменным наименованием, включающим это словесное обозначение.

Кроме того, на имя Компании зарегистрирован словесный товарный знак "poliform" по международной регистрации N 1102531 для товаров 20-го класса МКТУ (мебель и комплектующие). Этому товарному знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, что следует из решения Роспатента от 19.07.2017. Основанием для отказа послужил оспариваемый товарный знак.

Впоследствии Компанией была подана национальная заявка на регистрацию словесного обозначения "poliform" в качестве товарного знака в отношении товаров 20-го класса МКТУ (N 2015701751). Решением Роспатента от 03.10.2016 в регистрации товарного знака по названной заявке было отказано вследствие наличия зарегистрированного товарного знака ответчика.

Таким образом, Роспатентом установлено сходство до степени смешения спорного товарного знака "ПОЛИФОРМ" ответчика и обозначения "poliform", используемого истцом в своей деятельности и на которое им испрашивалась правовая охрана на территории Российской Федерации (как для международного товарного знака, а также по национальной заявке), а также однородность товаров 20-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и, товаров 20-го класса МКТУ, которые были заявлены истцом на регистрацию.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента, касающимся сходства до степени смешения заявленного истцом обозначения и товарного знака ответчика, а также с выводом об однородности товаров 20-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров 20-го класса МКТУ, которые были заявлены истцом на регистрацию.

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Таким образом, судебная коллегия, оценив представленные Компанией доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, приходит к выводу о том, что она является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395558 в отношении товаров " "блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры" 20-го класса МКТУ, для которых названный знак зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении части товаров 20-го класса МКТУ не используется правообладателем в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака в указанной части подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (13.05.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 13.05.2014 по 12.05.2017 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Кодекса фирмой в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака для товаров 20-го класса МКТУ, в отношении которых заявлен настоящий иск, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования Компании о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395558 вследствие его неиспользования для товаров 20-го класса МКТУ, в отношении которых заявлен настоящий иск, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак (пункт 4 названной статьи).

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования компании "Полиформ С.п.А."/Poliform S.p.A. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 395558 в отношении следующих товаров 20-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: "блоки пластмассовые для штор; верстаки; гайки; держатели для занавесей [за исключением текстильных]; детали стержневые, крепежные; дюбели; заглушки для стенных отверстий; заклепки; замки [за исключением электрических]; карнизы для занавесей; ключи-карточки пластиковые [без кода]; кольца для занавесей; мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для занавесей; обстановка мебельная; пробки; ролики для занавесей; стеллажи; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; шарниры".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Машиностроительное объединение "СОЮЗ" в пользу компании "Полиформ С.п.А."/Poliform S.p.A. 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина