Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2017 г. по делу N СИП-292/2017 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2017 г. по делу N СИП-292/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление Texton Corporation LLC (160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, Delaware, 19904, USA) к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЕФ" (ул. Российская, д. 110, стр. 1, оф. 305, г. Челябинск, 454006, ОГРН 1047422036155) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 222720 в отношении товаров 12-го (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и 28-го (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения) классов Международной классификации товаров и услуг вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (наб. Бережковская, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель Texton Corporation LLC - Суворов К.А. (по доверенности от 09.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Texton Corporation LLC (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЕФ" (далее - общество "АЛЕФ", общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 222720 в отношении товаров 12-го (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и 28-го (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Названное исковое заявление мотивировано тем, что компания заинтересована в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения обозначение в своей предпринимательской деятельности, а именно в отношении товаров 12-го и 28-го классов МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

В судебном заседании представитель компании настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Общество и Роспатент извещены надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе посредством публичного размещения соответствующей информации в сети Интернет (http://kad.arbitr.ru) и уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), своих представителей в судебное заседание не направили.

Вместе с тем в отзыве на исковое заявление Роспатентом изложено ходатайство о рассмотрении настоящего дела в отсутствие его представителей.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "ПОЛАР" по свидетельству Российской Федерации N 222720 с приоритетом от 27.06.2000 зарегистрирован Роспатентом 24.09.2002 в отношении широкого перечня товаров и услуг на имя закрытого акционерного общества Торгово-промышленная компания "Полар".

В результате регистрации Роспатентом 05.03.2011 за N РД0077592 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 222720 является общество "АЛЕФ".

Компания, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 12-го и 28-го классов МКТУ, и полагая, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении перечисленных товаров.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении перечисленных товаров истец ссылается на то, что имеет законный интерес в использовании сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров.

В частности, истец и компания Поларис Корпорейшн Лимитед (Polaris Corporation Limited) 01.12.2016 заключили соглашение о производстве и поставке продукции, в соответствии с которым Поларис Корпорейшн Лимитед (Polaris Corporation Limited) обязуется производить и поставлять истцу продукцию под товарным знаком "POLAR", а именно гироскутеры, велосипеды, самокаты для взрослых, а также самокаты для детей на трех колесах, для распространения на территории стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС.

Данные обстоятельства подтверждаются копиями данного соглашения, а также дополнительных соглашений (спецификаций) к нему.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 44 Правил).

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), доминирование элемента в обозначении может быть вызвано как его более крупными размерами, так и более удобным для восприятия расположением в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций N 197).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, в состав которого входит словесный элемент "ПОЛАР", тогда как истец имеет намерение распространения на территории стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС, в том числе территории Российской Федерации, продукции под товарным знаком "POLAR".

Сравнив названные обозначения, суд приходит к выводу о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 222720 включает в себя доминирующий словесный элемент "ПОЛАР", тогда как истец имеет намерение использовать словесное обозначение "POLAR", которые, в свою очередь, являются тождественными по фонетическому и семантическому признакам, что обуславливает их сходство до степени смешения в целом.

Таким образом, компанией были совершены надлежащие подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Товары, в отношении которых компания имеет намерение использовать обозначение "POLAR" (гироскутеры, велосипеды, самокаты для взрослых, а также самокаты для детей на трех колесах), являются однородными товарам 12-го (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и 28-го (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения) классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что вышеперечисленные документы, исходя из принципов оценки доказательств, подтверждают факт заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 12-го (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и 28-го (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения) классов МКТУ, как лица, осуществившего необходимые подготовительные действия к использованию сходного до степени смешения обозначения с оспариваемым товарным знаком в своей деятельности (в отношении однородных товаров) на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (30.05.2017) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 30.05.2014 по 29.05.2017 включительно.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из материалов дела следует, что общество, надлежащим образом извещенное о судебном разбирательстве, в ходе судебного процесса доказательств использования в гражданском обороте спорного товарного знака суду не представило, равно как и отзыв с возражениями против заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно положениям частей 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, в том числе своевременно представлять доказательства, заявлять ходатайства, делать заявления. Злоупотребление процессуальными правами либо неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, могут привести к предусмотренным данным Кодексом неблагоприятным последствиям для этих лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Общество "АЛЕФ" распорядилось своими процессуальными правами добровольно, не представив суду доказательства в подтверждение своей правовой позиции: ответчиком не доказан факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 222720 в оспариваемой части, а также не представлены доказательства того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что обществом не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в испрашиваемой части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на общество "АЛЕФ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Texton Corporation LLC удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 222720 в отношении товаров 12-го (транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху) и 28-го (игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения) классов Международной классификации товаров и услуг.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЕФ" в пользу Texton Corporation LLC 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев