Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. N С01-642/2017 по делу N А68-10526/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, а поскольку в настоящем деле установлено нарушение исключительного права только на одно средство индивидуализации, то решение нижестоящих судов о снижении размера компенсации ниже минимального предела, установленного действующим законодательством, неправомерно

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. N С01-642/2017 по делу N А68-10526/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 августа 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618) на решение Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2017 по делу N А68-10526/2016 (судья Фрик Е.В.) и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2017 по тому же делу (судьи Афанасьева Е.И., Волкова Ю.А., Сентюрина И.Г.) по иску открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" к обществу с ограниченной ответственностью "Сладкий дом" (Одоевское ш., д. 93, лит. И, оф. 1, г. Тула, 300036, ОГРН 1027100600658) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей, при участии в судебном заседании представителя от открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Грабищев А.А. (доверенность N 77 АВ 9578741 от 12.01.2016), установил:

открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - фабрика) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сладкий дом" (далее - общество) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2017, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2017, исковые требования удовлетворены частично; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 60 000 рублей, в остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, фабрика, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов, изложенных в решении и постановлении, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит принятые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов кассационной жалобы фабрика ссылается на необоснованное применение судами правовых позиций, изложенных в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П) при исчислении размера взысканной компенсации. Считает, что при снижении компенсации за незаконное использование товарного знака не были учтены все обстоятельства дела. Отмечает, что судом не дана оценка степени виновности ответчика.

Отзыв на кассационную жалобу общество не представило.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель фабрики доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

При рассмотрении настоящего спора суды установили, что фабрика является правообладателем товарного знака "СКАЗКА SKAZKA" по свидетельству Российской Федерации N 19990, дата приоритета - 23.07.1999, дата регистрации - 26.02.2001, срок действия до 23.07.2019.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30-го класса МКТУ - кондитерские изделия; карамель; конфеты; шоколад; пралине; какао-продукты; кремы; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; мороженое; хлебобулочные изделия.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцом было установлено, что общество производит и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, а именно пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус клюквы, пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус абрикоса, пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус вишни, пряники заварные "Сказка" глазированные с начинкой.

Указанный факт подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, а именно: товарным и кассовыми чеками от 07.07.2015, подтверждающими покупку трех видов пряников - пряники "Сказка" с вишневой начинкой, пряники "Сказка" с клюквенной начинкой, пряники "Сказка" с абрикосовой начинкой; товарным чеком и квитанцией к приходному ордеру от 05.10.2016, подтверждающими покупку пряников заварных с начинкой.

Истец разрешения на использование зарегистрированного товарного знака ответчику не давал.

Полагая, что, осуществляя реализацию товара с использованием товарного знака, принадлежащего фабрике, ответчик допустил нарушение принадлежащего истцу исключительного права на указанный выше товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей (300 000 рублей х 4 нарушения).

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца в отношении товарного знака. Определяя размер компенсации, арбитражный суд принял во внимание характер допущенного нарушения и, учитывая правовую позицию, изложенную Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении N 28-П, признал заявленную истцом сумму компенсации несоразмерной, определил компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 60 000 руб. 00 коп. за два случая нарушения исключительных прав истца, а также распределил судебные расходы.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в силу следующего.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания (статья 1225 ГК РФ).

Как установлено пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно статье 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Исходя из заявленных истцом требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на один объект интеллектуальной собственности, рассчитанной истцом исходя из размера компенсации (300 000 рублей) за 4 факта нарушения (изготовление и реализация четырех видов пряников заварных "Сказка"), суммарный размер компенсации, заявленный ко взысканию, составил 1 200 000 рублей.

В пункте 36 Обзора судебной практики от 23.09.2015 разъяснено, что компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

То есть, компенсация на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ подлежит взысканию за каждый случай нарушения исключительных прав на товарный знак в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей. При этом из указанного пункта Обзора судебной практики от 23.09.2015 не следует, что при определении размера взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не подлежат учету другие факты незаконного использования товарного знака (в настоящем деле - производство пряников, маркированных товарным знаком истца).

Однако, вопреки приведенным нормам и разъяснениям высшей судебной инстанции, судами был установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак только при продаже пряников, маркированных товарным знаком истца, что свидетельствует о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанции статей 1252 и 1515 ГК РФ.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 Постановления N 28-П, положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации только в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Поскольку названные положения Конституционного Суда Российской Федерации применяются при наступлении гражданско-правовой ответственности в результате нарушения одним действием исключительного права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, то их применение судами в данном случае является необоснованном, так как в настоящем деле установлено нарушение исключительного права на одно средство индивидуализации - один товарный знак.

Также суд кассационной инстанции учитывает следующее.

В пунктах 43.2 и 43.3 Постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, частью 1 пункта 4 статьи 1515, частью 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В пункте 47 Обзора от 23.09.2015 также разъяснено, что при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Однако суды при разрешении настоящего спора неправильно применили положения статей 1252 и 1515 ГК РФ, неверно учли правовые позиции, изложенные в пункте 2 Постановления N 28-П и в пунктах N 43.2, 43.3 Постановления N 5/29, не установили характер допущенного нарушения, вид и способы нарушения исключительных прав на товарный знак, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установили какими доказательствами ответчик обосновывал и подтверждал необходимость снижения размера компенсации, не дали данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при установлении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 19990 и судебных расходов по уплате государственной пошлины, суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального права, не установили все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых решения и постановления в обжалуемой части с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального права определить размер компенсации, подлежащий взысканию, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2017 по делу N А68-10526/2016 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2017 по тому же делу отменить.

Дело N А68-10526/2016 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.М. Уколов