Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2017 г. N С01-699/2017 по делу N СИП-165/2016 Суд изменил решение суда первой инстанции, дополнительно прекратив правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении ряда услуг

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2017 г. N С01-699/2017 по делу N СИП-165/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 7 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 сентября 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" (Проектируемый проезд 4586-й, д. 4, стр. 13, этаж 4, ком. 14, Москва, 109380, ОГРН 5147746115094) на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 по делу N СИП-165/2016 (судьи Лапшина И.В., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" к обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Платина" (Краснопресненская наб., д. 12, Москва, 123610, ОГРН 1027739881091) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" - Семенов А.В. (по доверенности от 01.03.2017);

от общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Платина" - Тихонов А.В. (по доверенности от 09.02.2017 N 09/02/17) и Девицев Н.А. (по доверенности от 26.07.2017 N 26/07/17).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" (далее - общество "ПЛАТИУС", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Платина" (далее - банк "Платина", банк) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в отношении всех услуг 35, 36, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован (с учетом уточнений, принятых судом в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 по делу N СИП-165/2016 исковые требования удовлетворены частично:

досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; автоматизированное ведение файлов; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; актуализация рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; информация о деловой активности; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению бизн есом; консультативные службы по управлению делами; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; оценка деловых операций; подготовка платежных ведомостей; помощь по управлению бизнесом; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка рекламных материалов через почтовые ящики; реклама почтовыми средствами; реклама телевизионная; рекламные агентства; справки о деловых операциях; стимулирование сбыта [для третьих лиц]; экспертиза деловых операций", услуг 36-го класса МКТУ "обмен денег; финансовые оценки банковских операций; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; факторные операции; консультации по вопросам финансов; агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; информация по вопросам финансов; оценки финансовые", услуг 42-го класса МКТУ "профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; реализация товаров";

в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ПЛАТИУС", ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении от 09.06.2017, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также на нарушение судом норм материального и процессуального права при принятии решения, просит это решение отменить.

Кассационная жалоба мотивирована тем, что при исследовании заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака суд ошибочно исходил из необходимости установления лишь тех услуг, которые истец фактически оказывает. Общество "Платиус" полагает, что в данном случае необходимо было учитывать судебные акты по делу N А40-580060/2015, в котором суды, запрещая обществу использование обозначений, сходных до степени смешения в том числе с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 257564, исходили из того, что общество "ПЛАТИУС" уже оказывает все перечисленные в свидетельстве на этот товарный знак услуги либо осуществляет приготовления к их оказанию.

Также истец оспаривает выводы суда о доказанности банком "Платина" использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков; выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; хранение в сейфах" и услуги 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов".

Отзывы на кассационную жалобу банком "Платина" и Роспатентом не представлены.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель истца поддержал содержащиеся в кассационной жалобе доводы.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил. Кассационная жалоба рассмотрена в его отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам (04.09.2017) был объявлен перерыв до 07.09.2017 до 15:00 часов. После перерыва судебное заседание было продолжено при участии тех же представителей.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены, в частности, производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора судебной практики).

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Указанные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, банк является правообладателем словесного товарного знака "PLATINUM" по свидетельству Российской Федерации N 257564, зарегистрированного для следующих услуг:

услуг 35-го класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; автоматизированное ведение файлов; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; актуализация рекламных материалов; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; аукционная продажа; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация о деловой активности; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению бизнесом; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; манекены; маркетинговые исследования; машинописные работы; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на газеты [третьих лиц]; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; оформление витрин; оценка деловых операций; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных ведомостей; помощь по управлению бизнесом; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка рекламных материалов через почтовые ящики; реклама почтовыми средствами; реклама телевизионная; рекламные агентства; репродуцирование документов; секретарское обслуживание; систематизация информации в машинных базах данных; служба телефонных ответчиков; составление налоговых деклараций; составление отчетов о состоянии счетов; составление рекламных полос в печатных изданиях; составление составов из товарных вагонов с помощью компьютеров; справки о деловых операциях; стенографическое обслуживание; стимулирование сбыта [для третьих лиц]; управление гостиницами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров; услуги по переселению предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; фотокопирование; экспертиза деловых операций";

услуг 36-го класса МКТУ "банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; выдача дорожных чеков; финансовые оценки банковских операций; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; проверка подлинности чеков; хранение в сейфах; хранение ценностей; клиринг; факторные операции; финансовая деятельность, включая финансирование; финансовый анализ; финансовый менеджмент; инвестирование; капиталовложения; консультации по вопросам финансов; финансовое спонсорство; агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; информация о биржевых котировках; информация по вопросам финансов; лизинг; налоговая экспертиза; операции биржевые с ценными бумагами; организация взаимных фондов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые; сбор благотворительных средств; организация сбора денег и подписей; страхование, в том числе страхование жизни; страхование от несчастных случаев; страхование от болезней; страхование от пожаров; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; морское страхование; оценки финансовые в области страхования; услуги актуариев; операции с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; услуги посредников по аренде недвижимого имущества; страхование; сдача в аренду недвижимого имущества, в том числе квартир и нежилых помещений; взимание арендной платы; управление недвижимым имуществом; управление жилым фондом; агентства по операциям с недвижимым имуществом; услуги квартирных бюро; маклерство; службы по выплате пенсий; опекунство, услуги, связанные с попечительством; услуги таможенных агентств; аренда ферм, сельскохозяйственного производства";

услуг 42-го класса МКТУ "восстановление компьютерных данных; компьютерный системный анализ; консультации по вопросам безопасности; прокат компьютеров; прокат программных продуктов; промышленный и художественный дизайн; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; услуги по использованию запатентованных изобретений; реализация товаров".

Общество "Платиус", ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что указанный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, предшествовавших дате подачи иска, обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении всех услуг 35, 36, 42-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил:

1) из доказанности обществом "ПЛАТИУС" своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении следующих услуг:

услуг 35-го класса МКТУ "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; автоматизированное ведение файлов; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; актуализация рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; информация о деловой активности; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению бизнесом; консультативные службы по управлению делами; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинговые исследования; оценка деловых операций; подготовка платежных ведомостей; помощь по управлению бизнесом; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; прогнозирование экономическое; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; рассылка рекламных материалов через почтовые ящики; реклама почтовыми средствами; реклама телевизионная; рекламные агентства; справки о деловых операциях; стимулирование сбыта [для третьих лиц]; экспертиза деловых операций";

услуг 36-го класса МКТУ "банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков; выпуск кредитных карточек; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; финансовые оценки банковских операций; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; факторные операции; финансовая деятельность, включая финансирование; консультации по вопросам финансов; агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; информация по вопросам финансов; оценки финансовые";

услуг 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; реализация товаров";

2) из отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих фактическое использование банком "Платина" принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг:

всех вышеназванных услуг 35-го класса МКТУ;

услуг 36-го класса МКТУ "обмен денег; финансовые оценки банковских операций; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; факторные операции; консультации по вопросам финансов; агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; информация по вопросам финансов; оценки финансовые";

услуг 42-го класса МКТУ "профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; реализация товаров".

Отказывая в удовлетворении исковых требований в остальной части, суд первой инстанции исходил из недоказанности истцом заинтересованности в этой части, а также доказанности ответчиком использования товарного знака в отношении следующих услуг:

услуг 36-го класса МКТУ - банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков; выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; хранение в сейфах;

услуг 42-го класса МКТУ - прокат программных продуктов.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав представителей сторон, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта проверяется судом кассационной инстанции в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе.

Содержащийся в кассационной жалобе довод о том, что при исследовании заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака суд ошибочно исходил из необходимости установления лишь тех услуг, которые истец фактически оказывает, не может быть принят во внимание ввиду следующего.

При анализе заинтересованности истца судом первой инстанции было учтено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 по делу N А40-58060/2015 как имеющее преюдициальное значение для истца и ответчика по настоящему делу.

Суд первой инстанции исходил из того, что Девятым арбитражным апелляционным судом при принятии постановления от 03.03.2016 по названному делу установлено, что общество "ПЛАТИУС" осуществляет рекламу, продвижение и обслуживание мобильной платежной системы "PLATIUS", которая "обеспечивает возможность взаимодействия не только с гостями, уже пришедшими в ресторан, но и активно привлекает новых гостей, используя популярные социальные сети, а также обладает встроенными механизмами для увеличения среднего чека", "повышает выручку", "побуждает гостя: ходить чаще, платить больше и приводить своих друзей" ("у вашего гостя появляется электронный кошелек вашего ресторана, и заинтересованность повышать свой ранг", "Гость может оплатить чек бонусами и банковской картой, прямо с мобильного телефона. Уменьшая оборот наличных денег, вы уменьшаете потенциальные злоупотребления кассиров и ускоряете обслуживание", "Вы получаете мощнейший инструмент управления отношениями с клиентами посредством личного кабинета, настраивая акции и рассылки. Гости размещают информацию о вашей акции у себя на странице в соцсетях и получают дополнительные бонусы от заказов своих друзей", "Система отчетов делает систему лояльности прозрачной и эффективной. Поведение гостей и доходы представлены в наглядных и информативных таблицах, цифрах и графиках"). Разработчиком мобильной платежной системы "PLATIUS", которая позволяет осуществлять платежи в предприятиях общественного питания через мобильные устройства и накапливать бонусные баллы, является закрытое акционерное общество "АЙКО". Исключительные права на программу для ЭВМ "Комплексный программный продукт для ЭВМ", используемую в рамках сервиса iiko.net для реализации "Системы лояльности покупателя в ресторанных и розничных сетях с использованием web-серверов, устройств мобильной связи и терминалов в точке продаж" на основании договора от 23.12.2014 б/н отчуждены обществу "ПЛАТИУС" (страницы 12-13 решения по настоящему делу).

Согласно резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 по делу N А40-58060/2015 обществу "ПЛАТИУС" запрещено использовать в любой форме, в том числе в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими банку согласно свидетельствам Российской Федерации N 160227, 257564, 257703, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки банка, а также для однородных работ, услуг, а именно при оказании услуг по менеджменту в сфере бизнеса, услуг по стимулированию сбыта (для третьих лиц), предоставление программного продукта по лицензии и финансовой деятельности, в том числе при использовании системы мобильных платежей для банковских карт.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным в обращении в суд на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Таким образом, подтверждением заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является не сам по себе запрет использования товарного знака, а установленные судом товары, производимые и распространяемые лицом, и услуги, оказываемые лицом. С учетом этого и можно сделать вывод о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

Именно в отношении этих обстоятельств применена судом первой инстанции норма части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяющая, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

С учетом этого суд первой инстанции при разрешении вопроса о заинтересованности общества "ПЛАТИУС" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака исходил из того, что указанное общество оказывает предприятиям общественного питания и розничной торговли услуги, связанные с реализацией сервиса лояльности потребителей и стимулирования сбыта при продвижении товаров и услуг, что, по своей сути, является маркетинговыми услугами, а также услугами управления (помощи в управлении) промышленными, коммерческими предприятиями, операциями, финансовыми услугами, связанными с денежными расчетами, в том числе с использованием платежных (банковских) карт (с. 13 решения суда).

В результате установления этих обстоятельств суд пришел к выводу о заинтересованности общества "ПЛАТИУС" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеназванных услуг и услуг, однородных им.

Также следует отметить, что вопрос о том, на оказание каких услуг может быть направлен коммерческий интерес общества "Платиус" исходя из преюдициального значения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 по делу N А40-58060/2015, уже ранее был предметом рассмотрения Суда по интеллектуальным правам - в делах N СИП-204/2016, СИП-233/2016 и СИП-234/2016.

Высшей судебной инстанцией неоднократно высказывалась правовая позиция, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело.

В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод (пункт 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств", пункт 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"). Такой подход согласуется с правоприменительной практикой и направлен на реализацию принципов стабильности и непротиворечивости судебных актов.

В настоящем деле суд первой инстанции на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2016 по делу N А40-58060/2015 пришел к тем же выводам, что и суды по ранее рассмотренным делам.

Кроме того, судом первой инстанции были учтены доказательства (лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ от 27.04.2016, Правила участия в Системе мобильных платежей, бонусов и подарков "Plazius", генеральная лицензия на осуществление банковских операций N 1481, информация с сайтов http://cbr.ru, bankir.ru, platina.ru, banki.ru, Условия ПАО Сбербанк по осуществлению периодических переводов денежных средств со счетов банковских карт в пользу ООО "ПЛАТИУС"), представленные в настоящее дело и исходя из содержания судебных актов не представлявшиеся обществом "Платиус" в материалы ранее рассмотренных дел.

Учитывая, что в настоящем деле обществом "Платиус" представлен больший объем доказательств, в том числе подтверждающий аффилированность истца с ПАО Сбербанк, суд первой инстанции признал истца заинтересованным в отношении большего объема услуг, чем по ранее рассмотренным делам.

При этом суд первой инстанции также правомерно принял во внимание, что иные услуги, указанные в перечне регистрации спорного товарного знака, либо не осуществляются истцом и подготовка к их осуществлению в будущем не нашла подтверждения в материалах дела, либо не являются однородными его деятельности в силу специфичности таких услуг, в том числе обусловленной необходимостью получения соответствующих разрешений на ее осуществление (лицензий), которыми истец не располагает.

Так, клиринговая, страховая деятельность и профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию (статья 49 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", статья 26 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", статья 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что соответствующие обстоятельства правомерно приняты судом первой инстанции во внимание, поскольку в силу специфичности перечисленных видов деятельности, специальной правоспособности субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленных ограничений на осуществление иных видов деятельности такими субъектами у потребителя соответствующих услуг не должно возникнуть ложного представления о лице, непосредственно оказывающем клиринговые, страховые услуги и услуги на рынке ценных бумаг.

Установленное судом первой инстанции отсутствие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в соответствующей части услуг 35, 36, 42-го классов МКТУ явилось самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска в соответствующей части.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Отказывая в удовлетворении иска в части услуг 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов" в связи с доказанностью использования оспариваемого товарного знака в отношении данных услуг, суд первой инстанции сослался на имеющийся в материалах дела договор банковского обслуживания с использованием Сети "CyberFT" от 06.08.2015 N FT-159/15, заключенный между банком "Платина" (банком) и Акционерным коммерческим банком "РосЕвроБанк" (клиентом), а также на заверенную работником банка сводную ведомость по операциям, производимым банком по лицевому счету клиента.

Суд указал, что по условиям этого договора банк принимает на себя обязательства предоставить клиенту услугу по дистанционному доступу к его счету/счетам, путем приема и исполнения электронного документа клиента, а также направлять клиенту соответствующие электронные документы через Сеть "CyberFT", а клиент обязуется оплачивать банку предоставленные услуги. При этом услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием платформы "CyberFT" маркируются товарным знаком "PLATINUM".

Суд также отметил, что сеть "CyberFT" представляет собой систему электронного документооборота, совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для обмена юридически значимыми электронными документами и обеспечивающая информационное и технологическое взаимодействие клиента с банком.

Между тем установленные судом обстоятельства, касающиеся характера и содержания услуг, оказываемых ответчиком в рамках договора от 06.08.2015 N FT-159/15, относятся к предоставлению клиенту услуги по дистанционному доступу к его счету/счетам, путем приема и исполнения электронного документа клиента, в то время как условий о предоставлении ответчиком клиенту экземпляров каких-либо программных продуктов во временное владение и пользование за плату (прокат) в данном договоре не содержится и судом первой инстанции не выявлено.

Условие договора о том, что электронный документооборот клиента с банком осуществляется с использованием платформы "CyberFT", вопреки мнению суда первой инстанции, само по себе не означает, что именно банк "Платина" предоставляет своим клиентам экземпляры соответствующего программного обеспечения.

При этом прокат программных продуктов представляет собой одно из правомочий, входящих в состав исключительного права правообладателя программы для ЭВМ (подпункт 5 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). Как таковой он может осуществляться либо правообладателем, либо лицом, которому такое правомочие предоставлено на основании лицензионного договора.

При этом в отношении наличия у банка "Платина" исключительного права на какие-либо программы для ЭВМ, использующиеся в рамках платформы "CyberFT", либо права использования каких-либо программ по лицензионному договору банком доказательства не представлялись.

Доказанность использования ответчиком спорного товарного знака при оказании услуг по переводу денежных средств в системе электронных расчетов обоснована судом ссылкой на договор об осуществлении безналичных расчетов при переводе денежных средств от 17.05.2015 N 150717/1, заключенный между банком "Платина" (банком) и обществом с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" (поставщиком), согласно которому банк осуществляет банковскую операцию - перевод денежных средств плательщиков в адрес поставщика.

Однако суд не учел, что данный договор является консенсуальным. Само его заключение не означает, что услуги по переводу денежных средств фактически оказывались ответчиком. При этом для целей статьи 1486 ГК РФ значение имеет использование товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ (на это обращено внимание и в пункте 38 Обзора судебной практики). Ответчиком же не представлялись доказательства фактического исполнения данного договора.

При отсутствии таких доказательств у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для вывода о доказанности использования товарного знака в отношении услуги по переводу денежных средств в системе электронных расчетов.

Довод заявителя кассационной жалобы о несоответствии имеющимся в деле доказательствам вывода суда первой инстанции о доказанности использования спорного товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ "выпуск кредитных карточек", "обслуживание по кредитным карточкам" также следует признать обоснованным.

В обоснование вывода о доказанности использования товарного знака в отношении этих услуг суд первой инстанции сослался на следующие доказательства: договор на открытие и ведение банковского счета от 06.08.2015 N 3037/RUR/06, по условиям которого, как указано в решении суда, банк открывает клиенту специальный банковский счет для осуществления операций по зачислению или списанию денежных средств; договор от 17.05.2015 об осуществлении безналичных расчетов при переводе денежных средств, заключенный между банком "Платина" (банком) и обществом с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" (поставщиком), согласно которому банк осуществляет банковскую операцию - перевод денежных средств плательщиков в адрес поставщика; анкету-заявление о предоставлении банковской расчетной карты от 01.09.2015; выписку по операциям, совершенным с указанной банковской картой, а также наличие копии перевыпущенной карты. Кроме того, суд указал на то, что в судебном заседании демонстрировалась банковская карта с обозначением "PLATINUM".

Между тем данные обстоятельства, установленные судом первой инстанции в результате исследования и оценки этих доказательств, касающиеся открытия клиенту банка "Платина" банковского счета для осуществления операций по зачислению или списанию денежных средств и выдачи банковской расчетной карты, подтверждают оказание последним услуг по обслуживанию дебетовых карточек, но не выпуск и обслуживание кредитных карточек.

При этом "выпуск кредитных карточек", "обслуживание по кредитным карточкам" и "обслуживание по дебетовым карточкам" являются различными видами деятельности, отраженными для целей индивидуализации оказываемых услуг в 36-м классе МКТУ.

Как разъяснено в пункте 41 Обзора судебной практики, для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Таким образом, на ответчика возложена процессуальная обязанность доказать использование товарного знака в отношении каждой услуги, в отношении которой зарегистрирован спорный товарный знак и испрашивается досрочное прекращение его правовой охраны.

С учетом этого подтверждение ответчиком оказания услуг по обслуживанию дебетовых карточек само по себе не свидетельствует об оказании им и услуг по выпуску и обслуживанию кредитных карточек, в связи с чем оснований для отказа в иске в этой части у суда первой инстанции также не имелось.

Исходя из изложенного правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 подлежала прекращению в отношении услуг 36-го класса МКТУ "выпуск кредитных карточек; обслуживание по кредитным карточкам; услуги по переводу денежных средств в системе электронных расчетов" и услуг 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов".

В то же время довод общества "ПЛАТИУС" о необоснованности выводов суда о доказанности банком "Платина" использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков", мотивированный отсутствием доказательств фактического оказания ответчиком этих услуг, президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащим отклонению, поскольку в результате исследования судом первой инстанции вышеуказанных доказательств - договоров от 06.08.2015 N 3037/RUR/06 и от 17.05.2015, анкеты-заявления о предоставлении банковской расчетной карты от 01.09.2015, выписки по операциям, совершенным с банковской картой, копии перевыпущенной карты суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности фактического оказания ответчиком данной услуги с использованием спорного обозначения в качестве товарного знака.

Рассматриваемый довод истца, сводящийся к его несогласию с выводами суда первой инстанции относительно установленных обстоятельств спора и доказательственного значения документов, представленных ответчиком, их соответствия критериям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, подлежит отклонению, поскольку направлен на их переоценку, что не допускается в суде кассационной инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

При этом довод истца о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства оказания услуг сберегательных банков президиумом Суда по интеллектуальным правам также отклоняется.

Как неоднократно отмечалось президиумом Суда по интеллектуальным правам, доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2016 N 300-ЭС16-14307 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства), от 18.07.2016 N СИП-605/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2016 N 300-ЭС16-14267 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства) и от 17.02.2017 по делу N СИП-207/2016).

В данном случае правовая охрана предоставлена в отношении услуги "банковские услуги, в том числе услуги сберегательных банков". Таким образом, услуги сберегательных банков не являются самостоятельными услугами исходя из того, в отношении каких услуг предоставлена правовая охрана в настоящем случае.

При этом оказание банковских услуг судом первой инстанции признано доказанным.

Также не может быть принят во внимание довод общества "ПЛАТИУС" о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении услуги 36-го класса МКТУ "хранение в сейфах", в обоснование которого общество ссылается на то, что представленный в подтверждение оказания данной услуги договор аренды сейфовой ячейки от 04.06.2015 N 823, заключенный между банком "Платина" (банком) и Марковой И.В. (арендатором), свидетельствует о заключении именно договора аренды сейфовой ячейки, но не хранения в сейфе.

МКТУ предназначена для классификации товаров и услуг в первую очередь с точки зрения потребителей и как международный акт может оперировать обобщенными категориями. При этом МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия товарных позиций с точки зрения национального законодательства. Суд первой инстанции должен сам на основе имеющихся в материалах дела доказательств оценить, к какой позиции из числа поименованных в МКТУ следовало отнести конкретный товар (услугу).

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 по делу N СИП-207/2016 и от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015.

В данном случае президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что перечень услуг 36-го класса, предусмотренный 10-й редакцией МКТУ, содержит услугу "хранение в сейфах", не предусматривая при этом такой услуги, как "аренда сейфовых ячеек", в связи с чем содержащаяся в свидетельстве на оспариваемый товарный знак услуга "хранение в сейфах" в терминологии МКТУ может охватывать в том числе услуги по аренде сейфовых ячеек.

С учетом этого различие понятий аренды сейфовой ячейки и хранения в сейфах исходя из российского законодательства, на что истец обращает внимание в своей кассационной жалобе, в рассматриваемом случае правового значения не имеет.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что поскольку судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но судом неправильно применена норма права, суд кассационной инстанции на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об изменении решения суда первой инстанции, дополнительно прекратив правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 257564 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "выпуск кредитных карточек; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов" и услуги 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов".

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, подлежат взысканию с банка "Платина" на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2017 по делу N СИП-165/2016 изменить.

Абзацы четвертый и пятый резолютивной части решения изложить в следующей редакции:

"услуг 36-го класса МКТУ "выпуск кредитных карточек; обмен денег; обслуживание по кредитным карточкам; финансовые оценки банковских операций; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; предоставление ипотечных ссуд; предоставление ссуд с погашением в рассрочку; факторные операции; консультации по вопросам финансов; агентства по инкассации долгов; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; информация по вопросам финансов; оценки финансовые";

услуг 42-го класса МКТУ "прокат программных продуктов; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; реализация товаров".".

В остальной части решение суда оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Платина" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.В. Голофаев