Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2017 г. по делу N СИП-131/2017 Суд отказал в иске о признании действий общества, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки, актом недобросовестной конкуренции, поскольку истцом не был доказан факт наличия между ним и ответчиком конкурентных отношений на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 сентября 2017 г. по делу N СИП-131/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 26 сентября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" (Малый Гнездиковский пер., д. 12, оф. 8, Москва, 125009, ОГРН 1027700317292) о признании действий общества с ограниченной ответственностью "БАСТИОН М.С." (ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, Москва, 115201, ОГРН 1037739358821), связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 404204 и N 493730 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "АМС Лаборатория" (ул. Талалихина, д. 1, корп. 3, пом. 8, оф. 4, Москва, 109029, ОГРН 1137746772635), Федеральная антимонопольная служба (ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Москва, 125993, ОГРН 1047796269663).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" - Орешина В.А. (по доверенности от 11.08.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "БАСТИОН М.С." - Стеценко В.В. (по доверенности от 09.08.2017), Лабзин М.В. (по доверенности от 09.08.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "АМС Лаборатория" - Гершун Н.Н. (по доверенности от 03.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" (далее - общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о признании действий общества с ограниченной ответственностью "БАСТИОН М.С." (далее - общество "БАСТИОН М.С."), связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 404204 и N 493730 со словесным элементом "ХОЛОДОК" в отношении товаров "карамели; конфеты; конфеты мятные" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), актом недобросовестной конкуренции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "АМС Лаборатория" (далее - общество "АМС Лаборатория") и Федеральная антимонопольная служба (далее - антимонопольный орган).

В судебное заседание явились представители общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", общества "БАСТИОН М.С." и общества "АМС Лаборатория".

Антимонопольный орган, извещенный о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей в суд не обеспечил.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей антимонопольного органа в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества " "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" поддержал заявленное исковое требование, просил его удовлетворить.

Представители общества "БАСТИОН М.С." возражали против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях.

Представитель общества "АМС Лаборатория" сообщил, что не имеет каких-либо пояснений по существу заявленного требования.

Как следует из искового заявления, общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", ссылаясь на положения подпункта 9 статьи 4, части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), указало, что, по его мнению, действия общества "БАСТИОН М.С.", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 404204 и N 493730 в отношении товаров "карамель; конфеты и конфеты мятные" 30-го класса МКТУ, образуют акт недобросовестной конкуренции.

Так, общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" полагает, что названные действия общества "БАСТИОН М.С." направлены на получение им преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, что свидетельствует о недобросовестной цели приобретения исключительных прав на спорные товарные знаки.

При этом общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" указывает на то обстоятельство, что задолго до дат приоритета спорных товарных знаков обозначение "ХОЛОДОК" получило широкую известность и распространение на территории СССР и РСФСР, относилось к определенному виду (сорту) конфет с мятным вкусом и не имело какой-либо привязки к конкретному производителю. В подтверждение названного обстоятельства обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в материалы дела были представлены различные распечатки из сети "Интернет", где потребители оставляли комментарии о своих воспоминаниях о конфетах "Холодок", производимых в периоды СССР и РСФСР, а также постановление Секретариата Всесоюзного Центрального Совета и Профессиональных Союзов Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18.02.1986 N 55/4-85, в котором среди прочего устанавливались требования к работам, касающимся изготовления таблеток типа "Холодок".

Исходя из изложенного, истец полагает, что общество "БАСТИОН М.С.", зарегистрировав спорные товарные знаки, решил воспользоваться широкой известностью обозначения "ХОЛОДОК" в отношении карамели (мятных конфет), осознавая стойкую ассоциативную связь указанного обозначения у потребителя со вкусом и иными свойствами конфет "Холодок", производимых ранее иными производителями.

Также общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" отметило, что общество "БАСТИОН М.С." на момент осуществления действий по приобретению исключительных прав на товарные знаки не могло не знать о широком использовании обозначения "ХОЛОДОК" в отношении мятных карамельных конфет множеством иных хозяйствующих субъектов-конкурентов. Регистрация же обществом "БАСТИОН М.С." обозначения "ХОЛОДОК" в качестве товарного знака очевидно влечет за собой причинение убытков этим субъектам-конкурентам.

В качестве подтверждения широкого использования обозначения "Холодок" в отношении продукции - карамели и конфет иными хозяйствующими субъектами обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в материалы дела были представлены распечатки различных интернет-сайтов, содержащих сведения о предложении к продаже конфет, маркированных обозначением "ХОЛОДОК".

Кроме того, как отмечает общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", о недобросовестности приобретения и использования спорных товарных знаков общества "БАСТИОНА М.С." свидетельствуют и факты осуществления активных действий по запрету третьим лицам использовать обозначение "ХОЛОДОК" применительно к производству и реализации продукции - мятных конфет.

В частности, истец указал на те обстоятельства, что обществом "БАСТИОН М.С." в Арбитражном суде города Москвы были предъявлены исковые требования о защите исключительных прав на спорные товарные знаки к хозяйствующим субъектам-конкурентам, осуществляющим реализацию кондитерских изделий (конфет и карамели) - обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" (дело N А40-718/17-15-5) и обществу с ограниченной ответственностью "ГРАМОТА" (дело N А40-2233 5/17-51-203).

На основании изложенного общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" полагает, что действия общества "БАСТИОН М.С." по приобретению и использованию спорных товарных знаков однозначно составляют акт недобросовестной конкуренции.

В отзыве на исковое заявление (31.07.2017) и письменных пояснениях (18.04.2017) общество "БАСТИОН М.С." просило отказать в удовлетворении искового заявления общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", полагая его незаконным и необоснованным.

В обоснование своих возражений общество "БАСТИОН М.С." указало на следующие обстоятельства.

В первую очередь, ответчик в отзыве указал на то обстоятельство, что при наличии обязанности общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в рамках искового производства доказать факт совершения действий обществом "БАСТИОН М.С.", составляющих акт недобросовестной конкуренции, по отношению к самому обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", последнее не представило в материалы дела каких-либо документов, которые могли бы подтвердить этот факт.

В отношении доводов о наличии других хозяйствующих субъектов-конкурентов, использовавших обозначение "ХОЛОДОК" при производстве и реализации конфет, общество "БАСТИОН М.С." отметило, что распечатки с различных интернет-сайтов, содержащих сведения о предложении к продаже конфет "ХОЛОДОК", представленные в материалы дела обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", не имеют никакого отношения к событиям 2008 года, не содержат какой-либо информации, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404204 какое-либо лицо использовало обозначение "ХОЛОДОК".

Отсутствие сведений о существовании каких-либо конкурентов общества "БАСТИОН М.С." на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404204, то есть при осуществлении обществом "БАСТИОН М.С." действий по приобретению исключительного права на этот товарный знак, по мнению последнего, свидетельствует об отсутствии у него цели получить какие-либо конкурентные преимущества, а, следовательно, и об отсутствии недобросовестной цели приобретения этого исключительного права.

В отзыве на иск общество "БАСТИОН М.С." пояснило, что в рамках осуществления им своей предпринимательской деятельности оно приобрело товарный знак "ХОЛОДОК" по свидетельству Российской Федерации N 147999 еще в 2003 году. При этом сам товарный знак был зарегистрирован в 1996 году с датой приоритета 20.09.1995. Правовая охрана указанного средства индивидуализации никем не оспаривалось на протяжении всего срока действия, который истек 20.09.2005 и не был продлен лишь по недосмотру правообладателя.

Впоследствии обществом "БАСТИОН М.С." в 2008 и 2012 годах были поданы заявки на регистрацию обозначений "ХОЛОДОК" с целью возобновления защиты своего законного интереса в индивидуализации производимой им продукции.

При этом общество "БАСТИОН М.С." пояснило, что фактическая деятельность по производству и реализации продукции (конфет), маркированных обозначением "ХОЛОДОК" осуществлялась с момента приобретения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 147999 до настоящего времени, не приостанавливаясь. В подтверждение названного обстоятельства обществом "БАСТИОН М.С." в материалы дела были представлены договоры поставки и товарные накладные, подтверждающие их исполнение, за период 2003 - 2016 годы, рецептуры, сертификаты соответствия, диплом 2008 года, договоры об изготовлении упаковки.

Кроме того, общество "БАСТИОН М.С." отметило, что в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности им были достигнуты соглашения с другими хозяйствующими субъектами, в соответствии с которыми контрагенты закупали у общества "БАСТИОН М.С." продукцию без упаковки, с целью их дальнейшей реализацией в своей разработанной упаковке, но с использованием обозначения "ХОЛОДОК" с согласия правообладателя.

Отдельно ответчик обратил внимание на то, что среди вышеназванных контрагентов выступают и те субъекты, которые были упомянуты обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в своем иске в качестве иных (независимых) производителей конфет "ХОЛОДОК", а именно:

общество с ограниченной ответственностью "Конфитрейд", общество с ограниченной ответственностью "АБВ Шоу Про".

В отношении иных упомянутых обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" хозяйствующих субъектов общество "БАСТИОН М.С." указало, что информация о предложении к продаже конфет "ХОЛОДОК" появилась намного позднее даты подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков.

Также общество "БАСТИОН М.С." обратило внимание на то, что ранее оно обратилось с соответствующими исковыми заявления о защите исключительных прав на товарные знаки к обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", установив факт реализации этим лицом конфет с использованием обозначения "ХОЛОДОК". При этом ответчик отметил, упомянутая спорная продукция была поставлена обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" обществом "АМС Лаборатория", которая, в свою очередь, приобрела сами конфеты у общества "БАСТИОН М.С." без упаковки и самостоятельно маркировала их с использованием обозначения "ХОЛОДОК", без согласия правообладателя, указав при этом себя в качестве изготовителя.

Учитывая изложенные обстоятельства, общество "БАСТИОН М.С." полагает, что посредством подачи настоящего иска общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" пытается избежать гражданско-правовой ответственности за совершенное нарушение исключительных прав ответчика.

Кроме того, общество "БАСТИОН М.С. сообщило, что обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", помимо настоящего искового заявления, было подано заявление с аналогичным требованиям в Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее - УФАС по г. Москве), в ответ на которое УФАС по г. Москве 04.07.2017 за N ИГ/32746/17 в возбуждении дела было отказано.

В судебном заседании обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" были представления возражения на отзыв общества "БАСТИОН М.С.", в которых было дополнительно обращено внимание на следующие обстоятельства.

В подтверждение сведений об известности мятных конфет "ХОЛОДОК" задолго до даты приоритета спорных товарных знаков общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" указало на производство таких конфет известной фабрикой "Рот Фронт" в советское время. Кроме того, известность названных конфет на 1972 год подтверждается кадром из фильма "Большая перемена".

Также на известность и широкое использование обозначения "ХОЛОДОК" до даты приоритета спорных товарных знаков, по мнению общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", указывает ряд актов, принятых различными государственными исполнительными органами.

Кроме того, истец в возражениях отметил, что, по его мнению, сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 147999 не имеют какого-либо отношения к рассмотрению настоящего дела, поскольку срок действия его правовой охраны истек еще в 2005 году, тогда как общество "БАСТИОН М.С." предприняло действия по приобретению исключительного права на обозначение "ХОЛОДОК" только в 2008 году, то есть спустя 3 года с момента истечения срока действия правовой охраны названного товарного знака, что также свидетельствует о недобросовестности последнего.

Антимонопольным органом и обществом "АМС Лаборатория" отзывы на исковое заявление не представлены.

В ходе судебного разбирательство судом было установлено, что обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" было подано заявление в УФАС по г. Москве о проверке на предмет соответствия Закону о защите конкуренции, в частности, части 1 статьи 14.4 названного Закона, действий общества "БАСТИОН М.С.", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 404204 и N 493730.

Как указано в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 30), в случае, если в ходе судебного разбирательства установлено, что лицо за защитой своих нарушенных прав обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в арбитражный суд, судам рекомендуется на основании части 5 статьи 158 АПК РФ отложить судебное разбирательство до принятия решения антимонопольным органом.

Учитывая положения пункта 20 Постановления N 30, Судом по интеллектуальным правам рассмотрение дела N СИП-131/2017 откладывалось до момента выяснения результатов рассмотрения УФАС по г. Москве заявления общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI".

В судебном заседании 16.08.2017 суд установил, что УФАС по г. Москве от 04.07.2017 N ИГ/32746/17 отказал в возбуждении дела по заявлению общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", что подтверждается представленной в материалах дела копией письма УФАС по г. Москве (том 2, л.д. 59).

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии оснований для перехода к рассмотрению настоящего спора по существу.

Как следует из материалов дела, 03.09.2008 обществом "БАСТИОН М.С." в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) была подана заявка N 2008728314 на регистрацию обозначения "ХОЛОДОК" в отношении, в том числе товаров 30-го класса МКТУ "карамели; конфеты; конфеты мятные". Указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака, о чем Роспатентом 19.03.2010 было выдано свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 404204 (далее - товарный знак N 404204).

Также обществом "БАСТИОН М.С." 08.06.2012 в Роспатент была подана заявка N 2012719134 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "". Указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака, в подтверждение чего было выдано свидетельство Российской Федерации N 493730 (далее - товарный знак N 493730) в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе и "карамели; конфеты; конфеты мятные".

Общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", в свою очередь, осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации кондитерских изделий, в том числе, конфет и карамели.

Вышеназванные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Общество "БАСТИОН М.С." обратилось в арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" о защите исключительных прав на товарные знаки N 404204, N 493730 со словесным обозначением "ХОЛОДОК", что также не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", полагая, что действия общества "БАСТИОН М.С." по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки N 404204 N 493730 содержат признаки недобросовестной конкуренции, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в силу следующего.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию старшего товарного знака N 404204 - 03.09.2008), не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Признание действий по приобретению и использованию исключительного права актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 Постановления N 30, право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный порядок.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Таким образом, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

В ходе разрешения вопроса о наличии у общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" заинтересованности в подаче настоящего иска, судом было установлен факт обращения общества "БАСТИОН М.С." в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" о защите исключительных прав на товарные знаки N 404204, N 493730, в рамках которого были заявлены требования о запрете использования словесного обозначения "ХОЛОДОК" при реализации продукции (кондитерских изделий), об уничтожении нераспроданных кондитерских изделий, на которых нанесено словесное обозначение "ХОЛОДОК", а также о взыскании компенсации за допущенное нарушение в размере 500 000 рублей. Указанное исковое заявление было принято к производству Арбитражного суда города Москвы в рамках дела N А40-718/17-15-5.

При изложенных обстоятельствах, учитывая наличие между сторонами настоящего дела другого судебного спора, непосредственного связанного с обстоятельствами установления наличия или отсутствия в действиях общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" нарушения исключительных прав на товарные знаки N 4042014 и N 493730 общества "БАСТИОН М.С.", судебная коллегия полагает, что общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" является заинтересованным лицом в подаче настоящего иска о признании действий общества "БАСТИОН М.С.", связанных с приобретением и использованием упомянутых товарных знаков, актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в настоящем деле подлежат проверке доводы общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", касающиеся наличия в действиях общества "БАСТИОН М.С." признаков недобросовестной конкуренции.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках настоящего дела установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава, действия лица не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным.

С учетом вышеизложенного для выяснения действительных намерений лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, установлению подлежит наличие конкурентных отношений (наличие конкурентов) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

При этом в рамках искового производства суд не осуществляет регулирование отношений на рынке определенного товара в общественных интересах (что входит в полномочия антимонопольного органа), а рассматривает гражданско-правовой спор между двумя хозяйствующими субъектами, устанавливая все элементы состава применительно к отношениям спорящих сторон.

Принимая во внимание, что обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" избран судебный порядок защиты своих нарушенных прав, в настоящем деле установлению подлежит именно наличие конкурентных отношений между лицом, обращающимся в иском в защиту своих прав, и лицом, к которому обращен иск. В связи с этим наличие иных лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на том же товарном рынке и не заявивших самостоятельных требований относительно предмета спора, правового значения применительно к настоящему спору не имеет.

Исходя из названных положений, Судом по интеллектуальным правам в ходе судебного заседания 20.09.2017 было отказано в удовлетворении ходатайства общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" об истребовании доказательств по делу.

Так, согласно названному ходатайству, общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в обоснование подтверждения того факта, что действия общества "БАСТИОН М.С." по приобретению и использованию исключительных прав на спорные товарные знаки были совершены при наличии на рынке иных хозяйствующих субъектов-конкурентов, длительное время производящих и реализующих конфеты "Холодок", просило истребовать документы о фактах производства и (или) реализации иными производителями такой продукции в следующие периоды:

на дату подачи обществом "БАСТИОН М.С." заявки на регистрацию товарного знака N 404204 - 03.09.2008;

на дату подачи обществом "БАСТИОН М.С." заявки на регистрацию товарного знака N 493730 - 08.06.2012;

в иные периоды, предшествующие и следующие за указанными выше датами.

При этом общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" указало, что истребуемые документы имеют важное значение для разрешения настоящего спора и установления в действиях общества "БАСТИОН М.С." признаков недобросовестной конкуренции.

Общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" просило истребовать названные документы у следующих хозяйствующих субъектов:

компания ADSWEETS;

общество с ограниченной ответственностью "АБВ ШОУ ПРО" (ОГРН 1037700164006);

открытое акционерное общество "Ламзурь" (ОГРН 1021300982955);

общество с ограниченной ответственностью "ЗВН";

закрытое акционерное общество "СЕСАНА" (ОГРН 1025003080420);

общество с ограниченной ответственностью "Конфитрейд" (ОГРН 1137746608449);

интернет-магазин "Уголок сказки", индивидуальный предприниматель Кривцов Ю.Б. (ОГРНИП 316774600344877);

общество "АМС Лаборатория";

открытое акционерное общество "Рот Фронт" (ОГРН 1137746772635).

В ходатайстве общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" указало, что у него отсутствует возможность самостоятельно получить истребуемые в документы, поскольку такие сведения не находятся в общем доступе, а на письма, направленные обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в адрес вышеперечисленных юридических лиц, ответы не поступали.

Рассмотрев названное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Таким образом, для удовлетворения судом ходатайства об истребовании доказательств необходимо привести обоснование необходимости указанных доказательств для разрешения спора.

Согласно ходатайству общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", истребуемые документы позволят установить факт использования обозначения "ХОЛОДОК" другими хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности по продаже конфет, но не факт использования этого обозначения в своей деятельности обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI".

Вместе с тем, как указывалось ранее, в настоящем деле установлению подлежит именно наличие конкурентных отношений между лицом, обращающимся в иском в защиту своих прав, и лицом, к которому обращен иск.

Учитывая, что в ходатайстве общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" просит истребовать документы, содержащие сведения об иных хозяйствующих субъектах и их возможных конкурентных отношениях с обществом "БАСТИОН М.С.", судебная коллегия отклоняет названное ходатайство, поскольку такие документы не могут иметь правового значения для разрешения настоящего спора.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия полагает необходимым исследовать обстоятельства настоящего спора на основании представленных в материалах дела документов.

Так, из материалов дела следует, что общество "БАСТИОН М.С." было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.05.1998, основным видом деятельности является производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

Как усматривается из представленных в материалы дела сведений из открытых реестров Роспатента, на основании договора об уступке товарного знака, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью - Фирма "Каре", обществом БАСТИОН М.С." было приобретено исключительное право на товарный знак "ХОЛОДОК" по свидетельству Российской Федерации N 147999, зарегистрированного в отношении товаров 30-го класса МКТУ "конфеты, конфеты мятные" и услуг 35-го класса МКТУ "реклама". Названный договор был зарегистрирован Российским агентством па патентам и товарным знакам 27.12.2003 за N 32424.

При этом суд обращает внимание на то обстоятельство, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 147999 был зарегистрирован 29.11.1996 с датой приоритета 20.09.1995, то есть задолго до даты приобретения исключительного права на этот товарный знак обществом "БАСТИОН М.С.".

Названный товарный знак прекратил свое действие в связи с истечением десятилетнего срока действия исключительного права на него.

Как было пояснено представителем общества "БАСТИОН М.С." в отзыве на исковое заявление, прекращение регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 147999 в связи с истечением срока ее действия было вызвано исключительно недосмотром общества за состоянием этого товарного знака. При этом использование обществом "БАСТИОН М.С." обозначения "ХОЛОДОК" после истечения срока регистрации товарного знака не прекращалось.

Впоследствии обществом "БАСТИОН М.С." 03.09.2008 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент была подана заявка N 2008728314 на регистрацию обозначения "ХОЛОДОК" в отношении, в том числе товаров 30-го класса МКТУ "карамели; конфеты; конфеты мятные", в результате рассмотрения которой 19.03.2010 Роспатентом был зарегистрирован товарный знак N 404204.

Также общество "БАСТИОН М.С." обратилось 08.06.2012 в Роспатент с заявкой N 2012719134 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "", в результате рассмотрения которой был зарегистрирован товарный знак N 493730 в отношении широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ, в том числе и "карамели; конфеты; конфеты мятные".

Как усматривается из открытых реестров Роспатента, словесное обозначение товарного знака N 493730 отличается от словесного обозначения товарного знака N 404204 изменением шрифта написания двух букв "". Кроме того, товарный знак N 493730 по сравнению с товарным знаком N 404204 зарегистрирован для более широкого перечня товаров 30-го класса МКТУ.

В материалы дела обществом "БАСТИОН М.С." были представлены доказательства, подтверждающие фактическое использование обозначения "ХОЛОДОК" при маркировке производимой и реализуемой им продукции - конфет (драже) и жевательной резинки.

Так, общество "БАСТИОН М.С." представило в суд ряд договоров поставки, заключенных обществом "БАСТИОН М.С." с различными хозяйствующими субъектами, в период 2003-2006, 2009 - 2017 годы; товарные накладные за период 2004 - 2016 годы, содержащие сведения о товаре "ХОЛОДОК" (конфеты, драже, жевательная резинка); договоры об изготовлении упаковки для товаров - конфет и жевательных резинок "ХОЛОДОК", производимых обществом "БАСТИОН М.С." в период 2003, 2004, 2007 - 2010 годы; расчет рецептуры на загрузку для производства жевательной резинки "ХОЛОДОК" от 12.05.2008, рецептура (на загрузку) расчет сырья при приготовлении гранулята для таблетированных конфет "ХОЛОДОК" от 18.02.2004, расчет расхода сырья на загрузку для таблетированных конфет "ХОЛОДОК" от 20.02.2004, расчет расхода сырья для таблетированных конфет "ХОЛОДОК" на 1 гофрокороб; диплом о награждении общества "БАСТИОН М.С.", выданный в 2006 году на Восьмом агропромышленном форуме "Донской купец" за карамель леденцовую на палочке "Фрутти", конфеты таблетированные ассорти "Холодок"; декларации и сертификаты соответствия.

Исследовав и оценив представленные обществом "БАСТИОН М.С." документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что они в своей совокупности подтверждают факт реального осуществления обществом "БАСТИОН М.С" предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией конфет и жевательной резинки с использованием обозначения "ХОЛОДОК" в период с 2003 - 2016 годы.

Кроме того, обществом "БАСТИОН М.С." были представлены письма от ряда его контрагентов, согласно которым хозяйствующие субъекты сообщали, что они неоднократно осуществляли закупки конфет таблетированых у общества "БАСТИОН М.С.", признают исключительные права общества "БАСТИОН М.С." на товарные знаки со словесным обозначением "ХОЛОДОК". Указанные письма были представлены от следующих юридических лиц: общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "ДЕЛЕКАТ", общество с ограниченной ответственностью "ПродОпт Трейд", общество с ограниченной ответственностью "СвитКорт", общество с ограниченной ответственностью "Свит Стар Групп", общество с ограниченной ответственностью "Партнер", общество с ограниченной ответственностью "Конфитрейд".

Также в материалы дела был представлены ответ общества с ограниченной ответственностью "АБВ Шоу Про" на претензию общества "БАСТИОН М.С.", в котором лицо сообщило, что впоследствии (после получения претензии) упаковка товаров с использованием обозначения "ХОЛОДОК" будет производиться только с согласия общества "БАСТИОН М.С.", как правообладателя соответствующих товарных знаков.

Кроме того, в материалы дела были приобщены копии претензий общества "БАСТИОН М.С., направленных в адрес общества с ограниченной ответственностью "ЗВН" и открытого акционерного общества "ЛАМЗУРЬ", с требованием прекратить использование обозначения "ХОЛОДОК" для кондитерских изделий, конфет.

Вместе с тем в рамках настоящего спора суду надлежит установить наличие на момент подачи обществом "БАСТИОН М.С." заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом.

При этом суд обращает внимание на то, что такое обстоятельство должно носить объективный характер еще до обращения с заявкой на регистрацию товарного знака, следовательно, конкурентные отношения между обществом "БАСТИОН М.С." и обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" должны существовать уже на момент подачи заявки, так как недобросовестность поведения проявляется прежде всего в умысле на получение преимуществ над конкурентами (в настоящем деле - перед истцом).

Учитывая, то обстоятельство, что заявка на регистрацию товарного знака N 404204 была подана намного ранее, чем была подана заявка на регистрацию товарного знака N 493730, судебная коллегия полагает, что наличие конкурентных отношений между обществом "БАСТИОН М.С." и обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" подлежит установлению на 03.09.2008 - дату приоритета товарного знака N 404204.

Как усматривается из материалов дела, общество "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" зарегистрировано в качестве юридического лица 04.03.2002, основным видом его деятельности является торговля розничная книгами в специализированных магазинах.

В подтверждение наличия конкурентных отношений общества "БАСТИОН М.С." и общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" последним в материалы дела были представлены сведения о наличии в Арбитражном суде города Москвы судебного дела N А40-718/17-15-5 по исковому заявлению общества "БАСТИОН М.С." к обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" о защите исключительных прав на товарные знаки N 404204, N 493730, а также фотография от 18.09.2017 стенда с конфетами, расположенного в одном из магазинов, принадлежащем обществу "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI".

Судебная коллегия полагает, что указанные доказательства могут подтверждать обстоятельства возможного наличия конкурентных отношений между истцом и ответчиком лишь на 2017 год, но не подтверждают наличие таких отношений на момент осуществления ответчиком действий по приобретению исключительного права на названный товарный знак.

В свою очередь, суд, исследовав представленные в материалах дела доказательства, установил, что обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" не было представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать о наличии конкурентных отношений меду обществом "БАСТИОН М.С." и обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" на дату подачи заявки на товарный знак N 404204 - 03.09.2008.

В судебном заседании представитель истца сообщил, что такие документы утрачены и подтвердить факт осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оборотом конфет или иных кондитерских изделий в целом, а также связанной с использованием обозначения "ХОЛОДОК" применительно к этой группе товаров, на момент осуществления ответчиком действий по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 404204 не представляется возможным.

Представленные истцом иные доказательства (распечатки из сети "Интернет", где потребители оставляли комментарии о своих воспоминаниях о конфетах "Холодок", производимых в периоды СССР и РСФСР; распечатки различных интернет-сайтов, содержащих сведения о предложении к продаже конфет, маркированных обозначением "ХОЛОДОК", другими хозяйствующими субъектами; ряд актов, принятых различными государственными исполнительными органами) не могут быть приняты судом во внимание, поскольку они не содержат каких-либо сведений об осуществлении предпринимательской деятельности общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" в рамках конкурентных отношений с обществом "БАСТИОН М.С.".

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что известность обозначения "ХОЛОДОК" потребителям применительно к продукции (конфеты), при отсутствии сведений о производстве и реализации этой продукции на момент обращения с заявками на регистрацию спорных товарных знаков, не может свидетельствовать о недобросовестной конкуренции со стороны общества "БАСТИОН М.С.".

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, судебная коллегия полагает, что обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" не было доказан факт наличия между ним и обществом "БАСТИОН М.С." конкурентных отношений на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака N 404204.

Наличие таких конкурентных отношений между истцом и ответчиком, которые являются объектом правонарушения, выражающегося в недобросовестной конкуренции, служит необходимым элементом состава данного правонарушения. Отсутствие же конкурентных отношений на момент совершения спорных действий ответчиком свидетельствует об отсутствии состава правонарушения, что в свою очередь не позволяет признать сам факт совершения правонарушения.

Кроме того, при отсутствии конкурентных отношений между сторонами спора нельзя признать установленной и субъективную сторону правонарушения, поскольку цель (мотив) совершаемых субъектом действий не могут быть направлены на создание преимуществ перед конкретным лицом - истцом по настоящему делу. Коме того, отсутствие доказательств участия истца в осуществлении деятельности, связанной с оборотом кондитерских изделий с использованием обозначения "ХОЛОДОК" до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 404204 не позволяет прийти к выводу о том, что ответчик, подавая заявку на регистрацию этого товарного знака пытался недобросовестно воспользоваться результатом каких-либо действий истца, направленных на развитие и продвижение этого обозначения.

Таким образом, при отсутствии каких-либо сведений о наличии на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака N 404204 конкурентных отношений между обществом "БАСТИОН М.С." и обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI", то есть при отсутствии сведений об осуществлении обществом "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" на момент 03.09.2008 и до этой даты предпринимательской деятельности, связанной с производством и реализацией продукции с обозначением "ХОЛОДОК", не имеется каких-либо оснований для признании наличия у общества "БАСТИОН М.С." недобросовестной цели, направленной на использование авторитета истца, причинение ему убытков, нанесение вреда его деловой репутации, смешение в глазах потребителей разных производителей товара, маркированного одним и тем же обозначением при подаче заявки на товарный знак.

Также судом учитывается то обстоятельство, что товарный знак N 493730, представляющий собой словесное обозначение "", фактически входит в серию товарных знаков ответчика, начало которой было положено товарным знаком N 404204, содержащим словесный элемент "ХОЛОДОК". В связи с этим обращение с заявкой на регистрацию словесного обозначения "" не могло преследовать цель получения преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку на момент такого обращения ответчику уже принадлежало исключительное право на товарный знак N 404204, препятствующее иным лицам без разрешения правообладателя использовать при маркировке однородных товаров обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения со словесным обозначением "ХОЛОДОК".

Более того, такое право не только принадлежало ответчику на основании ранее выданного свидетельства, но и активно использовалось им в своей хозяйственной деятельности, связанной с оборотом кондитерских изделий.

Отсутствие состава правонарушения свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением исключительных прав на товарные знаки.

Исходя из этого, последующее поведение ответчика, выразившееся в предъявлении истцу претензии, обращении с иском в арбитражный суд, также нельзя считать недобросовестным, поскольку эти действия были совершены в рамках защиты исключительных прав на товарные знаки, приобретенных без нарушения антимонопольного законодательства.

С учетом изложенного исковые требования общества "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" следует оставить без удовлетворения.

Государственная пошлина, уплаченная при обращении с исковым заявлением, в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС-ПРЕСС XXI" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина