Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2017 г. N С01-660/2017 по делу N СИП-785/2016 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании патента на полезную модель недействительным на новое рассмотрение, поскольку суд не указал, на основании каких сведений, содержащихся в спорном соглашении, им был сделан вывод о том, что какие-либо существующие или будущие интеллектуальные права вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2017 г. N С01-660/2017 по делу N СИП-785/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 сентября 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А..,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Васильевой Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Лушникова Сергея Валерьевича на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу N СИП-785/2016 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.)

по иску Лушникова Сергея Валерьевича (г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051, ОГРН 1144205010840) и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051, ОГРН 1124205022193) о признании патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель недействительным.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Минаев Михаил Сергеевич (Кемеровский район, Кемеровская область), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Лушников Сергей Валерьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (далее - общество Торговая компания "Аэросани") и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (далее - общество "Аэросани Экспедиция") о признании патентов Российской Федерации N 135968, 135967, 136005 на полезные модели недействительными и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова Сергея Валерьевича и общество "Аэросани Экспедиция", и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент и Минаев Михаил Сергеевич.

От Лушникова С.В. 20.12.2016 поступило ходатайство в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором он просил об уточнении заявленных требований, а именно:

1) признать недействительными следующие патенты на полезные модели:

патент Российской Федерации N 135968, выданный по заявке N 2013122816/11 от 17.05.2013 с приоритетом от 17.05.2013, установленным по дате ее подачи;

патент Российской Федерации N 135967, выданный по заявке N 2013129045/11 от 25.06.2013 с приоритетом от 25.06.2013, установленным по дате ее подачи;

патент Российской Федерации N 136005, выданный по заявке N 2013127006/11 от 13.06.2013 с приоритетом от 13.06.2013, установленным по дате ее подачи;

2) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова С.В. и общество Торговая компания "Аэросани";

3) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;

4) взыскать с общества Торговая компания "Аэросани" и общества "Аэросани Экспедиция" в равных долях расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления по 9000 рублей с каждого ответчика.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу N СИП-571/2016 указанное ходатайство было удовлетворено; исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительными патентов Российской Федерации N 135967 и N 136005 на полезные модели выделены в отдельные производства.

Делу по иску о признании недействительным патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" присвоен номер СИП-785/2016.

В рамках настоящего дела судом первой инстанции были рассмотрены исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительным патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", выданного по заявке N 2013127006/11 с датой приоритета от 13.06.2013, в части указания патентообладателя и об обязании Роспатента выдать новый патент на указанную полезную модель, в котором в качестве патентообладателей указать Лушникова С.В. и общество Торговая компания "Аэросани".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по настоящему делу в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Лушников С.В. обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 05.06.2017 отменить полностью и принять новое решение, а именно:

признать недействительным патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", выданный по заявке N 2013127006/11 от 13.06.2013 с приоритетом от 13.06.2013 в части указания патентообладателя;

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на указанную полезную модель, в котором в качестве патентообладателей указать Лушникова С.В. и общество Торговая компания "Аэросани";

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

По мнению истца, соглашение от 05.12.2012, на основании анализа которого суд первой инстанции сделал вывод о том, что Лушников С.В. как соавтор передал свое право на получение патента обществу "Аэросани Экспедиция", не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к соглашению о распоряжении правом на получение патента, поскольку общество "Аэросани Экспедиция" стороной указанного соглашения не является и не может являться, т.к. было зарегистрировано как юридическое лицо значительно позже его подписания. Кроме того, пункт 8 данного соглашения, который суд квалифицировал как договор об отчуждении права на получение патента, не определяет предмет этого договора, так как в нем не конкретизировано, право на получение какого именно патента из трех, заявки на которые были поданы обществом "Аэросани Экспедиция" в течение мая-июня 2013 года, Лушников С.В. якобы предал в пользу общества "Аэросани Экспедиция".

Лушников С.В. считает ошибочным и вывод суда первой инстанции о том, что указанное соглашение может рассматриваться как соглашение в пользу третьего лица, обращая внимание на то, что суд первой инстанции неправомерно применил правила об одном виде договора, элементы которого содержатся в смешанном договоре-соглашении от 05.12.2012 (правила об учредительном договоре), к отношениям сторон, которые являются элементами другого договора, определенного судом как договор о передаче права на получение патента.

Также, по мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда первой инстанции о возмездном характере договора, содержащегося в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, не основаны на нормах права и представленных доказательствах. Между тем, как указано в кассационной жалобе, договор об отчуждении права на получение патента может быть только возмездным.

По мнению Лушникова С.В., суд первой инстанции, делая вывод о том, что соглашение от 05.12.2012 не было ни оспорено, ни признано недействительным, должен был сам дать оценку действительности соглашения от 05.12.2012 как договора. Поскольку указанное соглашение в части условий о передаче права на получение патента нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие договор о передаче права на получение патента, в указанной части оно является ничтожным, а его соответствующие условия - недействительными.

Кроме того, в кассационной жалобе содержится довод о том, что вывод суда первой инстанции о служебном характере полезной модели по патенту N 136005 в отношении Минаева М.С. (с. 5, 9 оспариваемого судебного акта) не основан на нормах права и противоречит другому выводу суда о том, что соглашение от 05.12.2012 является договором о передаче права на получение патента.

В отзывах на кассационную жалобу общество Торговая компания "Аэросани", общество "Аэросани Экспедиция" и Минаев М.С. выразили несогласие с доводами, изложенными кассационной жалобе, считая оспариваемое решение суда законным и обоснованным.

От Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции, общество "Аэросани Экспедиция" (первоначальный правообладатель полезной модели по оспариваемому патенту) создано на основании решения его участников Лушникова С.В. и Минаева М.С. с равными долями (50%) (протокол N 1 от 20.11.2012). Генеральным директором общества "Аэросани Экспедиция" избран Минаев М.С. (протокол N 3 от 20.11.2012). Общество "Аэросани Экспедиция" зарегистрировано 25.12.2012. Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц общество создавалось для разработки и производства аэросаней.

До государственной регистрации общества "Аэросани Экспедиция" его участниками было подписано соглашение от 05.12.2012, которое судом первой инстанции квалифицировано как договор смешанного типа, в пункте 8 которого определен порядок создания названного общества и порядок использования исключительных прав на полезные модели, которые будут созданы в будущем в процессе деятельности этого общества.

Как указано в оспариваемом решении суда, в Роспатент 17.05.2013 поступила заявка N 2013127006 о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", в котором в качестве авторов были указаны Лушников С.В. и Минаев М.С., а в качестве заявителя (будущего патентообладателя) указано общество "Аэросани Экспедиция".

По результатам экспертизы названной заявки Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", в котором в качестве авторов указаны Лушников С.В. и Минаев М.С., а в качестве патентообладателя - общество "Аэросани Экспедиция".

Судом первой инстанции также установлено, что в результате отчуждения исключительного права по договору N РД0176639 патентообладателем указанного патента в настоящее время является общество Торговая компания "Аэросани". Переход права зарегистрирован 08.07.2015.

Лушников С.В. как один из авторов спорной полезной модели, указывая на то, что он не передавал право на получение патента, и считая, что данная полезная модель не является служебной, а патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель выдан в нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку в качестве патентообладателя указано иное лицо, а не автор полезной модели, обратился с иском в суд с вышеуказанными требованиями.

Решением суда от 05.06.2017 в удовлетворении иска отказано.

При этом суд первой инстанции сделал следующие выводы:

Лушников С.В. как соавтор спорной полезной модели в порядке статей 1348, 1357 ГК РФ распорядился своим правом на получение патента на полезную модель по заявке N 2013127006 в пользу общества "Аэросани Экспедиция" на основании соглашения от 05.12.2012, заключенного между ним и Минаевым М.С.;

в пункте 8 данного соглашения участники определили: подать заявку на патент о конструкции аэросаней "Экспедиция" от общества "Аэросани Экспедиция", где патентообладателем будет общество "Аэросани Экспедиция", а авторами - Минаев М.С., с долей авторского участия 50%, и Лушников С.В., с долей авторского участия 50%; заключить соглашение между авторами и патентообладателем об авторском вознаграждении с каждой проданной модели в обществе "Аэросани Экспедиция", независимо от того, с кем будет заключено лицензионное соглашение на использование;

сторонами соблюдена письменная форма договора; участники соглашения пришли к соглашению о создании общества "Аэросани Экспедиция", определили уставный капитал последнего, сумму и порядок внесения денежных средств в уставный капитал (пункты 5-7); в нем определен правообладатель спорной полезной модели (пункт 8);

соглашение не оспорено, не признано недействительным, поэтому общество "Аэросани Экспедиция" первоначально было законно указано в качестве единственного правообладателя спорного патента;

соглашение от 05.12.2012 по своей правовой природе является смешанным договором, содержащим в себе элементы различных

договоров (пункт 3 статьи 421 ГК РФ); в данном случае, соглашение содержит в себе элементы договора продажи предприятия, учредительного договора и договора о передаче права на получение патента на полезную модель;

соглашение от 05.12.2012, хотя и не подписано обществом "Аэросани Экспедиция", является договором в пользу третьего лица, так как его стороны (Лушников С.В. и Минаев М.С.) взяли на себя обязательство передать право на получение патента на спорную полезную модель к создаваемому лицу - обществу "Аэросани Экспедиция";

указанное соглашение имеет возмездный характер, так как при определении обязательств по внесению денежных средств в уставный капитал общества и передаче права на получение спорного патента стороны создают юридическое лицо, в процессе деятельности которого они (участники договора) получают определенные имущественные выгоды; участвуя в создании коммерческой организации и внося вклады в ее уставный капитал, каждый учредитель юридически закрепляет возможность получения прибыли от ее деятельности, тем самым каждая из сторон в учредительном договоре действует одновременно как в собственных интересах, так и в интересах других его участников и самого юридического лица.

Между тем судом первой инстанции не учтено следующее.

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой указанной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец может быть заключен как между автором и другим лицом (правопреемником), так и между лицами, ни одно из которых не является автором, при условии, что право на получение патента на законных основаниях принадлежит лицу, которое его отчуждает.

При этом по смыслу статьи 1357 ГК РФ в совокупности с нормами пункта 1 статьи 432 ГК РФ существенными условиями данного вида договора являются его предмет и иные условия, прямо предусмотренные законом, иными правовыми актами или на выполнении которых настаивает хотя бы одна из сторон.

Закон устанавливает следующие случаи, когда право на получение патента переходит от автора к другому лицу на основании закона:

создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, если трудовым или иным договором между работником (автором) и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ);

в порядке универсального правопреемства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 ГК РФ заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

Из материалов дела следует, что со стороны общества "Аэросани Экспедиция" в течение мая-июня 2013 года на регистрацию было подано три отдельных заявки на получение патентов на полезные модели и было получено, соответственно, три патента, в которых в качестве правообладателя указано только общество "Аэросани Экспедиция", а в качестве авторов - Лушников С.В. и Минаев М.С.

Между тем суд первой инстанции не учел это обстоятельство, не исследовал соглашение от 05.12.2012 в части установления предмета договора, предусмотренного пунктом 8 этого соглашения, и не выяснил, право на подачу конкретно какой заявки на какую именно полезную модель поименовано в этом пункте.

Соответственно, вопрос о действительности или недействительности такого договора мог быть решен только после решения вопроса о его заключенности или незаключенности.

Следует также согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права, закрепленных в пункте 3 статье 421 ГК РФ. Так, оценивая соглашение от 05.12.2012 как смешанный договор и квалифицируя условие, содержащееся в пункте 8, как договор об отчуждении права на получение патента (статья 1357 ГК РФ), суд применил к нему нормы, регулирующие учредительный договор, заключаемый при создании юридического лица. Суд первой инстанции также сделал вывод о том, что данный договор является договором в пользу третьего лица (статья 430 ГК РФ), не установив, какое именно обязательство имело место и кто являлся его кредитором и должником.

Решая положительным образом вопрос о возмездности договора, условия которого содержатся в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, суд первой инстанции не указал, на основании каких сведений, содержащихся в спорном соглашении, им был сделан вывод о том, что какие-либо существующие или будущие интеллектуальные права в том числе на какие-то конкретные полезные модели вносятся в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества "Аэросани Экспедиция".

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доля участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале этого общества и доля авторского участия в создании полезной модели, о котором идет речь в пункте 8 названного соглашения, являются разными юридическими категориями.

Исходя из текста соглашения от 05.12.2012 уставный капитал создаваемого общества формируется денежными средствами, а не исключительным правом на полезную модель.

Следовательно, приобретение долей в уставном капитале и доходов от деятельности общества, вопреки мнению суда первой инстанции, не является встречным по отношению к передаче обществу права на заявку в данном случае, если это право не вносится в качестве вклада в уставный капитал.

Кроме того, в оспариваемом решении суд первой инстанции не проанализировал, является ли условие о возмездности существенным для данного вида договоров.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что в материалах судебного дела отсутствует копия материалов административного дела по заявке N 2013127006 на спорный патент, а на листах дела 104-125 в томе 1 имеются документы по заявке N 2013129045, которая относится к другому патенту. Между тем исследование материалов заявки имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, в частности, для установления даты подачи заявки, даты приоритета, заявителя (заявителей) и их волеизъявления на получение патента и др.

Отсутствие в материалах судебного дела этих документов, относящихся к спорному патенту, является нарушением норм процессуального права, закрепленных в статьях 67, 71, 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и могло привести к неисследованию всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рассмотрения данного дела, и к ошибочным выводам суда, в частности, относительно даты подачи заявки на спорный патент и даты приоритета.

Относительно довода заявителя кассационной жалобы о служебном характере полезной модели президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что соответствующий вопрос о служебном или неслужебном характере полезной модели может быть разрешен только после того, как будет установлен предмет договора, условия которого содержатся в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, выяснен вопрос о том, право на подачу конкретно какой заявки и на какую именно полезную модель стороны имели в виду в этом пункте, а следовательно, уяснено, было ли создано соответствующее техническое решение до 05.12.2012 или после этой даты и какое техническое решение было создано до 05.12.2012.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу, что оспариваемое решение суда от 05.06.2017 подлежит отмене ввиду несоответствия выводов, содержащихся в нем, установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам, а также нарушения и неправильного применения норм материального и процессуального права.

Принимая во внимание необходимость исследования всего комплекса доказательств и исходя из полномочий суда кассационной инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, проанализировать в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, установить предмет и иные существенные условия договора, элементы которого содержатся в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, в случае положительного решения вопроса о его заключенности - квалифицировать этот договор и принять законный и обоснованный судебный акт, правильно применив нормы материального и процессуального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по делу N СИП-785/2016 отменить.

Дело N СИП-785/2016 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Т.В. Васильева