Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2017 г. по делу N СИП-354/2017 Суд признал незаконным решение Роспатента об отказе в признании товарного знака общеизвестным, поскольку для оценки широкой известности товарного знака учитывается его широкая известность именно у потребителей

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2017 г. по делу N СИП-354/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 13 ноября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2018 г. N С01-35/2018 по делу N СИП-354/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (Заневский пр., д. 65 корп. 1, лит. А, Санкт-Петербург, 195213, ОГРН 1027810304950) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 19.04.2017 об отказе в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным, при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" - Крылова А.В., по доверенности N ОК/17-8316 от 27.04.2017;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С., по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-489/41, установил:

общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 19.04.2017 об отказе в признании товарного знака со словесным обозначением "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным с 01.01.2016 на территории Российской Федерации в отношении товаров 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "услуги по розничной продаже товаров".

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал. В обоснование своей правовой позиции ссылался на то, что Роспатентом неправильно истолкованы нормы статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как, критерий "незначительного географического охвата" использования товарного знака заявителем на территории Российской Федерации, послуживший причиной отказа Роспатента в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным, нормативно не определен, и не является определяющим для установления общеизвестности товарного знака.

По мнению заявителя, Роспатентом не дана оценка представленным заявителем доказательствам интенсивного использования и широкой известности товарного знака среди потребителей и не указаны причины, по которым представленные обществом документы и материалы не могут подтвердить факт общеизвестности товарного знака.

Заявитель указывает, что по состоянию на 01.01.2016 года магазины "О'КЕЙ" были открыты в семи из восьми существующих федеральных округов Российской Федерации (за исключением Дальневосточного федерального округа), таким образом, географический охват использования товарного знака является достаточным для признания его общеизвестным в Российской Федерации.

Кроме того, заявитель ссылается на нарушения административного порядка, допущенные Роспатентом при рассмотрении заявления общества о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным, а именно: на необоснованное направление Роспатентом на повторное рассмотрение заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным уже после оглашения коллегией ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) 18.01.2017 года положительного заключения по названному заявлению.

Представитель общества в судебном заседании поддержал требования по основаниям, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, представил отзыв, согласно которому обосновывает законность принятого решения.

Так, Роспатент настаивает на том, что обществом не были представлены документы, которые бы свидетельствовали о том, что по состоянию на 01.01.2016 сеть магазинов "О'КЕЙ" являлась общероссийской, и по сравнению с другими сетями магазинов общество занимало существенное положение на рынке в соответствующем секторе экономики. При оценке представленного заявителем отчета ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении товарного знака "О'КЕЙ", Роспатент указывает на то, что выбранная ВЦИОМ география данного социологического исследования не отвечает целям объективности социологического опроса, результаты опроса не могут свидетельствовать об общеизвестности товарного знака.

По мнению Роспатента в период с 2014 по 2016 год развитие сети магазинов "О'КЕЙ" являлось незначительным, в Дальневосточном административном округе магазины этой сети отсутствовали.

Кроме того, представитель Роспатента возразил против довода заявителя о нарушении заинтересованным лицом административного порядка при рассмотрении заявления общества, указав, что заключение коллегии представляет собой результат подготовительных работ, которые проводятся ФИПС в целях осуществления Роспатентом в дальнейшем юридически значимых действий и не являются обязательным для него при принятии решения. Отметил, что заявителем не указано, каким образом допущенное нарушение процедуры не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть заявление общества.

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации собранные по делу доказательства, выслушав представителей сторон, проанализировав доводы лиц, участвующих в деле, и их пояснения, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, общество как правообладатель серии словесных товарных знаков и комбинированных товарных знаков со словесным обозначением "О'КЕЙ", выполненными как на кириллице так и на латинице ("O'KEY"), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (свидетельства N 265651, 265650, 266176, 265652, 336074, 336075, 353493, 358761, 242431, 265354, 450923, 514892, 514366) оказывает услуги по розничной продаже товаров 35-го класса МКТУ с использование данного обозначения для индивидуализации оказываемых услуг, а также использует обозначение "О'КЕЙ" для индивидуализации товаров и услуг других классов МКТУ в том числе для маркировки продукции, закупаемой им у производителей и реализуемой в рамках проекта "Собственные торговые марки").

В Роспатент 29.06.2016 поступило заявление общества о признании товарного знака со словесным обозначением "О'КЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным с 01.01.2016 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров".

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент "О'КЕЙ", выполненный прописными буквами стандартного шрифта. В обозначении использовано цветовое сочетание "белый, красный".

Впоследствии общество обратилось 28.09.2016 в Роспатент с ходатайством о сокращении перечня услуг, в отношении которых им испрашивалось признание товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству N 265561 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, до услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной торговле". Данное ходатайство Роспатентом удовлетворено.

Обществом в обоснование широкой известности в Российской Федерации предоставляемых им услуг под обозначением "О'КЕЙ" в Роспатент были представлены необходимые и достаточные доказательства широкой известности используемого обозначения:

- годовой отчет O'KEY Group S.A. за 2014 год с переводом на русский язык;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;

- распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru со списком городов, в которых находятся гипермаркеты и/или супермаркеты "О'КЕЙ";

- письмо о количестве контрагентов общества;

- распечатка с сайта с доменным именем expert.ru с информацией о компаниях, которые вошли в рейтинг "Эксперт 400" 2015 года, посвященный крупнейшим компаниями Российской Федерации по объему реализации продукции;

- распечатка с сайта с доменным именем okeydostavka.ru каталога Интернет-магазина сети "О'КЕЙ";

- копии свидетельств на товарные знаки заявителя с приложениями;

- распечатка с сайта с доменным именем okmarket.ru с информацией о проекте "Собственные торговые марки";

- презентация "Прайс на рекламные услуги сети гипермаркетов "О'КЕЙ" на 2016 год;

- отчет заявителя об оказанных рекламных услугах в 2012-2014 годы;

- формы документов общества для заключения договора на оказание рекламных услуг;

- копии договоров на оказание рекламных услуг с закрытым акционерным обществом "Авеню-Промоушн: РД Северо-Запад", обществом с ограниченной ответственностью "Русс Индор" с приложениями, актами приема-сдачи услуг, счетами-фактурами;

- распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных возможностях в сети "О'КЕЙ";

- копии дипломов, благодарственных писем, наград, полученных заявителем, а также информацию с Интернет-сайтов о наградах заявителя;

- копия протокола о принятии в члены АКОРТ;

- распечатка с сайта с доменным именем acort.ru с информацией о членах организации;

- информация об исследовании Deloitte, посвященном сфере ритейла за 2015 год;

- исследование общества с ограниченной ответственностью "Божоле" "Brand Capital", посвященное основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014;

- исследование Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" ("Тенденции в покупательском поведении в 2014-2015");

- копия договора между заявителем и ООО "Приор" Рекламное агентство" N 30/07-171 от 15.09.2010 с дополнительными соглашениями о продлении действия данного договора;

- сведения по рекламе сети "О'КЕЙ" из печатных изданий за 2011 - 2014 годы;

- копии справок от имени учредителей печатных изданий о размещении рекламы сети "О'КЕЙ";

- таблицы, обобщающие сведения о рекламе сети "О'КЕЙ" на улицах;

- копии фотографий, подтверждающих размещение рекламы сети "О'КЕЙ" на улицах в 2012-2014 годы;

- копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на телевидении;

- копии эфирных справок касательно размещения рекламы сети "О'КЕЙ" на радио;

- рекламные ролики заявителя для телевидения и радио доступны по ссылке https://goo.gl/JWe9gX;

- письмо общества о количестве закупленной и реализованной рекламной продукции;

- распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о рекламных каталогах "О'КЕЙ";

- примеры рекламных каталогов сети "О'КЕЙ";

- копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении рекламных каталогов;

- распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о картах постоянного покупателя сети "О'КЕЙ";

- образец карты постоянного покупателя;

- копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении карт постоянного покупателя;

- распечатка с сайта сети "О'КЕЙ" с доменным именем okmarket.ru с информацией о подарочных картах сети "О'КЕЙ";

- образцы подарочных карт и купона;

- копии актов между заявителем и производителями рекламной продукции в отношении подарочных карт и/или купонов;

- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okmarket.ru с переводом на русский язык;

- копия письма регистратора о принадлежности домена okmarket.ru заявителю; распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okmarket.ru;

- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeydostavka.ru с переводом на русский язык;

- копия письма регистратора о принадлежности домена okeydostavka.ru заявителю;

- распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeydostavka.ru;

- распечатка с сайта с доменным именем reksofl.ru касательно разработки компанией "Рексофт" Интернет-магазина для сети "О'КЕЙ" и вручения компании "Рексофт" премии "Инноватор года 2014" за данный проект;

- распечатка с сайта с доменным именем nic.ru относительно принадлежности домена okeyinvestors.ru с переводом на русский язык;

- копия письма регистратора о принадлежности домена okeyinvestors.ru заявителю;

- распечатка данных из сервиса "Google Analytics" в отношении доменного имени okeyinvestors.ru; распечатка с сайта с доменным именем vk.com главной страницы сообщества "Розничная сеть "О'КЕЙ";

- распечатки с сайта с доменным именем vk.com главных страниц сообществ конкурентов сети "О'КЕЙ";

- распечатка с сайта с доменным именем youtube.com страниц аккаунта marketokey с переводом на русский язык;

- копия договора между заявителем и обществом с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" от 01.07.2009 с приложением и дополнительными соглашениями;

- примеры отчетов общества с ограниченной ответственностью "Экс Либрис" за 2012-2014 годы по результатам мониторинга российских СМИ по теме "Российские торговые сети в информационном поле российских СМИ";

- отчет ВЦИОМ о проведенном социологическом опросе в отношении обозначения;

- копии уведомлений о постановке компании заявителя на налоговый учет по месту нахождения обособленных подразделений.

Роспатентом в решении от 19.04.2017 в удовлетворении заявления общества было отказано, и было установлено, что используемый заявителем товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 01.01.2016.

Ссылаясь на то, что вынесенное Роспатентом решение не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы общества, оно обратилось в суд с требованием о признании этого решения Роспатента недействительным.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно пункту 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению заявления о предоставлении правовой охраны товарному знаку как общеизвестному предусмотрены статьями 1508, 1509 ГК РФ и сторонами по настоящему делу не оспариваются.

Правовая база, подлежащая применению при рассмотрении настоящего дела, включает Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 6-bis Парижской конвенции товарный знак по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента в подтверждение общеизвестности товарного знака заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на Интернет-сайте Роспатента.

В силу положений статьи 6-bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Следовательно, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

Согласно статье 2 Совместных рекомендаций о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) (далее - Рекомендации ВОИС) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются, такие как: степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительность степени использования знака в географическом районе и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности в географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС подпункт "а" пункта 1 статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

В отношении довода общества о неправомерном не утверждении руководителем Роспатента первоначального заключения палаты по патентным спорам, так как в уведомлении от 08.02.2017 Роспатент не указал причин направления на повторное рассмотрение заявления о признании товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству N 265651 общеизвестным, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов осуществляется в административном порядке Роспатентом. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия.

В соответствии с пунктом 76 Административного регламента административное действие по принятию Роспатентом решения по заявлению о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком осуществляется руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом, являющимся работником Роспатента.

Согласно пункту 10 Административного регламента предоставления государственная услуга по признанию товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением подведомственного ему ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) для проведения подготовительных работ в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий для предоставления данной государственной услуги.

С учетом вышеуказанных норм права заключение коллегии представляет собой результат подготовительных работ, которые проводятся ФИПС в целях осуществления Роспатентом юридически значимых действий для предоставления государственной услуги по признанию товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, в связи с чем не порождает юридически значимых последствий для Роспатента и не является обязательным для него при принятии решения.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент сделал вывод о незначительном росте развития сети магазинов "О'КЕЙ" в период с 2014 по 2016 годы и о незначительном географическом охвате использования на территории Российской Федерации заявителем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" (магазины сети "О'КЕЙ" открыты не во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации).

Вопреки мнению Роспатента, считающего, что критерий географического охвата интенсивного использование товарного знака предполагает обязательное наличие магазинов сети "О'КЕЙ", во всех без исключения субъектах Российской Федерации, действующие нормативные положения не содержат каких-либо количественных критериев, позволяющих отделить общеизвестные товарные знаки от знаков, не имеющих широкой известности. Указанная категория носит оценочный характер.

Согласно представленному заявителем годовому отчету O'KEY Group SA. за 2014 год, содержащему карту географического охвата магазинов "О'КЕЙ", сеть данных магазинов состояла из 69 гипермаркетов и 39 супермаркетов. При этом большая часть магазинов из сети "О'КЕЙ" была открыта в Москве - 30 гипермаркетов и Санкт-Петербурге - 25 супермаркетов.

Согласно представленному заявителем ежеквартальному отчету за 4-ый квартал 2016 года по состоянию на 31.12.2016 сеть магазинов "О'КЕЙ" состояла из 74 супермаркетов и 36 супермаркетов, представленный в следующих субъектах Российской Федерации: Москва, Московская область, Воронежская область, Липецкая область, Ивановская область, город Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманская область, Вологодская область, Республика Коми, Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Оренбургская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Омская область, Иркутская область, Красноярский край.

При этом, как следует из информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru наибольшая плотность и численность населения субъектов Российской Федерации на 01.01.2016 приходится на регионы присутствия магазинов сети "О'КЕЙ" - города Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Волгоградская и Воронежская области и так далее, в то время как на Дальневосточный округ, в котором данная сеть магазинов не представлена, приходится наименьшая плотность и численность населения. Согласно данным о численности населения, размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (http://cbsd.gks.ru/) по состоянию на 01.01.2015 численность населения по округам составляла: Центральный федеральный округ - 38 051 479 человек, Северо-Западный федеральный округ - 13 843 556 человек, Приволжский федеральный округ - 29 715 450 человек, Уральский федеральный округ - 12 275 853 человек, Сибирский федеральный округ - 193 12 169 человек; на Дальневосточный федеральный округ приходится лишь 6 211 021 человек, то есть 4,5% от общей численности населения Российской Федерации.

Суд также учитывает, что для оценки широкой известности услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров", исходя из положений статьи 1508 ГК РФ, Рекомендацией ВОИС, не требуется наличие оказания этих услуг во всех субъектах Российской Федерации, критерием здесь выступает широкая известность используемого наименования именное у потребителей. Поэтому численность населения и его плотность проживания на определенной территории могут выступать критериями широкой известности в Российской Федерации, а не географический охват такого использования, исходя из неравномерной плотности и численности населения на территории Российской Федерации.

Таким образом, количество размещенных магазинов сети "О'КЕЙ" в наиболее густонаселенных регионах Российской Федерации, вопреки доводам Роспатента, не свидетельствует об отсутствии широкой известности заявленного обозначений в отношении услуги 35-го класса МКТУ "услуги магазинов по розничной продаже товаров" на территории Российской Федерации.

Судом при проверке решения Роспатента также установлено следующее.

Из буквального толкования оспариваемого ненормативного акта следует, что Роспатент ограничился лишь констатацией того факта, что, по его мнению, представленные обществом доказательства в должной мере не подтверждают широкой известности указанного товарного знака на территории Российской Федерации по состоянию на 01.06.2016, одновременно с этим не опровергнув выводы, полученные по результатам опроса российских потребителей, проведенного группой специалистов ВЦИОМ и исследованиям других организаций.

Проведенный группой специалистов ВЦИОМ опрос российских потребителей, регулярно посещающих гипермаркеты и супермаркеты, относительно известности заявленного словесного обозначения на территории Российской Федерации показывает, что товарный знак со словесным обозначением "О'КЕЙ" известен 94% потребителей и 93% потребителей отметили услуги магазинов/гипермаркетов в качестве применения тестируемого обозначения.

Довод Роспатента, о том, что количество человек, опрошенных ВЦИОМ только в шести населенных пунктах, не отвечает целям объективности проводимого опроса, в связи с чем результаты опроса ВЦИОМ не могут свидетельствовать о широкой известности товарного знака "О'КЕЙ" по свидетельству N 265561, подлежат отклонению по следующим основаниям.

Приказом Роспатента от 01.06.2001 N 74 утверждены Рекомендации по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации (далее - Рекомендации).

В пункте 3.3 Рекомендаций отмечено, что опросом желательно охватить не менее шести населенных пунктов Российской Федерации. При этом предпочтительным является опрос в городах Москва и Санкт-Петербург. Остальные населенные пункты определяются лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным, исходя из характера его деятельности по производству товаров и/или оказанию услуг.

Согласно пункту 3.4 Рекомендаций количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого опроса. В связи с этим их максимальное количество не ограничивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте.

Отчеты ВЦИОМ об определении уровня известности обозначения "О'КЕЙ" выполнены в полном соответствии с Рекомендациями.

В частности, Опрос ВЦИОМ 2015 года проведен в десяти населенных пунктах: Москва, Санкт-Петербург, город Ростов-на-Дону, город Екатеринбург, город Новосибирск, город Волгоград, город Воронеж, город Красноярск, город Нижний Новгород, город Уфа.

Количество респондентов, опрошенных при подготовке исследования - две тысячи человек. При этом, в городах Москва и Санкт-Петербург опрошено по пятьсот человек, в остальных городах Российской Федерации - по сто двадцать пять человек.

Опрос ВЦИОМ 2017 года проведен в шести населенных пунктах: город Москва, город Санкт-Петербург, город Ростов-на-Дону, город Екатеринбург, город Новосибирск, город Волгоград.

Количество респондентов, опрошенных при подготовке исследования - тысяча пятьсот человек. При этом, в городах Москва и Санкт-Петербург опрошено по пятьсот человек, в остальных городах Российской Федерации - по сто двадцать пять человек.

При этом, количество потребителей, опрошенных в рамках двух вышеперечисленных исследований, составляет три тысячи пятьсот человек в десяти городах Российской Федерации.

Приведенные данные социологического опроса в совокупности с иными документами, оцененными выше, также могут подтверждать широкую известность заявленного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ на территории Российской Федерации с 01.01.2016, необходимую для признания товарного знака общеизвестным.

Проведенным обществом с ограниченной ответственностью "Божоле" исследованием "Brand Capital", посвященным основным показателям бренда "О'КЕЙ" за 2014 установлено, что по уровню удовлетворенности гипермаркетами сеть "О'КЕЙ" занимает второе место в российской Федерации, по уровню удовлетворенности супермаркетами - первое. По результатам данного исследования знание бренда "О'КЕЙ" подтвердили 86% опрошенных покупателей магазинов в городах присутствия сети "О'КЕЙ".

Согласно исследованию Deloitte, посвященному сфере ритейла за 2015 год, сеть магазинов "О'КЕЙ" входит в список 250 крупнейших ритейлеров мира.

По результатам исследования Nielsen "Shopper Trends 2014-2015, Россия - Санкт-Петербург" на тему "Тенденции в покупательском поведении в 20142015" гипермаркеты "О'КЕЙ" являются основным каналом торговли, в котором покупатели тратят основную часть бюджета на продукты питания и товары повседневного спроса в городе Санкт-Петербурге; данная сеть является лидером ритейла в городе Санкт-Петербурге в 2015 году.

Обществом в Роспатент были представлены справки и документы, содержащие сведения о проведенных рекламных компаниях со значительными финансовыми вложениями, данные о доходах группы компаний "О'КЕЙ" от продажи товаров через магазины сети "О'КЕЙ".

В то же время Роспатентом в нарушение пункта 66 Административного регламента не была дана оценка названным доказательствам.

Кроме того, Роспатент не мотивировал свои выводы относительно того, по каким причинам вышеуказанные доказательства не могут свидетельствовать об интенсивном использовании товарного знака "" на территории Российской Федерации.

При данных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 19.04.2017 об отказе в признании по состоянию на 01.01.2016 товарного знака со словесным обозначением "О'КЕЙ" общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го класса МКТУ ("услуги по розничной продаже товаров") подлежит признанию недействительным, как несоответствующее положениями статьи 1508 ГК РФ.

Указанное решение нарушает права общества, так как последнему отказано в получение исключительных прав на общеизвестный товарный знак.

Согласно пункту 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемое решение было признано недействительным, суд считает, что Роспатент, учитывая вышеизложенное, должен повторно рассмотреть заявление общества о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным, с учетом настоящего решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 000 рублей подлежат возмещению заявителю за счет их взыскания с Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.04.2017 об отказе в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным недействительным как не соответствующее статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 265651 общеизвестным.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова