Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2017 г. по делу N СИП-181/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку правообладателем не подтверждено использование им оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2017 г. по делу N СИП-181/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Поляковой Ирины Анатольевны (ОГРНИП 304710533600062) к компании DUNSMUR HOLDINGS LIMITED (Агиоу Павлоу, 15 ЛЕДРА ХАУС Агиос Андреас, 115, Никосия, Кипр (CY)) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 439058 в связи с его неиспользованием в течение трёх лет.

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Поляковой И.А. - Жилин Ю.О. (по доверенности N 71TO0688935 от 28.08.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Полякова Ирина Анатольевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании DUNSMUR HOLDINGS LIMITED о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 439058.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что индивидуальный предприниматель Полякова И.А. является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 439058 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - "пряники", поскольку производит и реализует сырцовые пряники, и кроме того, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 502680 и N 608646.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Представил справку об актуальном состоянии спорного товарного знака.

Компания DUNSMUR HOLDINGS LIMITED своего представителя в судебное заседание не направила, отзыв не представила.

Роспатент и компания DUNSMUR HOLDINGS LIMITED извещены надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

При разрешении вопроса о правомерности рассмотрения дела в отсутствие представителей ответчика, суд принимает во внимание следующее.

В целях надлежащего уведомления компании DUNSMUR HOLDINGS LIMITED о настоящем судебном процессе судом предпринята попытка его извещения по правилам Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), в соответствии с которыми Судом по интеллектуальным правам был направлен запрос о вручении копии определения о назначении судебного заседания от 11.04.2017 в уполномоченный орган страны места нахождения ответчика, а именно в Министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр.

Запрос о вручении получен указанным органом, что подтверждается ответом, содержащим информацию об отказе во вручении ответчику копии определения от 11.04.2017, мотивированным неоплатой Судом по интеллектуальным правам стоимости вручения документов (л.д. 62).

При этом судебная корреспонденция, направляемая напрямую по известному суду адресу ответчика, была вручена получателю 02.05.2017 и 24.07.2017, о чем свидетельствует почтовое уведомление, имеющееся в материалах дела (л.д. 102, 103).

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции, суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий: a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции; b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев; c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Учитывая, что Республикой Кипр не заявлены возражения относительно извещения непосредственно лица, находящегося за границей (пункт "а" статьи 10 Гаагской конвенции), и со дня направления первой судебной корреспонденции (11.04.2017) прошло более шести месяцев, коллегия судей приходит к выводу о том, что судом были исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что компания DUNSMUR HOLDINGS LIMITED надлежащим образом извещена о месте и времени рассмотрения заявления, в связи с чем дело подлежит рассмотрению по существу в отсутствие ее представителей.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчик является правообладателем товарного знака "ПРЯНИК САМОВАРНЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 439058, зарегистрированного 14.06.2011 с датой приоритета 28.08.2009 в отношении товаров 30-го класса МКТУ - пряники.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ, - пряники и полагая, что спорный товарный знак не используется правообладателем в отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (в редакции, действовавшей на момент подачи настоящего искового заявления) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем сырцовых пряников, имеет право пользования зарегистрированным наименованием места происхождения товара "Тульский пряник" (свидетельство Российской Федерации N 32/3), является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 502680 и N 608646, которые сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака истец в материалы дела представил: копию диплома N 2016710100101 Всероссийского конкурса программы "100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ", копии страниц из книги "ЛЕТОПИСЬ ТУЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", копию Свидетельства N 32/3 на право пользования наименованием места происхождения товара "Тульский пряник" с сайта ФИПС www1.fips.ru, копии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 502680, N 608646.

Кроме того, истец обращался в Роспатент с заявкой N 2015723747 от 30.07.2015 на регистрацию комбинированного товарного обозначения "ТУЛА САМОВАРНАЯ" в отношении товаров 30-ого класса МКТУ - пряники. Роспатентом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по указанной заявке было отказано, в связи с противопоставлением со спорным товарным знаком, принадлежащим ответчику.

Также в судебном заседании судебной коллегией обозревалась пряничная продукция истца, маркированная как: "Православная", "Мастеровая", "Оружейная", "Пряничная", "Гармонная", а также "Пряник тульский традиционный".

Товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 439058 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита "ПРЯНИК САМОВАРНЫЙ".

Обозначение по заявке истца N 2015723747 является комбинированным с наличием словесного элемента "ТУЛА САМОВАРНАЯ", также выполненного буквами кириллического алфавита.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проанализировав сравниваемые обозначения, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам.

Также судебная коллегия пришла к выводу, что товары производимые истцом, а именно пряники и товары 30-го класса МКТУ, для которых спорный товарный знак зарегистрирован - однородны.

Данное обстоятельство также установлено Роспатентом при рассмотрении заявки N 2015723747 на регистрацию товарного знака.

При этом однородность производимых истцом товаров (сырцовые пряники), в отношении которых им подана заявка N 2015723747 ("пряники"), товару 30-го класса МКТУ ("пряники") носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности, функционального назначения, условий реализации, круга потребителей.

Тем самым вопрос о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и обозначения по заявке N 2015723747, разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти и не вызывает сомнений у суда.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что истец заинтересован в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ - пряники.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (07.04.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 07.04.2014 по 06.04.2017.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представил.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Однако компания DUNSMUR HOLDINGS LIMITED не представила отзыв на исковое заявление, каких-либо письменных пояснений, а также доказательства использования спорного товарного знака.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией DUNSMUR HOLDINGS LIMITED не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на компанию DUNSMUR HOLDINGS LIMITED.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление индивидуального предпринимателя Поляковой Ирины Анатольевны удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 439058.

Взыскать с компании DUNSMUR HOLDINGS LIMITED в пользу индивидуального предпринимателя Поляковой Ирины Анатольевны (ОГРНИП 304710533600062) 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина