Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2018 г. N С01-1150/2017 по делу N А51-25127/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело о признании незаконным решения антимонопольного органа в части отказа в признании наличия в действиях общества недобросовестной конкуренции при приобретении и использовании исключительного права на товарный знак, поскольку нижестоящими судами не проводился комплексный анализ сходства противопоставленных друг другу товарных знаков

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2018 г. N С01-1150/2017 по делу N А51-25127/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 8 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 февраля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "АвтоБиз" (ул. Руднева, д. 14-Г, оф. 14, г. Владивосток, Приморский край, 690087, ОГРН 1062536027510) и иностранной компании KANGAROO Co., Ltd. (419 Chongchon-dong Pupyong-ku Inchon KOREA) на решение Арбитражного суда Приморского края от 04.05.2017 по делу N А51-25127/2016 (судья Николаев А.А.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2017 по тому же делу (судьи Сидорович Е.Л., Рубанова В.В., Солохина Т.А.) по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АвтоБиз" и иностранного лица KANGAROO Co., Ltd. о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (ул. 1-я Морская, д. 2, г. Владивосток, Приморский край, 690007, ОГРН 1022502277170) по делу от 12.09.2016 N 31/06-205, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Городисский и партнеры" (ул. Большая Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 129090, ОГРН 1027739045630) и акционерного общества "Юником-Восток" (ул. Калинина, д. 275, оф. 11, г. Владивосток, 690021, ОГРН 1112537882852).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АвтоБиз" - Смольникова Е.А. (по доверенности от 28.12.2017);

от иностранной компании KANGAROO Co., Ltd. - Птицын Н.И. (по доверенности от 04.04.2016);

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю - Межева Е.В. (по доверенности от 09.01.2018 N 16/01-15);

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АвтоБиз" (далее - общество "АвтоБиз") обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее - УФАС по Приморскому краю, антимонопольный орган) по делу от 12.09.2016 N 31/06-205 (дело N А51-25127/2016).

Также иностранная компания KANGAROO Co., Ltd. (далее - компания) обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по делу от 12.09.2016 N 31/06-205 в части отказа в признании действий общества "АвтоБиз", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 387396, недобросовестной конкуренцией и нарушением части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о конкуренции) и о признании действий общества "АвтоБиз", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 387396, недобросовестной конкуренцией и нарушением части 1 статьи 14.4 Закона о конкуренции и обязании устранить допущенные УФАС по Приморскому краю нарушения прав и законных интересов заявителя (дело N А51-31878/2016).

Определением Арбитражного суда Приморского края от 26.12.2016 дела N А51-25127/2016 и N А51-31878/2016 объединены в одно производство, делу присвоен номер - N А51-25127/2016.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество "Юридическая фирма "Городисский и партнеры" и акционерное общество "Юником-Восток" (далее - общество "Юником-Восток").

Решением Арбитражного суда Приморского края от 04.05.2017, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2017 в удовлетворении заявленных требований общества "АвтоБиз" и компании отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "АвтоБиз" и компания обратились с кассационными жалобами.

Определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.10.2017 кассационные жалобы компании и общества "АвтоБиз" переданы по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам компания, считая законными оспариваемые судебные акты в части отказа обществу "АвтоБиз" в удовлетворении ее требований, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении ее требований в полном объеме.

Компания в своей кассационной жалобе полагает, что судами нижестоящих инстанции были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, а также указала на не соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В частности, компания указывает, что судами было допущено неправильное толкование статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, поскольку, по ее мнению, актом недобросовестной конкуренции могут являться, как совокупность действий по приобретению, в том числе на основании договора об отчуждении, и использованию исключительных прав на товарный знак, так и каждое из этих действий по отдельности, ввиду того, что действующим законодательством не предусмотрен конкретный перечень актов недобросовестной конкуренции.

Компания в кассационной жалобе указывает на то, что общество "АвтоБиз" до приобретения права на товарный знак располагало сведениями о товарах, производимых компанией, и о сходстве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 с используемым компанией обозначением для идентификации очистителей "Profoam".

Также компания в кассационной жалобе обращает внимание суда кассационной инстанции на то обстоятельство, что общество "АвтоБиз" ссылаясь на неиспользование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, в свою очередь, не представило доказательств, подтверждающих добросовестность такого приобретения (цель приобретения исключительного права). Вместе с тем, компания также не согласна с выводами судов, о неиспользовании обществом "АвтоБиз" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, ввиду того, что в материалах дела имеются доказательства такого использования, а именно: покупки товара, по мнению компании, с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, то есть имеется совокупность обязательств, необходимых для привлечения данного общества к ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В связи с чем, компания считает, что действия общества "АвтоБиз", как по приобретению, так и по использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, являются, с его стороны, актом недобросовестной конкуренции, следовательно, данное общество должно было быть привлечено к ответственности не только за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, но и предусмотренное частью 1 статьи 14.4 названного Закона, поскольку приобретение обществом "АвтоБиз" исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, реализация которых противоречит действующему законодательству и обычаям делового оборота.

В кассационной жалобе общество "АвтоБиз", считая законными оспариваемые судебные акты в части отказа компании в удовлетворении ее требований, полагает, что судами первой и апелляционной инстанций были неправильно применены нормы материального права и нарушены нормы процессуального права, а их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении его требований, и направить дело в отмененной части на новое рассмотрение.

В частности, общество "АвтоБиз" считает, что выводы судов о нарушении им части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не соответствуют имеющимся в деле доказательствам и установленным по делу обстоятельствам, поскольку судами не был установлен факт сходства между используемым названным обществом обозначением с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 250121, принадлежащим компании, а также не было установлено какие именно действия осуществляет общество "АвтоБиз" (занимается копированием, имитирует товар или нет).

Также общество "АвтоБиз" полагает, что в рассматриваемом деле было установлено обстоятельство, исключающее его привлечение к ответственности за нарушение части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, поскольку суды констатировали, что данное общество не производит спорный товар, а приобретает его у сторонних организаций для реализации на рынке. Кроме того, общество "АвтоБиз" считает, что судами был неверно определен срок исковой давности для его привлечения к ответственности, который, по его мнению, истек в 2014 году.

В дополнениях к ранее поданной кассационной жалобе, общество "АвтоБиз" указывает, что начиная с марта 2014 года оно осуществляло реализацию автомобильных очистителей в упаковках, которые, по его мнению, не сходны до степени смешения с упаковками автомобильных очистителей, поставляемых на российский рынок компанией, а также считает ошибочными выводы судов о сходстве до степени смешения словесных обозначений "Profoam 2000" и "Profitom 2000". Кроме того, считает, что предметом рассмотрения дела N 31/06-2015 антимонопольным органом было не сходство упаковок общества "АвтоБиз" с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 250121, а сходство упаковок общества "АвтоБиз" с упаковками компании, а также сходство упаковок компании с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 387396, принадлежащим данному обществу.

По мнению общества "АвтоБиз", поскольку суды не обладают специальными познаниями, необходимыми для анализа сходства до степени смешения таких сложных обозначений, как этикетки, включающих в свой состав товарные знаки, им следовало, по мнению общества "АвтоБиз", назначить по этому вопросу судебную экспертизу, либо сделать свои выводы на основании имеющихся в материалах дела заключений специалистов.

Также, по мнению общества "АвтоБиз", ссылки судов на статьи 1229 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неправомерны, поскольку в рассматриваемой ситуации защите подлежит внешний вид реализуемого товара, а не исключительные права на товарный знак.

В отзыве на кассационные жалобы антимонопольный орган возражал против удовлетворения кассационных жалоб по доводам, изложенным в отзыве на них, считает оспариваемые судебные акты законными и обоснованными.

В отзыве на кассационную жалобу компании общество "АвтоБиз" возражает против ее удовлетворения, считает оспариваемые судебные акты в данной части законными и обоснованными, настаивало на удовлетворении собственной кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве и возражениях на дополнение к кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении ее требований в полном объеме.

Представитель общества "АвтоБиз" поддержал доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, дополнениях к кассационной жалобе, отзыве и дополнениях к нему, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить в части отказа в удовлетворении его требований, и направить дело в отмененной части на новое рассмотрение.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы компании и общества "АвтоБиз", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Судами установлено, что компания обратилась в антимонопольный орган с заявления от 23.09.2015 N 7183 о привлечении общества "АвтоБиз" к ответственности, поскольку, по мнению заявителя, при приобретении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 и его использовании допущены нарушения Закона о защите конкуренции, поскольку приобретение этого товарного знака и его использование было осуществлено с целью введения потребителей в заблуждение, так как компания задолго до приоритета этого товарного знака реализовывала на территории Российской Федерации посредством своего дистрибьютера и лицензиата на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 250121 моющие средства с использованием обозначения, сходного до степени смещения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 387396.

На основании указанного заявления компании, антимонопольным органом было возбуждено дело N 31/06-205, при рассмотрении которого, комиссией, созданной на основании приказа от 14.12.2015 N 317, и внесенные в нее изменений в соответствии с приказом от 06.09.2016 N 177, было установлено, что компания является правообладателем словесного товарного знака "PROFOAM 2000" по свидетельству Российской Федерации N 250121, который был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.06.2003 по заявке N 2002713368 в отношении товаров 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "моющие, очищающие средства для кузовов автомобилей; моющие, очищающие средства для мытья окон; моющие, очищающие средства для мытья, чистки стекол, в том числе ветровых; бытовые моющие, очищающие средства; воски для полирования мебели и полов; кремы, воски для кожи; пасты, кремы, воски для полирования", с датой приоритета от 11.07.2002.

Также антимонопольным органом было установлено, что компания с 2005 года производит, рекламирует, и поставляет на территорию Российской Федерации моющие средства "Profoam" в линейке 1000, 2000, 3000, уполномоченным лицензиатом которых в России является общество "Юником-Восток" (лицензионный договор от 17.03.2010 N РД0061987).

На имя общества с ограниченной ответственностью "Премьера" (далее - общество "Премьера") 20.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания был зарегистрирован комбинированный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 387396 в отношении товаров 03-го класса МКТУ "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла", с датой приоритета от 11.01.2008.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак от 13.08.2013 N РД0129047 общество "Премьера" передала исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 обществу с ограниченной ответственностью "Премьера 2007" (далее - общество "Премьера 2007").

В свою очередь, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 26.11.2014 N РД0162576, обществом "Премьера 2007" были переданы исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 обществу "АвтоБиз".

При рассмотрении дела N 31/06-2015 обществом "АвтоБиз" в антимонопольный орган были представлены копии договоров поставки от 03.11.2015, 01.09.2014, 11.01.2013, согласно которым, названное общество выступает покупателем товара (моющие средства "Profitom" в линейке 1000, 2000, 3000), который вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Продавцами же по названным договорам поставки являются общества с ограниченной ответственностью "Велси", "Форвард", "Премьера 2007" (далее - общества "Велси", "Форвард", "Премьера 2007").

При этом, согласно имеющимся у антимонопольного органа сведениям, общества "Велси", "Форвард", "Премьера", "Премьера 2007" имеют одного и того же учредителя и руководителя.

Вместе с тем, антимонопольный орган установил, что общества "Премьера" и "Премьера 2007" прекратили свою деятельность 09.07.2013 и 16.03.2015 соответственно.

На основании вышеизложенного антимонопольный орган пришел к выводу о том, что общество "АвтоБиз" не производит товар - моющие средства "Profitom" в линейке 1000, 2000, 3000, а покупает его для реализации у сторонних организаций, и выступает в качестве дистрибьютора названной продукции, а вышеуказанные продавцы (общества "Велси", "Форвард") - импортерами. Производителем же указанного товара является Malpyo Industrial Co., Ltd. (710-3, Kojan-Dong, Namgdong-Gu, Inchun, Korea).

Также антимонопольным органом было установлено, что в течение всего периода владения исключительными правами на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 общество "АвтоБиз" не использовало принадлежавшие ему исключительные права, и согласно его письменным пояснениям, после приобретения права на названный товарный знак (26.11.2014) данное общество прекратило реализацию товара с использованием указанного товарного знака, и начало реализацию товара в новой упаковке, что также было подтверждено судами, которые сослались на договор поставки от 11.01.2013.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с указанными выводами антимонопольного органа.

Антимонопольным органом было установлено, что компания и общество "АвтоБиз" осуществляют аналогичные виды деятельности, а именно продажу моющих средств для автомобилей и являются хозяйствующими субъектами-конкурентами.

В свою очередь, антимонопольный орган установил, что товар - моющие средства "Profitom" реализовывали общества "Премьера", "Премьера 2007" с момента регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 (20.08.2009) и его переуступки (договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 13.08.2013 N РД0129047).

Антимонопольным органом и судами установлено, что компания начала производить, рекламировать, и поставлять на территорию Российской Федерации моющие средства "Profoam" с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 250121 с 2005 года, то есть за три года до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 (11.01.2008), следовательно, приняв решение о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 общество "Премьера" не могло не знать о продукции компании, представленной на территории Российской Федерации и о принадлежащим компании товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 250121. На основании вышеизложенного антимонопольный орган пришел к выводу о том, что в действиях общества "Премьера" имеются признаки недобросовестной конкуренции, ответственность за которые установлена частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. Однако установив факт прекращения обществом "Премьера" своей деятельности в качестве юридического лица 09.07.2013 антимонопольный орган пришел к выводу о невозможности возбуждения дела в отношении названного общества.

Поскольку, по мнению антимонопольного органа, из представленных компанией доказательств не следует, что обществом "АвтоБиз" использовался товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 после его приобретения (26.11.2014), в действиях названного общества не усматривается квалифицирующих признаков, подтверждающих нарушение им запрета, установленного частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что общество "АвтоБиз" вводит в гражданский оборот товар, маркированный этикетками которые сходны до степени смешения с этикетками, маркированными товар, который вводит в гражданский оборот компания.

На основании вышеизложенного антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях общества "АвтоБиз" нарушения положений части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившееся в совершении хозяйствующим субъектом действий, способных вызвать смешение с товарами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а именно: копированием или имитацией внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом.

В связи с чем, 12.09.2016 антимонопольным органом было выдано предписание, в котором обществу "АвтоБиз" было предписано в течение тридцати календарных дней с момента получения предписания, прекратить нарушение части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции путем прекращения ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара "Profitom" внешний вид которого копи части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции копирует и имитирует внешний вид товара конкурента "Profoam".

Суды признали указанные выводы антимонопольного органа об отсутствии в действиях общества правонарушения требований части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции и наличия оснований для признания общества "АвтоБиз" нарушающим положения части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции правильными и обоснованными.

Отказ в удовлетворении требования компании о признании незаконным решения антимонопольного органа от 12.09.2016 по делу N 31/06-205 в части отказа в признании действий общества "АвтоБиз", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396, недобросовестной конкуренцией и нарушением части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, мотивирован судом не доказанностью факта использования обществом "АвтоБиз" товарного знака по свидетельству N 387396 с момента его приобретения у общества "Премьера 2007", а также тем, что квалифицирующим признаком части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции является не приобретение прав на товарный знак на основании договора, а регистрация товарного знака, а то время как общество "АвтоБиз" не осуществляло регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, а приобрело на него права в результате исполнения гражданско-правовой сделки. Кроме того, антимонопольный органа указал на то, что привлечение к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции возможно только при наличии совокупности двух условий: регистрации товарного знака и его использования, а в действиях общества "АвтоБиз" не усматривается совокупности названных условий.

Отказывая в удовлетворении требования общества "АвтоБиз" о признании незаконным решения и предписания антимонопольного органа от 12.09.2016 по делу N 31/06-205 в части признания за ним факта нарушения части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, суд первой инстанции указал на факт установления обстоятельств, свидетельствующих о сходности до степени смешения словесного обозначения "Profitom 2000", используемое обществом "АвтоБиз" для индивидуализации продукции и вводимой им в гражданский оборот, с обозначений зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 250121, правообладателем которого является компания. Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что сравнение этикеток товара вводимого в гражданский оборот обществом "АвтоБиз", и этикеток товара, вводимого в гражданский оборот компанией, с учетом общего зрительного впечатления рядового потребителя способны вызвать смешение у потребителя в отношении изготовителя этого товара, что свидетельствует о правильности вывода антимонопольного органа о нарушении обществом "АвтоБиз" требований части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Проверка законности решения антимонопольного органа должна осуществляться по правилам статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, которая предполагает проверку, независимо от доводов сторон, оспариваемых решений и установление их соответствия закону или иному нормативному правовому акту, наличия полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемое решение, соблюдение процедуры принятия оспариваемого ненормативного акта, а также установление того, нарушает ли оспариваемое решение права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, является Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России), которая осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы (пункты 1 и 4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331).

В целях обеспечения государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства антимонопольный орган действует в пределах полномочий, установленных в статье 23 Закона о защите конкуренции.

Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства регламентирован главой 9 указанного Закона.

Согласно части 1 статьи 52 Закона о защите конкуренции, решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Дела об обжаловании решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны арбитражному суду.

С учетом изложенного, оспариваемое решение принято заинтересованным лицом в пределах установленных полномочий.

Между тем, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

Кроме того, судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также установлено неправильное применение судами норм материального права.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Учитывая требования норм процессуального права, бремя доказывания по таким спорам распределяется следующим образом:

- на орган, принявший оспариваемое решение, возлагается бремя доказывания наличия полномочий на его принятие и соответствие оспариваемых действий закону и иным нормативным правовым актам,

- в то время как на заявителя возлагается бремя доказывания нарушения оспариваемыми действиями своих прав и законных интересов в предпринимательской и иной экономической деятельности.

В обоснование заявления от 23.05.2015 о признании в действиях общества "АвтоБиз" нарушения норм Закона о защите конкуренции компания ссылалась на наличие в действиях указанного лица недобросовестной конкуренции при приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396.

Судами установлено, что товарный знак приобретен обществом "АвтоБиз" у общества "Премьера 2007" на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 13.08.2013 N РД0129047 исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396, который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.11.2014.

На дату приобретения указанного товарного знака (26.11.2014) и обращения компании в антимонопольный орган (23.09.2015) запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг был урегулирован нормами части 2 статьи 14 Закона о конкуренции.

Согласно Федеральному закону от 05.10.2015 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 05.01.2016 нормы части 2 статьи 14 Закона о конкуренции утратили силу, поскольку указанным законом введены в действия аналогичные нормы части 1 статьи 14.4 указанного Закона о конкуренции.

Отзывая в признании в действиях общества "АвтоБиз" по приобретению и использованию прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 суды исходили из того, что указанное лицо не осуществляло регистрацию этого товарного знака и не использовало этот товарный знак.

Между тем нормы части 2 статьи 14 Закона о конкуренции устанавливают возможность признания действий не по регистрации товарного знака, а по его приобретению и использованию товарного знака.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

Исходя из системного толкования указанных норм ГК РФ, следует, что приобретателем прав на товарный знак является лицо, зарегистрировавшее на себя товарный знак, и лицо, приобретшее исключительное право на товарный знак в результате заключения и регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Соответственно, антимонопольный орган, принимая решение на основании части 2 статьи 14 Закон о защите конкуренции о том, что приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг является актом недобросовестной конкуренции, оценивает как саму регистрацию, так и последующее поведение правообладателя.

В обоснование заявления о признании в действиях общества "АвтоБиз" недобросовестной конкуренции при приобретении использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 компания ссылалась на тот факт, что правообладатель этого товарного знака и само общество "АвтоБиз" знало о факте выпуска моющих средств компаниям задолго до приоритета этого товарного знака, предоставив опросы потребителей в подтверждение этих доводов, а также доказательства реализации 17.07.2015 обществом "АвтоБиз" моющих средств, как указала компания, с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 и обозначения "Profitom", предоставив доказательства реализации такого товара: накладные, счет-фактуру, фотографии товара, фотографии тары (коробки) (л.д. 136-147 т. 1).

Однако антимонопольный орган указал на недоказанность факта использования обществом "АвтоБиз" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396, поскольку, по его мнению, не смогло установить лицо, которое разместило обозначение на коробке товара, а на фотографии товара не использован товарный знак, что опровергает возможность для признания в действиях правообладателя недобросовестной конкуренции.

Суды согласились с данными выводами антимонопольного органа.

Между тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, действия по предложению правообладателем товарного знак к продаже товара, на котором размещен товарный знак либо на его упаковке, его реализация, являются способом использования товарного знака.

При рассмотрении спора по существу лицами, участвующими в деле, не опровергался факт реализации товара (моющих средств) обществом "АвтоБиз" как правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 в упаковке, в подтверждении которого компанией были представлены названные накладные, счет-фактура, фотографии товара и коробка (упаковка товара).

Однако ни антимонопольный орган, ни суды не дали правовой оценки данным обстоятельствам.

Факт незаконного размещения на указанном товаре и упаковке обозначений установлен не был.

Сравнительный анализ товара и упаковки моющих средств, реализованных обществом "АвтоБиз" 17.07.2015, ни антимонопольным органом, ни судами на предмет их сходства и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396 не производился, а, равно как, и сравнительный анализ с товарным знаком, правообладателем которого является компания и обозначением, используемым компанией для индивидуализации собственной продукции, которую она вводит в гражданский оборот которой, как установлено судами, до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387396.

На дату обращения компании с заявления в антимонопольный орган действовали Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), устанавливающие порядок проведения сравнительного анализа обозначений заявленных для регистрации в качестве средства индивидуализации.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Между тем суды не производили сравнительного анализа исходя из указанных требований и методик.

В связи с изложенным следует признать правильными и обоснованными доводы кассационной жалобы компании и общества "АвтоБиз" о неправильном применении судами норм материального права и несоответствие выводов судов, представленным в материалы дела доказательствам.

Также следует признать обоснованными доводы кассационной жалобы общества "АвтоБиз".

Пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции (которая вступила в силу в 05.01.2016, то есть уже после факта вмененного антимонопольным органом обществу "АвтоБиз" нарушения (27.07.2015)) установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Таким образом, действия общества "АвтоБиз" по введению в гражданский оборот моющих средств, признанные антимонопольным органом актом недобросовестной конкуренции, имели место 27.07.2015, то есть до введение в действие статьи 14.6 Закона о защите конкуренции (в редакции Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Закон о защите конкуренции и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), нарушение требований пункта 2 которой были вменены обществу "АвтоБиз" антимонопольным органом.

Однако данным обстоятельствам не дана надлежащая оценка, ни антимонопольным органом, ни судами в рамках проверки законности принятого антимонопольным органом решения от 12.09.2016 N 31/06-205.

При названных обстоятельствах суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты без установления всех фактических обстоятельств по делу, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

Между тем, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: провести сравнительных анализ обозначений размещенных на товарах, упаковке, используемых как компанией, так и обществом "АвтоБиз" и товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 387396 и N 250121; установить являлось ли со стороны общества "АвтоБиз" приобретение у общества "Премьера 2007" исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387396 недобросовестной конкуренцией; установить законность и обоснованность оспариваемого решения антимонопольного органа, и выданного на его основе предписания, исходя из оценки в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств, которыми руководствовался именно антимонопольный орган при принятии оспариваемого ненормативного акта.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Приморского края от 04.05.2017 по делу N А51-25127/2016 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев