Определение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2018 г. по делу N СИП-76/2017 "О назначении экспертизы и приостановлении производства по делу"

Резолютивная часть определения объявлена 7 февраля 2018 года.

Полный текст определения изготовлен 7 февраля 2018 года.

Судья Суда по интеллектуальным правам Голофаев В.В.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем Гончар Д.М., рассматривая в предварительном судебном заседании заявление приватного акционерного общества "ЭКОЛОГООХРАННАЯ ФИРМА "КРЕОМА-ФАРМ" (ул. Радищева, д. 3, г. Киев, Украина, ИКЮЛ 23729293) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2293744 на изобретение,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - иностранной компании "Bioline Pharmaceutical AG" (Blegistrasse 5, 6340 Baar, Switzerland),

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от приватного акционерного общества "ЭКОЛОГООХРАННАЯ ФИРМА "КРЕОМА-ФАРМ" - Марканов Д.Ю. и Мещерякова М.А. (по доверенности от 13.11.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-486/41);

от компании "Bioline Pharmaceutical AG" - Шибаева В.С. (по доверенности от 14.08.2017), Золотых Н.И. (по доверенности от 14.08.2017), Андреева М.Ю. (по доверенности от 12.12.2017),

установил:

приватное акционерное общество "ЭКОЛОГООХРАННАЯ ФИРМА "КРЕОМА-ФАРМ" (далее - заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2016 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2293744 на изобретение, признании данного патента недействительным полностью (с учетом уточнения требований, принятого судом протокольным определением от 15.11.2017 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания "Bioline Pharmaceutical AG" (далее - третье лицо).

Заявление мотивировано необоснованностью выводов Роспатента о соответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель указывает, что Роспатентом и патентообладателем не доказана известность в качестве реагента "1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана", а также способ его получения.

Также заявитель ссылается на то, что Роспатентом не доказана известность из уровня техники "раствора метилсиликоната натрия с плотностью от 1,195 до 1,205 " или возможности его получения средним специалистом на основе сведений из описания и уровня техники.

Заявителем подано ходатайство о назначении судебной экспертизы, в обоснование которого указано на необходимость установления по делу обстоятельств, требующих специальных познаний в области химии. При этом заявителем сформулированы вопросы, предлагаемые на разрешение эксперта, а также представлены кандидатуры экспертов - Хорошкеева В.А. и Уткиной Е.А.

Заявителем представлено платежное поручение от 05.02.2018 N 89, подтверждающее перечисление на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам денежных средств в размере 60 000 рублей в качестве обеспечения оплаты стоимости расходов по проведению экспертизы.

Роспатентом представлены письменные возражения против заявленного ходатайства, в которых государственный орган считает сформулированные заявителем вопросы экспертам некорректными и не позволяющими установить имеющие значение для дела обстоятельства, а также возражает против предложенных заявителем кандидатур экспертов. При этом Роспатент предлагает в случае назначения экспертизы перечень вопросов эксперту.

Третье лицо также заявило ходатайство о проведении судебной экспертизы, в котором просит назначить по делу комплексную патентно-химическую экспертизу, излагает перечень вопросов эксперту, а также предлагает в качестве экспертной организации Институт проблем химической физики Российской Академии Наук. К ходатайству приложены исходящие от данной организации сведения о возможных кандидатурах экспертов (сотрудниках данной организации) - Седове И.В. и Литвиновой Н.Т. В то же время третье лицо возражает против вопросов эксперту, сформулированных заявителем, и предложенных последним кандидатур экспертов.

К ходатайству третьего лица о назначении экспертизы приложен чек-ордер от 14.11.2017 (операция 141), подтверждающий перечисление на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам денежных средств в размере 80 000 рублей в качестве обеспечения оплаты стоимости расходов по проведению экспертизы.

В настоящем предварительном судебном заседании представители заявителя и третьего лица поддержали ранее заявленные ими ходатайства о назначении судебной экспертизы. Представители третьего лица оставили на усмотрение суда вопрос о том, кому именно надлежит поручить проведение экспертизы - названной организации либо непосредственно ее сотрудникам. Представитель Роспатента в судебном заседании настаивал на предложенных им формулировках вопросов эксперту, возражая против кандидатур экспертов, предложенных заявителем.

В предварительном судебном заседании 20.12.2017 представитель заявителя полагал возможным поставить на разрешение эксперта вопросы, сформулированные Роспатентом. При этом не настаивал на вопросах, представленных им ранее. Представители третьего лица также полагали возможным поставить перед экспертом вопросы, сформулированные Роспатентом, и просили включить в список вопросов вопрос N 1 из числа предложенных третьим лицом ранее. На других представленных третьим лицом вопросах его представители не настаивали. Представители заявителя и Роспатента не возражали против постановки перед экспертом вопроса N 1 из списка, представленного третьим лицом.

Согласно положениям статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С учетом предмета спора и подлежащих выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, необходимость применения при рассмотрении дела специальных знаний, по мнению суда, очевидна.

В связи с этим возражения Роспатента против назначения экспертизы судом отклоняются.

В то же время, учитывая необходимость наличия специальных знаний как в области химии, так и в области патентоведения, суд считает необходимым назначить по настоящему делу комплексную экспертизу.

В соответствии с частью 1 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации комплексная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами разных специальностей.

Согласно части 2 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность.

Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются в соответствии с частью 2 статьи 84 данного Кодекса (часть 3 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В отношении предложенных заявителем кандидатур экспертов Хорошкеева В.А. и Уткиной Е.А. суд отмечает следующее.

Как следует из представленного в материалы дела диплома N 28373, Хорошкееву В.А. присвоена квалификация инженера-технолога по специальности "химическая технология редких и рассеянных металлов", в связи с чем он не обладает квалификацией в области химии.

Представленные заявителем документы об участии данного специалиста в других судебных делах в качестве эксперта и оформлении патентных заявок не свидетельствуют сами по себе о приобретении соответствующей квалификации, в отсутствие релевантного профильного образования.

В свою очередь, предложенная заявителем кандидатура Уткиной Е.А. характеризуется тем, что в течение ряда лет, в том числе, в период, относящийся к дате приоритета оспариваемого патента (22.12.2005) и рассмотрения заявки на его выдачу, она работала в Федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральный институт промышленной собственности" - организации, подведомственной Роспатенту (в должности заместителя директора данной организации), и осуществляющей непосредственное рассмотрение таких заявок. В связи с этим у суда имеются сомнения в объективности и беспристрастности данного лица.

На этом основании проведение экспертизы указанным лицам не может быть поручено.

В отношении кандидатур Седова И.В. и Литвиновой Н.Т., названных в письме Института проблем химической физики Российской Академии Наук, суд отмечает соответствие данных лиц области экспертного исследования по настоящему делу - Седов И.В. имеет образование бакалавра химии и магистра химии по направлению "Химия", является кандидатом химических наук, заведующим химико-технологическим отделом указанного Института, имеет стаж работы по специальности более 10 лет. Литвинова Н.Т. является начальником патентного отдела Института, имеет квалификацию патентоведа, и стаж работы в области патентоведения более 25 лет.

В связи с изложенным, суд, принимая во внимание имеющиеся в представленных в дело документах сведения о квалификации, научном и практическом опыте, местонахождении данных лиц, сроках, стоимости предстоящего исследования, полагает необходимым поручить проведение экспертизы Седову И.В. и Литвиновой Н.Т.

Возражение заявителя против кандидатур Седова И.В. и Литвиновой Н.Т., мотивированное тем, что Институт проблем химической физики Российской Академии Наук, предоставивший сведения о данных лицах, не обладает статусом экспертной организации, а также отсутствием исходящих непосредственно от данных лиц документов, содержащих необходимые для назначения экспертизы сведения, подлежит отклонению, поскольку от названных лиц 31.01.2018 судом получены письма, в которых они выражают согласие выступить в качестве экспертов по настоящему делу, и указывают при этом на то, что сведения о стоимости, сроках проведения экспертизы, их образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности изложены в направленных ранее в адрес суда письмах названной организации.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд полагает возможным поставить перед экспертами весь круг вопросов, предложенных Роспатентом, и вопрос N 1, предложенный третьим лицом.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 85, 108, 144, 147, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил:

1. Назначить по делу N СИП-76/2017 комплексную судебную экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить Седову Игорю Владимировичу (г. Черноголовка) и Литвиновой Нине Тимофеевне (г. Черноголовка).

3. В распоряжение экспертов предоставить материалы судебного дела N СИП-76/2017.

4. Поставить перед экспертами следующие вопросы:

1) Раскрыта ли в описании к патенту Российской Федерации N 2293744 структурная формула адсорбента?

2) Раскрыт ли в описании к патенту Российской Федерации N 2293744 способ получения адсорбента по данному патенту?

3) Указаны ли в описании к патенту Российской Федерации N 2293744 методы анализа, подтверждающие структуру адсорбента?

4) Указаны ли в описании к патенту Российской Федерации N 2293744 условия проведения химической реакции?

5) Известно ли из патента Российской Федерации N 2293744 использование метилсиликонат натрия для получения конечного продукта-адсорбента?

6) Возможно ли получение раствора метилсиликонат натрия плотностью 1,16-1,19 средним специалистом на основе сведений из описания и уровня техники на дату приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2293744?

7) Является ли вещество "1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат" в патенте Российской Федерации N 2293744 реагентом или продуктом?

5. Предупредить экспертов Седова И.В. и Литвинову Н.Т. об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

6. Экспертное заключение представить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254, в срок не позднее 20.03.2018.

7. В случае необходимости представления экспертам дополнительных документов для проведения экспертизы они вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством об их истребовании.

8. Установить размер общего вознаграждения экспертам в размере 75 000 рублей (по 37 500 рублей каждому эксперту).

9. Разъяснить экспертам, что в соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оплата судебной экспертизы производится по ее окончании путем перечисления денежных средств с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам.

10. Обратить внимание экспертов, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

11. Разъяснить экспертам, что при проведении экспертизы и подготовке заключения они должны осуществлять исследование только в рамках поставленных перед ними вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

12. Производство по делу N СИП-76/2017 приостановить до получения заключения экспертов.

Настоящее определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.

Судья

В.В. Голофаев