Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2018 г. по делу N СИП-330/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчиком не подтверждено использование им оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2018 г. по делу N СИП-330/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 5 февраля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - И.В. Лапшиной,

судей - Д.А. Булгакова, Н.Л. Рассомагиной,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бекетовой О.С., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании Beiersdorf AG (UnnastraBe 48, 20253 Hamburg, Germany)

к компании Sorteks Ticaret Ve Pazarlama Tekstil Sanayi Limited (M. Kemalettin Mah. Ordu Cad. Firin Sok. N 7/17 Laleli/, Turkey)

о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 865544.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). В судебном заседании принимал участие представитель компании Beiersdorf AG - Гринева М.А. (по доверенности от 09.05.2017.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Beiersdorf AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании Sorteks Ticaret Ve Pazarlama Tekstil Sanayi Limited (далее - компания Sorteks Ticaret) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 865544 в отношении товаров "мыло, парфюмерные изделия, одеколоны, косметические лосьоны, эфирные масла, дезодоранты для личного пользования, розовые масла, косметические лосьоны, антиперспиранты, лосьоны после бриться, лаки для ногтей, губная помада, кремы, средства для окрашивания волос, шампуни, лосьоны для волос, лаки для волос, краски для волос, препараты для завивки волос, карандаши для бровей, косметика для бровей, пудра, пудра для макияжа, препараты для удаления лака, тушь для ресниц, вазелин для косметических целей, гели для косметических целей, косметические препараты для похудения, косметические препараты для ресниц, косметические наборы, препараты для бритья, мыло для бритья, вата для косметических целей, ткани, пропитанные косметическими лосьонами, дезинфицирующее мыло, дезодорирующее мыло, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта (не для медицинских целей)" 03-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.07.2017 к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований компания Beiersdorf AG указывает на то, что является производителем косметических средств. Кроме того, у истца в России имеется дочерняя компания - общество с ограниченной ответственностью "Байерсдорф", которая осуществляет маркетинг и продажу косметических средств на территории Российской Федерации.

Также на официальных сайтах истца в сети Интернет www.beiersdorf.ru и www.nivea.ru, содержится информация на русском языке о производимой истцом продукции.

Компания Beiersdorf AG также ссылается на то, что ею в Роспатент была подана заявка N 2015716428 на регистрацию товарного знака "BLACK&WHITE" для однородных товаров 03-го класса МКТУ, однако Роспатентом было принято решение от 23.01.2017 об отказе регистрации, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных товаров 03-го класса МКТУ.

Кроме того, истец обращает внимание, что по результатам анализа общедоступных источников информации им не были обнаружены сведения об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров и услуг, относительно которых имеется заинтересованность истца в досрочном прекращении этого товарного знака.

Компания Sorteks Ticaret отзыв на исковое заявление не представила.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 30.01.2018 представитель заявителя настаивал на исковых требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Ответчик и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, исходя из положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном интернет-сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международным правовым актом, регулирующим отношения Российской Федерации и Турецкой Республики по вопросам судебного извещения участников гражданского судопроизводства, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965; далее - Гаагская конвенция).

В целях извещения ответчика о начавшемся судебном процессе Судом по интеллектуальным правам в порядке, установленном Гаагской конвенцией, Министерству юстиции Турецкой Республики был направлен запрос о вручении компании Sorteks Ticaret по указанному в международном реестре товарных знаков адресу копии определения Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2017 о принятии искового заявления к производству, сопровождаемого надлежащим образом заверенным переводом на турецкий язык.

Как следует из поступившего ответа компетентного органа Турецкой Республики, запрос о вручении компании Sorteks Ticaret направленных судом документов был исполнен, документы были вручены компании Sorteks Ticaret 20.10.2017.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что компания Sorteks Ticaret надлежащим образом извещена о начавшемся судебном процессе и имела достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле в порядке, установленном ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела, компания Sorteks Ticaret является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 865544 (дата приоритета 17.11.2004).

Охрана указанному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, а также следующих товаров 03-го класса МКТУ: "моющие средства непроизводственного и немедицинского назначения, крахмал для стирки, отбеливающие средства для стирки, мыло, смягчающие средства, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, парфюмерные изделия, одеколоны, косметические лосьоны, эфирные масла, дезодоранты для личного пользования, розовые масла, косметические лосьоны, антиперспиранты, лосьоны после бриться, лаки для ногтей, губная помада, кремы, средства для окрашивания волос, шампуни, лосьоны для волос, лаки для волос, краски для волос, препараты для завивки волос, карандаши для бровей, косметика для бровей, пудра, пудра для макияжа, препараты для удаления лака, тушь для ресниц, вазелин для косметических целей, гели для косметических целей, косметические препараты для похудения, косметические препараты для ресниц, косметические наборы, препараты для бритья, мыло для бритья, вата для косметических целей, ткани, пропитанные косметическими лосьонами, дезинфицирующее мыло, дезодорирующее мыло, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта (не для медицинских целей), наждачные ткани, наждачная бумага, препараты для полирования для мебели и полов".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака в отношении части однородных товаров 03-го класса МКТУ, и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанных товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (в редакции, действовавшей на момент подачи настоящего искового заявления) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем косметической продукции, имеет добросовестное намерение использовать обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для маркировки своей продукции с целью реализации ее на территории Российской Федерации.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака истец в материалы дела представил: копию выписка из Торгового реестра в отношении своей компании, выписку из международного Реестра знаков по международной регистрации N 865544, свидетельство о предоставлении охраны международной регистрации N 865544 на территории Российской Федерации, копию информации с интернет-сайтов www.beiersdorf.ru и www.nivea.ru, содержащую информацию о компании-производителе продукции.

Кроме того, истец обращался в Роспатент с заявкой N 2015716428 от 02.06.2015 на регистрацию словесного товарного знака "BLACK&WHITE" в отношении однородных товаров 03-го класса МКТУ.

Роспатентом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по указанной заявке было отказано, в связи с противопоставлением спорного товарного знака, принадлежащего ответчику.

Товарный знак ответчика по международной регистрации N 865544 является комбинированным с наличием словесного элемента "blackwhite", выполненного латинскими буквами.

Обозначение по заявке истца N 2015716428 "BLACK&WHITE" является также словесным, выполнено буквами латинского алфавита.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 указанных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проанализировав сравниваемые обозначения, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам, поскольку включат в себя тождественные словесные элементы.

Также судебная коллегия пришла к выводу, о том, что производимые истцом товары, и товары 03-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, - однородны.

Данное обстоятельство также установлено Роспатентом при рассмотрении заявки N 2015716428 на регистрацию товарного знака.

При этом судебная коллегия отмечает, что однородность производимых истцом товаров (косметические товары), а также товаров в отношении которых им подана заявка N 2015716428, перечню товару 03-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности, функционального назначения, условий реализации, круга потребителей.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что истец заинтересован в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении части товаров 03-го класса МКТУ "мыло, парфюмерные изделия, одеколоны, косметические лосьоны, эфирные масла, дезодоранты для личного пользования, розовые масла, косметические лосьоны, антиперспиранты, лосьоны после бриться, лаки для ногтей, губная помада, кремы, средства для окрашивания волос, шампуни, лосьоны для волос, лаки для волос, краски для волос, препараты для завивки волос, карандаши для бровей, косметика для бровей, пудра, пудра для макияжа, препараты для удаления лака, тушь для ресниц, вазелин для косметических целей, гели для косметических целей, косметические препараты для похудения, косметические препараты для ресниц, косметические наборы, препараты для бритья, мыло для бритья, вата для косметических целей, ткани, пропитанные косметическими лосьонами, дезинфицирующее мыло, дезодорирующее мыло, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта (не для медицинских целей).".

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C (1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (15.06.2017), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 15.06.2014 по 14.06.2017.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака суду не представил.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Однако компания Sorteks Ticaret не представила отзыв на исковое заявление, каких-либо письменных пояснений, а также доказательства использования спорного товарного знака.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что компанией Sorteks Ticaret не подтверждено использование оспариваемого товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на компанию компании Sorteks Ticaret.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление компании Beiersdorf AG удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 865544 в отношении части товаров 03-го класса МКТУ, а именно: "мыло, парфюмерные изделия, одеколоны, косметические лосьоны, эфирные масла, дезодоранты для личного пользования, розовые масла, косметические лосьоны, антиперспиранты, лосьоны после бритья, лаки для ногтей, губная помада, кремы, средства для окрашивания волос, шампуни, лосьоны для волос, лаки для волос, краски для волос, препараты для завивки волос, карандаши для бровей, косметика для бровей, пудра, пудра для макияжа, препараты для удаления лака, тушь для ресниц, вазелин для косметических целей, гели для косметических целей, косметические препараты для похудения, косметические препараты для ресниц, косметические наборы, препараты для бритья, мыло для бритья, вата для косметических целей, ткани, пропитанные косметическими лосьонами, дезинфицирующее мыло, дезодорирующее мыло, зубные пасты, ополаскиватели для полости рта (не для медицинских целей).".

Взыскать с компании Sorteks Ticaret Ve Pazarlama Tekstil Sanayi Limited в пользу компании Beiersdorf AG 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина