Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2018 г. N С01-153/2018 по делу N А40-109432/2017 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе во взыскании компенсации за незаконное использование на территории РФ товарного знак, поскольку факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2018 г. N С01-153/2018 по делу N А40-109432/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (Glattalstrasse 516 8153 Rumland Schweiz) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 (судья Чадов А.С.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017 (судьи Трубицын А.И., Расторгуев Е.Б., Пирожков Д.В.), принятые в рамках дела N А40-109432/2017 по иску Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРАГМА" (Семеновский пер., д. 15, Москва, 107023, ОГРН 5087746284027)

о взыскании компенсации за незаконное использование на территории Российской Федерации товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международной регистрации N 572197, N 1055784 соответственно.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Ростовский вертолетный производственный комплекс (публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря) (ул. Новаторов, д. 5, г. Ростов-на-Дону, 344038, ОГРН 1026102899228).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG - Григорьев Е.В. (по доверенности от 01.08.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРАГМА" - Изотова Е.В. (по доверенности от 26.07.2017), Абрамов Д.В. (доверенность от 23.06.2017 N 23).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (далее - компания) к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРАГМА" (далее - общество "ТЕХНОПРАГМА") о взыскании компенсации за незаконное использование международных товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" в размере 847 107 рублей 85 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Ростовский вертолетный производственный комплекс (публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального права, неполное исследование представленных доказательств, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

В поданной кассационной жалобе заявитель указывает на неправильное, в нарушение положений Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению) установление судами даты начала действия правовой охраны товарного знака "BIG KAISER" на территории Российской Федерации не с 22.01.2016, а с 01.03.2017.

Компания не соглашается с выводом судов о том, что действия ответчика по закупочной процедуре на право заключения договора по предмету закупки товаров BIG KAISER для нужд третьего лица, не являются нарушением исключительных прав истца.

Кроме того, заявитель считает ошибочным вывод судов о том, что исходя из закупочной документации обозначение "KAISER" является фирменным наименованием производителя, а не товарным знаком. Между тем в материалах дела имеются доказательства того, что слово "KAIZER" является товарным знаком, что подтверждено сведениями из Международного реестра торговых марок.

Компания также указывает на неправильное применение судами норм материального права определения однородности товаров, являющихся предметом запроса котировок и товаров, поименованных в товарном знаке истца "BIG KAISER".

Общество "ТЕХНОПРАГМА" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с приведенными в ней доводами, считало, что судебные акты являются законными и обоснованными, оснований для их отмены не имеется.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель компании доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, настаивал на отмене обжалуемых судебных актов.

Представители общества "ТЕХНОПРАГМА" против доводов кассационной жалобы возражали, считали, что оснований для ее удовлетворения не имеется.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в суд не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784 в отношении товаров и услуг, в том числе 07-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "Механические инструменты". Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

Истец указал, что ответчик нарушил права истца на товарные знаки "KAISER" и "BIG KAISER" путем подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку инструмента и технологической оснастки производства компании "BIG KAISER" для высокопроизводительного оборудования (извещение N ZK16121200060). Заявка является предложением о продаже товаров. Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/158603, заказчик и организатор - Ростовский вертолетный производственный комплекс (публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря). Предмет закупки, согласно документации и извещению - "Поставка инструмента и технологической оснастки производства компании BIG KAISER для высокопроизводительного оборудования (т.е. 7-го класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 869 697 рублей 38 копеек.

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему на товарный знак, представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается.

При этом суд отметил, что указание в документации слова "KAISER" относится к указанию на производителя товара, а не является товарным знаком, поскольку не индивидуализирует товар, а содержит информацию о производителе товара, предлагаемого к продаже.

Также суд указал, что истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил каких-либо доказательств однородности товаров, являющихся предметов запроса котировок (Головка расточная SW 41-54 (66) X СК4; Резец (набор) 41/54 SW41 СС09 Пластина ССМТ 09Т304 РЗОС Борштанга твердосплавная 040 X СК4 X 400НМ) и товаров 7-го класса МКТУ, относящихся к охраняемому перечню товарных знаков истца.

Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание на то, что спорный товарный знак, принадлежащий истцу, получил правовую охрану на территории Российской Федерации до подачи заявки ответчиком о поставке товара.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены судебных актов.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суды проанализировав представленные в материалы дела доказательства, пришли к обоснованному мнению о том, что прямое указание в документации требования к фирме-производителю (путем указания фирменного наименования либо коммерческого обозначения, в том числе в том случае, если фирменное наименование либо коммерческое обозначение либо их части включены в какой-либо товарный знак) является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

Довод компании о том, что при указании требования к фирме-производителю ответчик имел в виду требование к товарному знаку, а не требование к фирме-производителю, не подтверждается никакими доказательствами и носит предположительный характер.

При этом суды обоснованно указали, что требования о защите права истца на фирменное наименование либо коммерческое обозначение в настоящем деле не заявлялись, в связи с чем не являются предметом заявленных истцом требований. Также указанные обстоятельства не свидетельствуют о том, что под "фирмой-производителем" организатор закупки якобы имел в виду "товарный знак".

Кроме того, суды при оценке доказательств приняли во внимание, что закупочная документация предусматривала поставку товаров конкретной фирмы-производителя (Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG), и содержала указание на конкретные коды требуемых товаров, соответствующие кодам товаров по каталогу истца.

При таких обстоятельствах, суды пришли к обоснованному выводу о том, что факт использования обществом "ТЕХНОПРАГМА", принадлежащих компании товарных знаков материалами дела не подтверждается.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что моментом начала действия правовой охраны товарного знака "BIG KAISER" на территории Российской Федерации является 01.03.2017, а не 21.01.2016, был предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанции. Суд кассационной инстанции считает обоснованным вывод судов в силу следующего.

Российская Федерация является участником как Мадридского соглашения, так и Протокола к Мадридскому соглашению.

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

В пункте 2 статьи 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3-ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

При этом коллегия судей полагает возможным отметить, что при разрешении вопроса о возможности применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении лиц, использующих обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации, заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации, в период между датой получения заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр следует учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся Стороны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

В соответствии со статьей 3-ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.

В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3-ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории (пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3-ter.

Таким образом, учитывать, что международный товарный знак, в отношении которого подана заявка на территориальное расширение в Российской Федерации, проходит экспертизу в национальном ведомстве, то даты внесения записи о нем в Международный реестр и подачи заявки могут не совпадать.

Соответственно, использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации в качестве международного товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак, поскольку для третьих лиц, которые не осведомлены (в связи с отсутствием соответствующей записи в Международном реестре) о территориальном расширении в Российской Федерации спорного знака, в данном случае противоправность отсутствует, что исключает применение к таким лицам мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством.

Кроме того Суд по интеллектуальным правам отмечает, что принимая во внимание, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истцом не доказано использование спорных товарных знаков ответчиком, то момент предоставления правовой охраны спорным товарным знакам на территории Российской Федерации не имеет правового значения в настоящем деле.

Судом кассационной инстанции отклоняется довод компании о неправильном определение однородности товаров, предложенных ответчиков к продаже товаров товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, так как суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что истцом не доказано использование спорных товарных знаков ответчиком, так как данный вывод судов является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В целом доводы, изложенные в кассационной жалобе компании, свидетельствуют об ее несогласии с правовой оценкой, которую дали суд первой и апелляционной инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и доказательствам, представленным в материалы дела.

Вместе с тем переоценка доказательств и выводов суда первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, не установлено.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 по делу N А40-109432/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.М. Уколов