Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2018 г. по делу N СИП-17/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении некоторых из заявленных видов товаров, поскольку ответчиком не было представлено документальное обоснование использования спорного товарного знака для данных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 апреля 2018 г. по делу N СИП-17/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 4 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам

в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алимурадовой И.К.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Юг" (ул. Дружбы Народов, д. 5, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 353560, ОГРН 1112370000676)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЭталонНефтеПродукт" (ул. Свердловский тракт, д. 1, корп. Ж, г. Челябинск, 454036, ОГРН 1097448006754)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 в отношении товаров 4-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Юг" - Супрун Л.З. (по доверенности от 20.12.2017 N 374);

от общества с ограниченной ответственностью "ЭталонНефтеПродукт" - Борткевич А.П. (по доверенности от 23.11.2017), Павленко Е.А. (директор, на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АЗС-Юг" (далее - общество "АЗС-Юг") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЭталонНефтеПродукт" (далее - общество "ЭталонНефтеПродукт") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 в отношении товаров 4-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явились представители общества "АЗС-Юг" и общества "ЭталонНефтеПродукт".

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направил.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "АЗС-Юг" поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска общество "АЗС-Юг" указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

В частности, общество "АЗС-Юг" сообщило, что им осуществляется деятельность по реализации товаров 4-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак (бензин, газ топливный, горючее, добавки нехимические для моторного топлива, нефть, в том числе переработанная; смеси горючие карбюраторные, топливо дизельное).

Также истец сообщил, что им 18.01.2018 подана заявка N 2018701383 в Роспатент на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "eco power" в качестве товарного знака в отношении товаров 4-го класса МКТУ. При этом по состоянию на 01.03.2018 названная заявка находится на стадии формальной экспертизы.

Общество "АЗС-Юг" указало на то, что оно является одним из операторов на рынке нефтепродуктов в Южном федеральном округе, а также на то, что осуществляет свою деятельность в указанной сфере более пяти лет.

Ответчик заявленные исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении.

В своем отзыве на исковое заявление общество "ЭталонНефтеПродукт" указало на то, что оно является правообладателем спорного товарного знака, что спорный товарный знак используется им при осуществлении деятельности, привело доводы в обоснование своей позиции, сослалось на представленные с отзывом документы.

Также ответчик в судебном заседании 04.04.2018 сообщил, что заинтересованность истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака им не оспаривается, а также, что реализация товаров 4-го класса МКТУ "газ топливный; добавки нехимические для моторного топлива; смеси горючие карбюрированные" им не осуществляется.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "ECO POWER" по свидетельству Российской Федерации N 488618 (дата регистрации - 31.05.2013, дата приоритета - 17.06.2011, дата окончания срока действия регистрации - 17.06.2021), зарегистрированного в отношении товаров 4-го класса МКТУ: "бензин; газ топливный; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; нефть, в том числе переработанная; смеси горючие карбюрированные; топливо дизельное".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении указанных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика обществом "АЗС-Юг" 09.10.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

В ответе на названное предложение ответчик сообщил об использовании им спорного товарного знака, а также предложил заключить с ним лицензионный договор на его использование.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом подана в Роспатент заявка N 2018701383 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "eco power" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 4-го класса МКТУ.

Оценив комбинированное обозначение, в отношении которого истцом подана заявка N 2018701383, и спорный товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 488618, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент "eco power". При этом судебная коллегия признает словесный элемент обозначения по заявке N 2018701383 доминирующим, а наличие изобразительного элемента - не влияющим на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 4-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2018701383, являются либо тождественными, либо однородными товарам 4-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: устав общества "АЗС-Юг", утвержденный протоколом общего собрания участников общества "АЗС-Юг" от 27.10.2016; уведомления о постановке на учет обособленных подразделений общества "АЗС-Юг" (автозаправочных станций) в налоговом органе на территории Российской Федерации от 26.07.2011 N 939779, от 13.08.2013 N 1009778, от 22.07.2011 N 1004034, от 19.07.2011 N 1656148, от 22.07.2011 N 1004033, от 15.08.2011 N 1009789, от 15.08.2011 N 1009786, от 20.07.2011 N 1319654; информационное письмо директора общества "АЗС-Юг" от 09.01.2018 о деятельности, осуществляемой истцом.

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с оборотом продуктов переработки, используемых в качестве автомобильного топлива, а также обычно реализуемых на автозаправочных станций дополнительных товаров (в том числе различных присадок).

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество "АЗС-Юг" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 4-го класса МКТУ "бензин, газ топливный, горючее, добавки нехимические для моторного топлива, нефть, в том числе переработанная; смеси горючие карбюраторные, топливо дизельное", а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 в отношении перечисленных товаров.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (09.10.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 09.10.2014 по 08.10.2017 включительно.

Обществом "ЭталонНефтеПродукт" в подтверждение фактического использования оспариваемого товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: товарные накладные от 27.11.2014 N 988, от 31.12.2015 N 1731, от 31.01.2016 N 52, от 31.03.2016 N 217, от 31.07.2016 N 482, от 30.11.2016 N 591, от 31.12.2016 N 618, от 31.01.2017 N 17, от 31.01.2017 N 8, от 31.03.2017 N 60, содержащие подпись директора и печать общества "ЭталонНефтеПродукт".

Представленные накладные содержат указание на поставщика, покупателя и на поставляемый товар, в частности бензин и дизельное топливо, что свидетельствует об осуществлении ответчиком деятельности по реализации указанного товара.

Исходя из информации, указанной в перечисленных накладных, ответчиком различным покупателям было реализовано дизельное топливо "ECO POWER", бензин "ECO POWER".

Также обществом "ЭталонНефтеПродукт" были представлены товарная накладная от 31.12.2017 N 261, счет-фактура от 31.12.2017 N 261, календарь, содержащий спорное обозначение "eco power", которые не могут быть приняты судом в качестве доказательств использования спорного товарного знака, так как либо не относятся к периоду, в отношении которого должно быть доказано использования этого товарного знака, либо отсутствует возможность соотнесения данных доказательств со спорным периодом.

Судебная коллегия отклоняет довод, заявленный истцом, о том, что представленные товарные накладные не подтверждают использование ответчиком спорного товарного знака, поскольку что ответчик не представил в материалы дела договор купли-продажи, по которому осуществлялась поставка товаров, указанных в товарных накладных.

Несмотря на отсутствие договора купли-продажи, по которому осуществлялась поставка товара обществом "ЭталонНефтеПродукт", представленные ответчиком товарные накладные являются подтверждением фактического исполнения договора купли-продажи (разовой поставки), так как содержат подписи и печати сторон, наименование товаров, их количество и стоимость.

Представленные ответчиком доказательства свидетельствуют о том, что им в спорный период осуществлялась деятельность по продаже бензина и дизельного топлива.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что истцом не было сделано заявления о фальсификации представленных ответчиком товарных накладных.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что дизельное топливо и бензин, реализуемые ответчиком с маркировкой "ECO POWER", одновременно относятся к категориям горючее; нефть, в том числе переработанная.

На основании выше перечисленных доказательств суд приходит к выводу о том, что ответчиком оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 488618 также используется в отношении товаров 4-го класса МКТУ "бензин; горючее; нефть, в том числе переработанная".

Использование товарного знака N 488618 в отношении товаров 4-го класса МКТУ "газ топливный; добавки нехимические для моторного топлива; смеси горючие карбюрированные" ответчиком доказано не было, не представлено документальное обоснование использования товарного знака для названных товаров.

Кроме того, в судебном заседании 04.04.2018 представители ответчика указали на то, что реализация товаров 4-го класса МКТУ "газ топливный; добавки нехимические для моторного топлива; смеси горючие карбюрированные" им не осуществляется.

На основании вышеизложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 в отношении товаров 4-го класса МКТУ: "бензин; горючее; нефть, в том числе переработанная; топливо дизельное".

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 только в отношении товаров 4-го класса МКТУ "газ топливный; добавки нехимические для моторного топлива; смеси горючие карбюрированные".

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку, расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Учитывая, что исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 удовлетворены частично, возмещению со стороны ответчика подлежит государственная пошлина в размере 6 000 рублей, уплаченная за предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Юг" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 488618 в отношении товаров "газ топливный; добавки нехимические для моторного топлива; смеси горючие карбюрированные" 4-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭталонНефтеПродукт" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Юг" 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур