Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. N С01-36/2018 по делу N СИП-473/2017 Суд оставил без изменения принятое ранее по делу решение суда, которым требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель, оставлено без удовлетворения, поскольку отличительные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы оспариваемого устройства, являются несущественными, т.к. они не влияют на возможность получения технического результата и не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2018 г. N С01-36/2018 по делу N СИП-473/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 апреля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Паксимади Е.Э.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области (судья, выполняющий судебное поручение, - Пермяков В.В.) кассационную жалобу Макарова Олега Петровича (г. Омск) на решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 по делу N СИП-473/2017 (судьи Погадаев Н.Н., Голофаев В.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению Макарова Олега Петровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.01.2017 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 149259.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Куприй Александр Николаевич (г. Омск) и общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "Технология" (ул. Лисицкого, д. 5, г. Омск, 644073, ОГРН 1115543021483).

В судебном заседании приняли участие:

Макаров Олег Петрович (лично; путем использования систем видеоконференц-связи);

представители Макарова О.П. - Рабецкий С.С. (по доверенности от 19.02.2016 N 55 АА 1393062; путем использования систем видеоконференц-связи), Гордеев Е.А. (по доверенности от 19.02.2016 N 55 АА 1393063);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-488/41);

представитель Куприя Александра Николаевича - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 23.03.2018 N 55 АА 1885245);

представители общества с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "Технология" - Захаров А.Ю. (по доверенности от 12.04.2018; путем использования систем видеоконференц-связи), Степанов М.А. (по доверенности от 12.04.2018; путем использования систем видеоконференц-связи).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

Макаров Олег Петрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения от 19.01.2017 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 149259.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Куприй Александр Николаевич и общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "Технология" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 заявление Макарова О.П. оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам Макаров О.П., ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

До судебного заседания президиума Суда по интеллектуальным правам, назначенного на 02.04.2018, от Макарова О.П. поступили дополнения к кассационной жалобе, содержащие дополнительные доводы, в связи с чем судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы (с учетом дополнений) было отложено на 16.04.2018.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 16.04.2018 явились представители всех лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании Макаров О.П. и его представитель доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали, просили ее удовлетворить.

Представители Роспатента, Куприя А.Н. и общества против удовлетворения кассационной жалобы возражали, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Кассационная жалоба рассмотрена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Куприй А.Н. является обладателем патента Российской Федерации N 149259 на полезную модель "Устройство тестораскатки с датчиками перенатяжения и/или провисания тестовой ленты", выданного по заявке N 2014134918/13 с приоритетом от 27.08.2014, действующего со следующей формулой:

"1. Устройство тестораскатки, предназначенное для получения тестовой ленты, с датчиками перенатяжения и/или провисания заготовки последней, содержащее расположенный преимущественно вертикально объединяющий сборный или монолитный элемент ее конструкции, на котором преимущественно перпендикулярно ему установлены разнесенные друг от друга и по горизонтали, и по вертикали с образованием рабочей зоны для активатора как минимум одного из датчиков, верхняя и нижняя правая и левая либо левая и правая пары находящихся друг от друга на заданном расстоянии валиков, каждая из которых имеет независимый от другой привод, обеспечивающий вращение валиков пары в противоположные стороны, а также блок управления, электрически связанный с как минимум одним из упомянутых датчиков и с приводом верхней пары валиков, при этом в упомянутой зоне между парами на элементе с возможностью качания относительно заданной оси закреплен маятник с установленными на нем функциональным элементом, расположенным с возможностью активации используемых датчиков при критических положениях ленты, и роликом, поднатягивающим заготовку ленты при всех ее возможных положениях, отличающееся тем, что маятник включает определяющий его нейтральное положение, а также степень поднатяжения ленты противовес, центр тяжести которого расположен с другой относительно ролика стороны от упомянутой оси, тогда как датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником, а функциональный элемент размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в нормальной проекции на объединяющий конструктивный элемент тестораскатки датчики и функциональный элемент маятника расположены на дуге окружности, центр которой совмещен с осью качания маятника.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что функциональный элемент представляет собой шток, жестко присоединяемый к маятнику посредством резьбового соединения, при том, что в маятнике для целей обсуждаемого присоединения выполнен протяженный изогнутый юстировочный паз, обеспечивающий возможность изменения положения функционального элемента относительно ролика.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что как минимум один из датчиков выполнен с возможностью крепления в объединяющем конструкционном элементе посредством резьбового соединения, при том, что в упомянутом элементе для целей упомянутого крепления выполнен протяженный изогнутый юстировочный паз, обеспечивающий возможность изменения положения такого датчика относительно валиков.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что противовес представляет собой груз, жестко присоединяемый к маятнику посредством резьбового соединения, при том, что в маятнике для целей обсуждаемого присоединения выполнен протяженный регулировочный паз, обеспечивающий возможность изменения положения упомянутого центра тяжести относительно вертикали, проходящей через ось качания маятника.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что рядом с пазом нанесены риски шкалы.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что ролик выполнен ступенчатым, причем предназначенная для контакта с протяженной поверхностью тестовой ленты цилиндрическая поверхность центральной части ролика имеет меньший диаметр, а предназначенные для контакта с краями тестовой ленты упорные торцевые поверхности периферийных частей ролика соответствуют цилиндрам большего диаметра.".

Согласно описанию полезной модели цель ее создания аналогична цели, поставленной при разработке прототипа, - исключение разрывов тестовой ленты в пространстве между верхней и нижней парами валиков тестораскатки, а также ее паразитного закусывания нижней парой валиков. Задача, на которую направлено создание полезной модели, - усовершенствование прототипа в части устранения его недостатка, заключающегося в "невозможности регулирования степени поднатяжения тестовой ленты и проведения юстировок опережения или запаздывания срабатывания датчиков в зависимости от таковой, что связано с предполагаемыми в прототипе расположением маятника в рабочем положении с одной стороны от оси качания, а также с совмещением осей ролика и штока-активатора".

Техническим результатом, достигаемым при реализации полезной модели, является обеспечение возможности задания и, более того, регулировки степени поднатяжения заготовки тестовой ленты перед ее подачей на финишную раскатку - на нижнюю пару валиков, а также обеспечение возможности юстировки опережения или запаздывания срабатывания используемых датчиков перенатяжения и/или провисания заготовки тестовой ленты между парами валиков тестораскатки с учетом упомянутой степени поднатяжения.

В Роспатент 19.01.2017 Макаровым О.П. подано возражение против выдачи патента на названную полезную модель, мотивированное несоответствием полезной модели критериям охраноспособности "промышленная применимость" и "новизна".

Оспаривая соответствие патента критерию охраноспособности "промышленная применимость", податель возражения ссылался на то, что в описании к патенту не раскрыты связи между конструктивными элементами, не раскрыт признак "маятник дополнен определяющим его нейтральное положение противовесом", не раскрыто, за счет чего осуществляется "степень поднатяжения ленты". Податель возражения указывал, что отсутствие описания связей элементов устройства не позволяет осуществить устройство промышленным путем. При таких обстоятельствах, по мнению подателя возражения, устройство по оспариваемому патенту не отвечает критерию "промышленная применимость", поскольку по представленной схеме устройства и по его описанию невозможно воспроизвести конструкцию тестораскатки, соответствующую формуле патента и указанному техническому результату.

Кроме того, податель возражения полагал, что невозможно проверить взаимосвязь элементов конструкции при выявлении существенных и несущественных признаков устройства и установить взаимосвязь элементов конструкции с указанным техническим результатом.

По мнению подателя возражения, в описании работы полезной модели не отражен рабочий цикл устройства и не раскрыты характеры движений элементов устройства, что скрывает сущность устройства в работе и не позволяет установить причинно-следственную связь между совокупностью признаков устройства и техническим результатом.

Также податель возражения указывал, что вместо описания работы устройства в патенте имеется ссылка на то, что принцип работы аналогичен принципу работы прототипа. Однако, по мнению подателя возражения, отсутствие в прототипе "датчиков перенапряжения", имеющихся в оспариваемой полезной модели, не позволяет в должной мере понять принцип работы оспариваемой полезной модели.

Податель возражения также ссылался на недоказанность преимуществ оспариваемого патента перед прототипом.

С учетом изложенного податель возражения полагал, что анализ устройства оспариваемой полезной модели на промышленную применимость показывает, что не раскрытое в статике и в работе устройство осуществить невозможно.

Одновременно Макаров О.П. ссылался на отдельные технические заблуждения составителя описания оспариваемого патента, как то: чем выше ролик, тем выше поднатяжение (Макаров О.П. полагал, что чем выше ролик, тем ниже поднатяжение); чем ближе к вертикали противовес, тем меньше поднатяжение (полагал, что поскольку не раскрыто расположение противовеса, то не ясно, с какой стороны ближе к вертикали); использование датчиков в критических положениях ленты (полагал, что датчики должны срабатывать на опережение); маятник включает определяющий его нейтральное положение, а также степень поджатия тестовой ленты противовес (полагал, что в таком положении маятник не может отклонять ленту); функциональный элемент ролика размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести (полагал, что из описания патента и чертежа не следует, чтобы вертикальная линия могла пересечься с продольной осью ролика); задание степени перенатяжения в нейтральном положении ролика (полагал, что не имеет технического смысла).

С учетом приведенных доводов податель возражения считал, что устройство по оспариваемому патенту не отвечает критерию "промышленная применимость", поскольку оно не раскрыто в описании и является неработоспособным.

Кроме того, податель возражения указывал на несоответствие оспариваемой полезной модели критерию патентоспособности "новизна", так как все признаки независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели присущи устройству, раскрытому в пункте 3 формулы патента Российской Федерации N 128457 на полезную модель.

Конкретизируя свои доводы, податель возражения привел изложенный в табличной форме сравнительный анализ признаков, указанных в независимом пункте оспариваемой полезной модели, и полезной модели, раскрытой в пункте 3 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 128457, из которого, по его мнению, следует, что оспариваемой полезной модели присущи все признаки противопоставленной полезной модели, за исключением признаков "датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником" и "функциональный элемент размещен между вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести".

В отношении признака "датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником" податель возражения указал, что в описании не указана сторона маятника, за которой они установлены, в связи с чем не раскрытый признак не может быть рассмотрен по существу.

В отношении признака "функциональный элемент размещен между вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести" податель возражения указал, что он не раскрыт в описании, поскольку вертикальная линия может лишь располагаться на продольной оси ролика и не может пересечь продольную ось, так как ось ролика расположена в плоскости, параллельной вертикальной линии.

С учетом изложенных доводов Макаров О.П. просил признать оспариваемую полезную модель не соответствующей критериям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

Решением Роспатента от 11.04.2017 в удовлетворении возражения Макарову О.П. было отказано, оспариваемый патент на полезную модель оставлен в силе.

Роспатент указал, что автором оспариваемого патента не соблюдено требование единства терминологии, поскольку для обозначения одного и того же элемента (активатора датчиков) использованы различные термины: шток-активатор, активатор, функциональное устройство.

Вместе с тем данный недочет описания, по мнению Роспатента, не привел к несоответствию оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

Роспатент установил, что в описании оспариваемого патента приведены все необходимые характеристики, раскрывающие связи между ее отдельными элементами, и признал, что отсутствие указания всех соединений между конструктивными элементами не препятствует специалисту в данной области техники в использовании устройства, поскольку понимание недостающих в описании очевидных связей не вызывает никаких затруднений.

Также Роспатентом проанализированы и отклонены доводы подателя возражения о нераскрытии в описании полезной модели по оспариваемому патенту сведений о месте расположения штока-активатора, о способах активации используемых датчиков при критических положениях ленты, о расположении рабочей цилиндрической поверхности ролика и крайней периферийной части ступенчатого ролика, об их взаимном расположении вместе с маятником, об осуществлении поднатягивания роликом заготовки тестовой ленты (в решении указаны страницы описания к патенту, содержащие такие сведения).

С учетом изложенного Роспатент сделал вывод, что в оспариваемом патенте раскрыты все указанные лицом, подавшим возражение, сведения об элементах устройства по оспариваемому патенту, их связях между собой и их действии (работе).

Также Роспатент установил, что признак "маятник дополнен определяющим его положение противовесом" в оспариваемом патенте раскрыт (со ссылкой на страницу описания), что так называемый "датчик перенатяжения" оспариваемого патента соответствует "датчику натяжения тестовой ленты" прототипа и эквивалентность этих понятий не вызовет сомнений у специалиста в данной области.

Аналогичным образом Роспатент отклонил доводы подателя возражения о нераскрытии в описании полезной модели по оспариваемому патенту расположения противовеса, а также о наличии в описании технических ошибок.

Таким образом, рассмотрев доводы подателя возражения, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент пришел к выводу, что для специалиста в данной области техники реализация запатентованного устройства не вызовет каких-либо затруднений, так как в описании к патенту раскрыты средства для реализации такого устройства.

Рассмотрев доводы, изложенные в возражении, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", Роспатент проанализировал оспариваемую и противопоставленную полезные модели и сделал вывод, что в противопоставленной полезной модели отсутствуют следующие признаки:

маятник включает определяющий его нейтральное положение, а также степень поднатяжения ленты, противовес;

центр тяжести противовеса расположен с другой относительно ролика стороны от упомянутой оси (качания маятника);

датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником;

активатор размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести.

При этом Роспатентом исследован и отклонен довод подателя возражения о нераскрытии признака "датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником", обоснованный подателем возражения нераскрытием той стороны маятника, за которой расположены датчики. Как указал Роспатент, установка датчиков за маятником очевидна из описания и чертежа полезной модели.

Равным образом Роспатентом отклонен довод подателя возражения о нераскрытии признака "активатор размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести", обоснованный подателем возражения невозможностью пересечения продольной оси ролика вертикальной линией. Как указал Роспатент, возможность пересечения вертикальной линией продольной оси ролика усматривается из чертежа.

Несогласие Макарова О.П. с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении дела суд первой инстанции (с учетом даты приоритета оспариваемой полезной модели) руководствовался положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент).

По результатам проверки оспариваемого решения государственного органа на соответствие применимым нормам материального права, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об оставлении оспариваемого патента в силе вследствие отсутствия оснований для признания оспариваемой полезной модели не соответствующей условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

При таких обстоятельствах суд первой инстанции оставил заявленное Макаровым О.П. требование без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В кассационной жалобе Макаров О.П. указывает, что им были представлены исчерпывающие доказательства, подтверждающие несоответствие оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна", которые не были по существу рассмотрены ни Роспатентом, ни судом первой инстанции.

Макаров О.П. не согласен с выводом Роспатента и суда первой инстанции о соответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость".

По мнению заявителя кассационной жалобы, Роспатентом и судом первой инстанции нарушены пункты 2 и 4 статьи 1351, пункты 1 и 2 статьи 1398, подпункты 2 и 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ, а также пункты 9.4, 9.7.2, 9.7.4.2, 9.7.4.3, 9.7.4.5, 9.8, 9.11, 20.5 Регламента.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в нарушение пункта 9.4 Регламента в решениях Роспатента и суда первой инстанции имеются отсылки к гипотетическому специалисту, у которого не возникает трудностей в понимании описания патента, в то время как средства и методы, при помощи которых может быть реализована полезная модель, в описании оспариваемого патента отсутствуют.

Со ссылкой на пункт 9.7.2 Регламента заявитель кассационной жалобы указывает, что в описании оспариваемой полезной модели допущена замена раздела описания о работе устройства отсылкой к прототипу.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не указаны причины, препятствующие получению заявленного технического результата у прототипа, что нарушает пункт 9.7.4.2 Регламента.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в нарушение пункта 9.7.4.3 Регламента сущность оспариваемой полезной модели не выражена в совокупности существенных признаков, то есть признаки пункта 1 формулы не находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В частности, признаки, относящиеся к юстировке, направлены на достижение иного технического результата и не могут считаться существенными.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в формуле оспариваемой полезной модели не выделены признаки, отличительные от прототипа, не указана совокупность признаков, обеспечивающих получение иного технического результата.

По мнению заявителя, в описании полезной модели в полной мере не раскрыты связи между всеми элементами устройства.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в нарушение пункта 9.7.4.5 Регламента в разделе описания "Раскрытие полезной модели" нет полного описания конструкции изделия в статическом состоянии и в работе.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в нарушение пункта 9.8 Регламента формула полезной модели не в полной мере основана на описании; формула не выражает сущность полезной модели, не содержит совокупности существенных условий, которая позволила бы получить заявленный технический результат.

В кассационной жалобе Макаров О.П. также указывает, что в нарушение пункта 9.11 Регламента в формуле оспариваемой полезной модели и ее описании использован нестандартный термин "перенатяжение", который в описании не раскрыт.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в нарушение пункта 9.8.1.3 Регламента признак, имеющийся у прототипа (маятник с установленным на нем противовесом), ошибочно включен в отличительную часть формулы оспариваемого патента, в то время как он подлежал указанию в ограничительной части.

Также Макаров О.П. считает, что недостатки прототипа надуманы, необходимость в их исправлении отсутствовала, в связи с чем технический результат оспариваемой полезной модели, заключающийся в исправлении таких недостатков, является некорректным.

В дополнениях к кассационной жалобе Макаров О.П. указывает, что независимый пункт оспариваемой полезной модели содержит альтернативные признаки: датчики перенатяжения и/или провисания, в связи с чем возможны три варианта исполнения (с датчиком перенатяжения, с датчиком провисания, с двумя датчиками), однако в описании не приведены средства и методы, при помощи которых возможно осуществление полезной модели в различных вариантах исполнения (пункт 9.4 Регламента).

Заявитель кассационной жалобы указывает, что задание поднатяжения тестовой ленты между падающей и финишной парами валиков, а тем более перенатяжение, его регулировка не приемлемы для работы заявленного устройства; противовес не может определять нейтральное положение маятника и степень поднатяжения ленты; предлагаемая конструкция не позволяет сделать маятник легким.

По мнению заявителя кассационной жалобы, оспариваемая полезная модель является неработоспособной.

Кроме того, Макаров О.П. не согласен с выводом Роспатента и суда первой инстанции о соответствии оспариваемой полезной модели признаку патентоспособности "новизна".

Со ссылкой на пункт 9.7.4.3 Регламента заявитель кассационной жалобы указывает на то, что признаки, изложенные в независимом пункте формулы полезной модели, не находятся в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом, то есть не являются существенными. В формуле имеются признаки, направленные на получение иного результата (в частности, признаки, работающие на юстировку), которые не могут считаться существенными.

Макаров О.П. ссылается на нарушение пункта 20.5 Регламента, считает, что в описании полезной модели отсутствуют сведения, подтверждающие достаточность признака "датчик перенатяжения" в совокупности с иными признаками для получения заявленного технического результата, что свидетельствует о его несущественности.

В дополнениях к кассационной жалобе Макаров О.П. также указывает, что им в возражении в качестве противопоставленного устройства было приведено устройство, описанное в пункте 3 патента Российской Федерации N 128457 на полезную модель, однако Роспатентом анализировалось иное устройство, описанное в пункте 1 этого патента. Суд первой инстанции допущенную Роспатентом ошибку не заметил и не исправил.

Также заявитель кассационной жалобы считает, что все отличительные признаки, указанные в формуле оспариваемой полезной модели и установленные в решении Роспатента, являются несущественными, так как не влияют на достижение заявленного технического результата и не находятся в причинно-следственной связи с ним. Кроме того, признак "нахождение датчиков за маятником" присущ противопоставленному патенту.

По мнению заявителя кассационной жалобы, юстировка может быть осуществлена посредством перемещения противовеса в регулировочных пазах, однако в независимом пункте оспариваемой полезной модели такие признаки отсутствуют, каким образом можно осуществлять юстировку и регулировку в отсутствие пазов - не ясно.

Следовательно, в независимом пункте оспариваемой полезной модели, по мнению Макарова О.П., отсутствуют признаки, позволяющие осуществлять юстировку.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об их отклонении в связи со следующим.

Согласно пунктам 1, 2 и 4 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Подпунктами 2 и 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ установлено, что заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники; формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ предусмотрено, что патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным этим Кодексом.

В силу пункта 9.4 Регламента полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы.

При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели, то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Пункт 9.7.2 Регламента устанавливает требования к описанию полезной модели, разделы, подлежащие включению в описание. Кроме того, согласно названному пункту не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.).

Пункт 9.7.4.2 Регламента определяет сведения, которые должны приводиться в разделе "Уровень техники" описания полезной модели.

Пунктом 9.7.4.3 Регламента регулируется порядок раскрытия полезной модели, в том числе указываются сведения, раскрывающие сущность полезной модели (подпункт 1.1 данного пункта), задачу, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата (подпункт 1.2 данного пункта), признаки, используемые для характеристики полезной модели (подпункт 2 данного пункта).

В силу пункта 9.7.4.5 Регламента в разделе "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Пунктом 9.8 Регламента установлены требования к формуле полезной модели.

Пунктом 9.11 Регламента определены требования к оформлению заявки.

Пункт 20.5 Регламента регулирует вопрос направления заявителю по заявке запроса на стадии проведения экспертизы полезной модели.

В свою очередь, в соответствии со статьей 1398 ГК РФ лицу, которому стало известно о нарушениях, допущенных при выдаче патента, предоставлено право на обращение в Роспатент с возражением против выдачи этого патента по основаниям, перечисленным в названной норме.

Пунктом 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, действующих в части, не противоречащей ГК РФ (далее - Правила N 56), установлено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Согласно пункту 4.8 Правил N 56 при рассмотрении возражения против выдачи патента коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Таким образом, при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель проверка соответствия полезной модели условиям патентоспособности в полном объеме не осуществляется, а рассматриваются конкретные доводы подателя возражения относительно неохраноспособности этой полезной модели, а также документы, представленные им в подтверждение своих доводов.

В свою очередь, при судебной ревизии решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении и приложенных к нему материалах.

Настоящее возражение подано по основаниям несоответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость", в возражении содержались конкретные доводы, свидетельствующие, по мнению подателя возражения, о несоответствии оспариваемой полезной модели названным условиям охраноспособности.

В связи с этим доводы, касающиеся несоответствия полезной модели критериям охраноспособности "промышленная применимость" и "новизна", которые были приведены в поданном в суд заявлении или изложены в настоящей кассационной жалобе, но отсутствовали в возражении, не подлежали рассмотрению судом первой инстанции и не могут быть предметом рассмотрения суда кассационной инстанции. Судом первой инстанции осуществлялась ревизия выводов, содержащихся в решении Роспатента, сделанных по результатам рассмотрения доводов возражения. В свою очередь, президиумом Суда по интеллектуальным правам, осуществляющим проверку обжалуемого решения в пределах полномочий суда кассационной инстанции, не могут быть рассмотрены новые основания, приводимые заявителем кассационной жалобы в подтверждение своей позиции о несоответствии спорной полезной модели условиям охраноспособности.

Как усматривается из материалов дела, Роспатентом при рассмотрении возражения в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 1398 ГК РФ, пункта 9.4 Регламента проверены все содержащиеся в возражении доводы, направленные на оспаривание соответствия спорной полезной модели условию охраноспособности "промышленная применимость". Приведенные подателем возражения доводы Роспатентом отклонены как необоснованные, признано наличие в описании полезной модели средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной модели, установлена возможность реализации указанного назначения в случае осуществления полезной модели.

При этом доводы, касающиеся несоответствия документов заявки на полезную модель требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели, рассмотрены Роспатентом с позиции достаточности такого раскрытия применительно к возможности осуществления полезной модели, то есть ее промышленной применимости.

Суд первой инстанции, повторно исследовав приведенные подателем возражения доводы, признал правильными выводы, сделанные Роспатентом по результатам рассмотрения этих доводов.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на неправомерное указание Роспатента и суда первой инстанции на понимание средств и методов, изложенных в описании полезной модели, "гипотетическим" специалистом и возможность для такого специалиста реализовать запатентованное устройство в том виде, в котором оно описано, подлежит отклонению.

Статья 1376 ГК РФ указывает, что описание полезной модели должно раскрывать ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели именно специалистом в данной области техники, а не любым лицом.

Понятие специалиста содержится в пункте 9.7.4.3 Регламента, согласно которому специалистом является лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники.

Таким образом, вопрос о возможности реализации полезной модели правомерно исследован Роспатентом и судом первой инстанции с точки зрения не простого обывателя, а специалиста в соответствующей области техники.

По результатам анализа сделан обоснованный вывод о том, что специалисту в соответствующей области техники из описания и формулы полезной модели понятны принцип работы устройства, сведения об элементах устройства по оспариваемому патенту, их связях между собой и их действии (работе).

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что в оспариваемой полезной модели не раскрыты связи между элементами устройства, был детально проанализирован Роспатентом и судом первой инстанции и обоснованно отклонен.

У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов государственного органа и суда первой инстанции в этой части.

Ссылки заявителя кассационной жалобы на неработоспособность оспариваемого устройства, о неприемлемости задания поднатяжения тестовой ленты, о невозможности определения нейтрального положения маятника и степени поднатяжения ленты при помощи противовеса носят предположительный характер, не были ничем документально подтверждены ни при рассмотрении возражения в Роспатенте, ни при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции.

Те доводы заявителя кассационной жалобы, касающиеся несоответствия оспариваемой полезной модели статье 1376 ГК РФ, пунктам 9.7.2, 9.7.4.3, 9.7.4.5, 9.8, 9.11, 9.8.1.3, 9.4 Регламента, которые ранее были заявлены в возражении, были детально проанализированы Роспатентом на предмет влияния указанных подателем возражения обстоятельств именно на промышленную применимость оспариваемой полезной модели.

Иные доводы, которые в возражении не были приведены, как уже указывалось, не могут быть предметом рассмотрения суда кассационной инстанции.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на пункт 9.7.4.2 Регламента подлежит отклонению, поскольку названный пункт касается определения сведений, включаемых в уровень техники, в то время как спор в отношении вопроса включения противопоставленного патента в уровень техники для оспариваемого патента отсутствует.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что независимый пункт формулы оспариваемой полезной модели, по сути, содержит альтернативные признаки, однако в описании не приведены способы и методы, при помощи которых возможно осуществление полезной модели в различных вариантах исполнения, отклоняется, поскольку не заявлялся в возражении и не был предметом рассмотрения Роспатента и суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что вывод Роспатента и суда первой инстанции о недоказанности подателем возражения несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость" является правильным.

При проверке доводов заявителя кассационной жалобы, направленных на оспаривание выводов Роспатента и суда первой инстанции о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как правильно указывает заявитель кассационной жалобы, в возражении оспариваемой полезной модели им было противопоставлено устройство, описанное в пункте 3 формулы полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 128457.

В кассационной жалобе Макаров О.П. указывает, что Роспатент ошибочно произвел сравнение с устройством, описанном в независимом пункте 1 противопоставленного патента, а не с устройством, описанном в пункте 3.

Данный довод не может быть признан обоснованным, поскольку из содержания оспариваемого решения Роспатента усматривается, что анализ проведен по всем устройствам, приведенным в противопоставленном патенте. По результатам анализа сделан вывод о том, что каждое из противопоставленных устройств не содержит всех признаков, присущих оспариваемой полезной модели.

При рассмотрении возражения Роспатентом установлено, что оспариваемая полезная модель содержит следующие признаки, не присущие противопоставленному устройству:

маятник включает определяющий его нейтральное положение, а также степень поднатяжения ленты, противовес;

центр тяжести противовеса расположен с другой относительно ролика стороны от упомянутой оси (качания маятника);

датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником;

активатор размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести.

В кассационной жалобе Макаров О.П. указывает, что признак "нахождение датчиков за маятником" присущ противопоставленному источнику.

Указанный довод был предметом рассмотрения Роспатента и суда первой инстанции, которые указали, что в противопоставленном источнике датчик (датчики) находятся снизу маятника, а не за ним, как в оспариваемом патенте.

Сделанный Роспатентом и судом первой инстанции вывод соответствует имеющимся в материалах дела документам, в том числе чертежам устройств, находящихся в анализируемых патентных документах.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что выявленные отличительные признаки являются несущественными, поскольку в описании не отражено их влияние на достижение заявленного технического результата.

Данный довод подлежит отклонению в связи со следующим.

Как уже указывалось, при рассмотрении возражения не осуществляется общая проверка оспариваемого технического решения на соответствие условию охраноспособности "новизна", а исследуется, порочат ли новизну оспариваемого технического решения приведенные подателем возражения доводы.

Как усматривается из поданного Макаровым О.П. в Роспатент возражения в части оспаривания новизны технического решения (том 1, листы дела 127-130), он указывал на то, что признак "маятник включает определяющий его нейтральное положение, а также степень поднатяжения ленты, противовес" имеется в противопоставленном источнике (пункт 11 таблицы).

Данный довод был проверен Роспатентом и судом первой инстанции, в противопоставленном источнике такого признака не обнаружено.

Довод о несущественности этого признака в возражении не заявлялся, в связи с чем не был предметом анализа Роспатента и суда первой инстанции.

Как указывалось в возражении, признак "центр тяжести противовеса расположен с другой относительно ролика стороны от упомянутой оси (качания маятника)" присущ противопоставленному источнику (пункт 12 таблицы).

Данный довод был проверен Роспатентом и судом первой инстанции, в противопоставленном источнике такого признака не обнаружено.

Довод о несущественности этого признака в возражении не заявлялся, в связи с чем не был предметом анализа Роспатента и суда первой инстанции.

Как указывалось в возражении, признак "датчики перенатяжения и/или провисания установлены за маятником" не подлежит рассмотрению, поскольку не указана сторона маятника, за которой они находятся, было высказано мнение, что они находятся не "за", а "под" маятником (пункт 13 таблицы).

Данный довод был рассмотрен, по результатам исследования оспариваемого патентного документа было установлено, что датчики находятся "за" маятником, такого признака в противопоставленном источнике не выявлено.

Довод о несущественности этого признака вследствие отсутствия описания его влияния на заявленный технический результат в возражении не заявлялся, в связи с чем не был предметом анализа Роспатента и суда первой инстанции.

Как указывалось в возражении, признак "активатор размещен между двумя вертикальными линиями, одна из которых пересекает продольную ось ролика, а другая проходит через упомянутый центр тяжести" не может быть рассмотрен по существу, так как "вертикальная линия может лишь располагаться на продольной оси ролика, и она не может пересечь продольную ось, так как ось ролика расположена в плоскости, параллельной вертикальной линии" (пункт 13 таблицы).

По результатам исследования оспариваемого патента установлено, что ось ролика находится в горизонтальной плоскости, вследствие чего может пересекаться с вертикальными линиями, такого признака в противопоставленном источнике не выявлено.

Довод о несущественности данного признака вследствие отсутствия описания его влияния на заявленный технический результат в возражении не заявлялся, в связи с чем не был предметом анализа Роспатента и суда первой инстанции.

Как уже указывалось, доводы, не приведенные в возражении, и озвученные подателем возражения позднее в суде первой инстанции или в суде кассационной инстанции могут быть изложены в самостоятельном возражении, подлежащем рассмотрению в административном порядке.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав Макарова О.П. и представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 по делу N СИП-473/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Макарова Олега Петровича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина