Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-213/2018 по делу N СИП-324/2017 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании частично не действительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку перекладывание бремени доказывания на правообладателя при отсутствии оснований, представленных подателем возражения, либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к процедуре рассмотрения возражения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-213/2018 по делу N СИП-324/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 апреля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200) и иностранного лица - компании McCormick Polska S.A. (Stefanowo, ul. Malinowa, 18/20, Kosowska, 05-552, Polska) на решение Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2018 по делу N СИП-324/2017 (судьи Снегур А.А., Силаев Р.В., Тарасов Н.Н.)

по заявлению иностранного лица - Kotanyi GmbH (Johann Galler , 11A-2120, Wolkersdorf im Weinviertel, ) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным частично и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану названного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - McCormick Polska S.A.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Kotanyi GmbH - Деркач Т.В. (по доверенности от 13.11.2017), Гринева Н.А. (по доверенности от 13.11.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41);

от McCormick Polska S.A. - Нестеров А.Б. (по доверенности от 26.06.2017), Васильев С.В. (по доверенности от 26.06.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Kotanyi GmbH - обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.05.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным частично и об обязании Роспатента восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану названного товарного знака.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо - McCormick Polska S.A.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2018, с учетом определения Суда по интеллектуальным правам об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок от 13.03.2018, заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 29.05.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 признано недействительным полностью как не соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаков) и пункту 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент восстановить на территории Российской Федерации правовую охрану названного товарного знака.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, McCormick Polska S.A., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, McCormick Polska S.A. указывает на то, что при оценке спорного товарного знака на предмет его соответствия требованиям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаков, суд первой инстанции исходил из необходимости проверять товарный знак одновременно на соответствие таким критериям, как функциональность, традиционность, безальтернативность, не указав при этом норму права, исходя из положений которой судом сделан вывод об обязательном соответствии спорного товарного знака одновременно трем названным критериям для целей аннулирования его правовой охраны.

Вместе с тем, как полагает McCormick Polska S.A., наличие такого признака, как функциональность, то есть связь элементов формы со способностью выполнять определенные функции, является в силу закона достаточным основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака либо признания правовой охраны товарного знака недействительным.

McCormick Polska S.A. считает, что вывод суда первой инстанции о том, что функциональный характер спорного товарного знака не подтвержден, является необоснованным.

Обосновывая свою позицию, третье лицо в кассационной жалобе обращается к практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, в которой, по мнению третьего лица, отражен аналогичный правовой и методологический подход к анализу обозначений, форма которых обусловлена главным образом свойством и назначением товаров (функциональностью) и которые не обладают различительной способностью.

Третье лицо - McCormick Polska S.A. полагает, что представленные им документы, а именно: заключение общества с ограниченной ответственностью "Маграм МР" "Оценка различительной способности упаковок с мельницей приправ Kamis и Kotanyi" и заключение специалистов МГХПА им. С.Г. Строганова, неправомерно не приняты во внимание судом первой инстанции со ссылкой на положения пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Названный пункт Правил N 56, по мнению McCormick Polska S.A., не может быть применен в отношении распечаток скриншотов из онлайн-сервиса "вебархив", поскольку эти материалы не изменяют мотивы, указанные в возражении McCormick Polska S.A. Третье лицо отмечает, что результаты исследования представляют собой набор данных из открытых информационно-справочных источников, следовательно, упомянутые заключения должны были быть исследованы судом первой инстанции на основании положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

McCormick Polska S.A. также полагает, что суд первой инстанции неправомерно отменил решение Роспатента от 29.05.2017 в полном объеме, поскольку, учитывая наличие обстоятельств, подтверждающих несоответствие товарного знака по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, суду следовало оставить решение Роспатента в силе в части товаров и услуг, в отношении которых названное лицо заявляло возражение по данному основанию.

Роспатент в кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 08.02.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит названный судебный акт отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Роспатент указывает на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, выразившееся в неправильном истолковании положений пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Роспатент полагает, что спорный товарный знак является объемным и представляет собой реалистическое изображение прозрачной емкости с крышкой, имеющей цилиндрическое тулово с шарообразным утолщением в нижней части, предназначенной для хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов.

При этом, как отмечает Роспатент, проведенный анализ формы емкости с крышкой показал, что эта форма сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как элемента, отличающего товары правообладателя от аналогичных товаров иных лиц, а определяется главным образом видом, свойством и функциональным назначением товаров 29-го, 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ.

В кассационной жалобе Роспатент настаивает на своей позиции, в соответствии с которой товарный знак по международной регистрации N 844345 не обладает различительной способностью в связи с тем, что представляет собой форму товаров, которая определяется главным образом свойством и назначением товаров, для хранения и реализации которых он предназначен.

Полагая необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что анализ формы названного товарного знака, проведенный Роспатентом, является неполным, поскольку он затронул лишь отдельные элементы формы оспариваемого обозначения, Роспатент в кассационной жалобе отмечает, что им были проанализированы все существенные признаки формы спорного товарного знака, участвующие в формировании общего зрительного впечатления, а именно: общая конфигурация, форма тулова с расширением в нижней части, наличие крышки с выступами, прозрачный материал. Прочие признаки анализируемой формы, по мнению Роспатента, являются нюансными, не определяют внешний вид изделия, так как плохо визуализируются на его изображении и поэтому не имеют решающего значения при проведении анализа различительной способности товарного знака по международной регистрации N 844345.

В кассационной жалобе Роспатент также ссылается на необоснованность вывода суда первой инстанции об отсутствии в материалах дела сведений о безальтернативности использования изделий того же назначения, помимо спорного товарного знака.

По мнению административного органа, учитывая правовую позицию, изложенную в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2016 по делу N СИП-570/2015, указание суда первой инстанции в принятом в рамках настоящего дела решении на возможность использования в качестве упаковки для товаров 29-го, 30-го классов МКТУ иных видов упаковок различных форм и качества не может служить доказательством отсутствия безальтернативности использования спорного товарного знака.

Кроме того, как отмечает Роспатент в кассационной жалобе, ни пункт 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), ни пункт 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), не содержат в качестве необходимого условия для признания обозначения не обладающим различительной способностью наличия у него формы, являющейся традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

Роспатент также ссылается на необоснованность вывода суда первой инстанции, согласно которому Роспатент вышел за пределы своих полномочий при проведении анализа формы спорного товарного знака на предмет наличия у нее различительной способности в связи с тем, что подобный анализ отсутствует в возражении, поданном иностранным лицом - McCormick Polska S.A.

По мнению Роспатента, возражение McCormick Polska S.A. подлежало рассмотрению исходя из положений пункта 1, 3 статьи 6 Закона о товарных знаках с учетом приведенных подателем возражения обоснований своей позиции и представленных им доказательств.

Как отмечает Роспатент, иностранным лицом - McCormick Polska S.A. в возражении указывалось на несоответствие предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Возражение было мотивировано тем, что оспариваемое обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, не обладает различительной способностью и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

При этом, как полагает Роспатент, он, установив, что спорный товарный знак противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении всех товаров и услуг, для которых ему предоставлена правовая охрана, и не усмотрев оснований для признания спорного товарного знака способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, правомерно принял решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 недействительным в отношении всех товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, не выйдя за рамки доводов возражения.

В отзыве на кассационные жалобы McCormick Polska S.A. и Роспатента, направленном в президиум Суда по интеллектуальным правам, Kotanyi GmbH просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в указанных жалобах.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители Роспатента и McCormick Polska S.A. выступили по доводам, изложенным в кассационных жалобах, просили кассационные жалобы удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представитель Kotanyi GmbH возражал против удовлетворения кассационных жалоб, полагая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а кассационные жалобы не подлежащими удовлетворению.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, иностранное лицо - Kotanyi GmbH является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 844345, зарегистрированного Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении товаров 29-го, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ с приоритетом от 27.02.2004. Правовая охрана указанному товарному знаку также предоставлена на территории Российской Федерации.

Иностранное лицо - McCormick Polska S.A. - 27.12.2016 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным его несоответствием положениям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 29.05.2017 возражение McCormick Polska S.A. удовлетворено, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 844345 признано недействительным частично, из правовой охраны этого товарного знака исключено изображение стеклянной емкости с крышкой.

При этом Роспатент исходил из того, что спорный товарный знак включает в состав своей композиции изображение тары стандартной формы в виде распространенной стеклянной емкости с крышкой, которая предназначена для хранения и упаковывания товаров 29-го и 30-го классов МКТУ, в связи с чем пришел к выводу о том, что данный изобразительный элемент не является оригинальным и не обладает различительной способностью.

Роспатент отметил, что, помимо изображения стеклянной емкости с крышкой, в композицию товарного знака также входит словесный элемент "KOTANYI", выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, который выполняет основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Вместе с тем Роспатент признал несостоятельным довод подателя возражения о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг, поскольку документально не подтвержден, в связи с чем пришел к выводу о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации названному товарному знаку не может быть признано недействительным ввиду несоответствия положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Учитывая изложенные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о несоответствии предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому товарному знаку пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части включения в него изображения стеклянной емкости с крышкой.

Не согласившись с решением Роспатента, иностранное лицо - Kotanyi GmbH - обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Роспатента от 29.05.2017 подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

Как установлено судом первой инстанции, обращаясь в Роспатент с возражением, иностранное лицо - McCormick Polska S.A. - ссылалось на несоответствие регистрации товарного знака по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ. В остальной части товаров и услуг указанных классов МКТУ названный товарный знак оспаривался подателем возражения со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В оспариваемом решении Роспатентом отклонены как несостоятельные доводы McCormick Polska S.A. о несоответствии регистрации товарного знака N 844345 положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. Одновременно Роспатент удовлетворил возражение McCormick Polska S.A. в отношении всех товаров и услуг, признав предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Судом первой инстанции установлено, что Роспатент в отсутствие соответствующих доводов возражения рассмотрел вопрос о соответствии пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках регистрации названного товарного знака в отношении той части товаров и услуг, которые не были заявлены McCormick Polska S.A. применительно к этому основанию, то есть вышел за пределы оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. При этом в результате рассмотрения указанного вопроса Роспатент пришел к выводу о признании недействительным предоставления правовой охраны данному товарному знаку в неоспариваемой по этому основанию части.

Названные обстоятельства послужили основанием для признания судом первой инстанции решения Роспатента от 29.05.2017 в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых такое основание не заявлялось подателем возражения, недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

Допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения McCormick Polska S.A. нарушения признаны судом первой инстанции существенными.

Вместе с тем при принятии обжалуемого решения судом отмечено отсутствие основания для направления возражения на повторное рассмотрение в Роспатент, поскольку доводов в отношении названной группы товаров применительно к пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в возражении не заявлено, новые же доводы могут быть предметом самостоятельного возражения.

Отменяя решение Роспатента в части выводов о несоответствии спорного товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ, суд первой инстанции исходил из следующего.

В обоснование доводов возражения о несоответствии товарного знака по международной регистрации N 844345 в отношении части товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках третье лицо ссылалось на то, что рассматриваемое обозначение представляет собой простое реалистичное изображение емкости, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ). Кроме того, подателем возражения было указано на то, что аналогичные емкости используются и другими производителями товаров, однородных заявленным в возражении.

Пунктом 2.3.1 Правил N 32 установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

При этом в пункте 2.7 Рекомендаций N 39 отмечено, что для признания объемного обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией.

При оценке различительной способности объемных обозначений существенное значение имеет вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Таким образом, для признания объемного обозначения обладающим различительной способностью и предоставления такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака необходимо установить, что это обозначение имеет оригинальную, обусловленную не только функцией форму, которая не является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения.

С учетом того, что при принятии оспариваемого решения вопрос охраноспособности обозначения исследовался не на стадии экспертизы обозначения, а на стадии рассмотрения возражения, доказывание несоответствия обозначения условиям охраноспособности (применительно к настоящему случаю - его безальтернативности, традиционности либо исключительно функциональности формы) возложено на подателя возражения.

При этом, как отмечено судом первой инстанции, перекладывание бремени доказывания его оригинальности (которая уже была признана на этапе экспертизы) на правообладателя при отсутствии оснований, представленных подателем возражения, либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к процедуре рассмотрения возражения.

В обжалуемом решении судом первой инстанции указано, что третьему лицу - McCormick Polska S.A. при подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку надлежало доказать (документально подтвердить), что спорное объемное обозначение представляет собой изделие (емкость) традиционной, безальтернативной формы, обусловленной исключительно выполняемым ею функционалом в отношении тех товаров (услуг), для которых она зарегистрирована в качестве объемного товарного знака.

На безальтернативность такой формы в поданном McCormick Polska S.A. возражении не указывается.

В возражении его податель сослался на то, что зарегистрированное обозначение состоит из физической формы изображенного контейнера, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением.

Однако, как указал суд первой инстанции, какого-либо анализа элементов формы и связи этих элементов с набором возможностей, способностью выполнять какие-либо функции в поданном возражении не содержится.

Кроме того, в возражении указано на использование аналогичных емкостей различными производителями (иными словами традиционность, общеупотребимость).

Суд первой инстанции отметил, что функциональность, то есть связь элементов формы со способностью выполнять определенные функции, может рассматриваться безотносительно даты приоритета товарного знака, если только не будет доказано, что такая функция на момент приоритета известна не была и элемент формы не был с такой функцией связан.

Между тем доказывание функциональности элементов формы путем самостоятельного анализа либо представление каких-либо материалов в подтверждение своего довода возложено на подателя возражения.

В свою очередь, традиционность (распространенность, использование различными производителями) подлежит оценке в своей взаимосвязи с учетом сложившейся ситуации на дату приоритета спорного товарного знака. Указанное связано с тем, что применительно к регистрации объемных товарных знаков, представляющих собой упаковку товара, обусловленную оригинальностью ее формы, надлежит принимать во внимание то обстоятельство, что упаковка товара на момент ее создания и производства может обладать признаками оригинальности (быть новой, ранее не используемой для определенных товаров), а впоследствии стать традиционной в результате использования такой или сходной формы упаковки и другими хозяйствующими субъектами в силу ее утилитарности, удобства производства и использования, повышенного интереса потребителей к форме, ранее кем-либо созданной и являвшейся новой. То есть, последующее широкое использование подобной упаковки товара, ранее зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии ее оригинальности на момент приоритета.

Следовательно, факт использования такой (либо сходной) формы для однородных товаров иными производителями должен быть подтвержден на дату приоритета товарного знака.

В обжалуемом решении суда первой инстанции указано, что представленные McCormick Polska S.A. с возражением распечатки из сети "Интернет" свидетельствуют об использовании сходных форм для однородных товаров иными производителями, однако данные распечатки относятся к периоду подачи возражения. Вместе с тем никаких документов, подтверждающих использование такой (либо сходной) упаковки иными производителями на дату приоритета спорного товарного знака, представлено не было.

Таким образом, суд первой инстанции заключил, что вывод Роспатента о том, что спорная упаковка представляет "распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29-го, 30-го классов МКТУ, в том числе приправ и специй и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ по продвижению этих товаров", не соответствует применимым нормам материального права, поскольку, как указано судом, каких-либо данных, относящихся к дате приоритета спорного товарного знака, относительно распространенности (традиционности) такой формы в возражении и представленных с ним материалах не содержалось.

В отношении анализа отдельных элементов формы с указанием выполняемых этими элементами функций суд первой инстанции отметил, что анализ сделан Роспатентом самостоятельно, без наличия такого анализа в возражении.

Кроме того, в решении суда первой инстанции отмечено, что такой анализ затронул лишь отдельные, а не все элементы формы (выступы на крышке, утолщение нижней части). Полный анализ, подтверждающий функциональность, как отдельных элементов, так и всей формы в целом, отсутствует в возражении и в решении Роспатента.

При названных обстоятельствах как вывод Роспатента, так и содержащиеся в возражении доводы о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках признаны судом первой инстанции необоснованными.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении Kotanyi GmbH срока на обращение в суд, о заинтересованности McCormick Polska S.A. в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о законодательстве, применимом для оценки охраноспособности спорного товарного знака, о порядке применения абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ при рассмотрении возражений.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Довод Роспатента о том, что при принятии решения от 29.05.2017 он, прекратив правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 844345 на основании статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении всех товаров и услуг, не вышел за рамки доводов возражения McCormick Polska S.A., подлежит отклонению президиумом Суда по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, проанализировав в пределах своих полномочий текст возражения McCormick Polska S.A. (л.д. 7-12, т. 3), установил, что податель возражения оспаривал товарный знак по международной регистрации N 844345 ввиду его несоответствия положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках только в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ. В остальной части товаров в отношении указанных классов МКТУ названный товарный знак оспаривался подателем возражения со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Учитывая, что Роспатент, исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с ним доказательств, не установил несоответствие спорного товарного знака по международной регистрации N 844345 пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, суд первой инстанции признал незаконным решение Роспатента, в котором последний признал предоставление правовой охраны названному товарному знаку недействительным на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в части, не охватывающейся доводами, изложенными в поданном в Роспатент возражении.

Роспатент на основании положений статей 1512 и 1513 ГК РФ не вправе прекращать правовую охрану товарного знака иначе, чем на основании поданного возражения.

Выводы суда первой инстанции в этой части соответствуют материалам дела и тексту поданного в Роспатент возражения, из которого следует, что на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках подателем возражения оспаривается правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 844345 в отношении товаров "овощи и фрукты сушеные" 29-го класса МКТУ, "соль; приправы; пряности; специи" 30-го класса МКТУ и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" 35-го класса МКТУ, а "в отношении остальной части товаров 29-го, 30-го классов и услуг 35-го класса МКТУ рассматриваемое обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, так как оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг".

При таких обстоятельствах довод Роспатента о том, что в поданном возражении McCormick Polska S.A. оспаривало на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны полностью - в отношении всех товаров и услуг - явно противоречит материалам дела.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в кассационной жалобе McCormick Polska S.A. (подателя возражения в Роспатент) вывод суда первой инстанции о том, в какой части предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 844345 оспаривалось на основании пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, сомнению не подвергается.

Более того, McCormick Polska S.A. на страницах 12-13 кассационной жалобы прямо указывает на то, что "при оспаривании Товарного знака в Палате по патентным спорам Третье лицо ссылалось на несоответствие Товарного знака положениям п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках в отношении следующей части товаров "овощи и фрукты сушеные" (29 класс МКТУ), "соль; приправы; пряности; специи" (30 класс МКТУ) и услуг "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей" (35 класс МКТУ)", и на то, что "в отношении остальных товаров, в отношении которых Роспатент вышел за пределы возражения, Суд должен был отменить решение Роспатента".

Таким образом, McCormick Polska S.A. - податель возражения отмечает, что суд первой инстанции, в отличие от Роспатента, прочитал текст возражения правильно.

В отношении содержащихся в кассационных жалобах доводов о том, что суд первой инстанции неправомерно не принял во внимание дополнительные доказательства, которые не оценивались Роспатентом на стадии рассмотрения возражения, а были представлены Роспатентом и McCormick Polska S.A. непосредственно в суд, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Такой подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.03.2017 N 300-ЭС17-1798 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Правообладатель товарного знака, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Вместе с тем установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, может быть учтено при распределении судебных расходов.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016.

Учитывая, что Роспатент при принятии решения связан доводами, содержащимися в возражении, и не может выйти за их пределы, в отличие от доказательств, представляемых правообладателем, доказательства, представляемые в суд подателем возражения по существу поданного возражения и принятого на его основе решения, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, не дополняя при этом изначально поданное возражение. Документы, не представлявшиеся подателем возражения в Роспатент, могут быть положены в основу самостоятельного возражения.

Диалогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016, от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016 и от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Роспатент же, в отличие от правообладателя и подателя возражения, с учетом упомянутого пункта постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения и принятого на его основе решения только в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле.

Судом первой инстанции были оценены представленные Роспатентом и McCormick Polska S.A. непосредственно в суд доказательства.

Такие доказательства представлены в поддержку вынесенного Роспатентом решения и не в опровержение каких-либо других доказательств.

С этой точки зрения судом первой инстанции правомерно установлено, что, поскольку представленные Роспатентом документы представляют собой новые дополнительные материалы, которые не были и не могли быть предметом рассмотрения на заседании коллегии палаты по патентным спорам, они не могут подтверждать правильность выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении, принятом по результатам рассмотрения возражения заинтересованного лица.

Представленные непосредственно в суд иностранным лицом - McCormick Polska S.A. новые документы не только сами по себе являются новыми источниками информации, которые не исследовались Роспатентом при принятии оспариваемого решения, но и содержат дополнительные ссылки на иные не исследованные Роспатентом источники.

Как таковые эти новые документы могут быть использованы McCormick Polska S.A. для подачи нового возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно не оценивал охраноспособность товарного знака по международной регистрации N 844345, исходя из доказательств, представленных Роспатентом и McCormick Polska S.A. непосредственно в суд.

В отношении доводов о неправильном применении судом первой инстанции пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Абзацем пятым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках установлено, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

При этом элементы, указанные в абзаце пятом пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Указанные условия юридически являются самостоятельными и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Поданное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований.

В случае если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в абзацах втором-пятом пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному абзацами вторым-пятым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что традиционность формы при регистрации объемного обозначения или ее безальтернативность могут быть учтены не при применении абзаца пятого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, а при применении абзаца первого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках к объемным обозначениям.

Так, в абзаце шестом пункта 2.7 Рекомендаций N 39 обращено внимание на то, что, если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Поскольку иностранное лицо - McCormick Polska S.A. - в поданном возражении указывало в том числе на отсутствие у спорного товарного знака различительной способности (абзац первый страницы 11 возражения; л.д. 36, т. 1), требование которой для охраноспособных обозначений охватывается именно абзацем первым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, суд первой инстанции правомерно оценил доводы, содержащиеся в возражении, и основанные на них выводы Роспатента.

В частности, был оценен вывод Роспатента о том, что спорное обозначение "представляет собой распространенную форму стеклянной емкости с крышкой, которая используется для хранения товаров 29, 30 классов МКТУ, в том числе "приправ и специй" и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ по продвижению этих товаров" (абзац пятый с. 8 заключения, являющегося приложением к решению Роспатента; л.д. 46, т. 1). Аналогичный вывод содержится и в абзаце первом на странице 10 заключения, где Роспатент указывает на то, что соответствующее объемное обозначение представляет собой тару "практически стандартной формы".

На "обычность" формы указывалось и в поданном возражении (л. д. 35, т. 1), равно как и на то, что аналогичные емкости используются различными производителями (то есть на традиционность формы) (л.д. 34, т. 1).

При этом суд первой инстанции правомерно указал, что наличие различительной способности подлежит установлению на дату приоритета спорного товарного знака.

Помимо этого, в возражении содержится утверждение о традиционности и общеупотребимости аналогичной формы контейнера для специй, поскольку такая форма используется различными производителями.

Традиционность соответствующей формы контейнера подлежит оценке в своей взаимосвязи с учетом сложившейся ситуации на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так как применительно к регистрации объемных товарных знаков, представляющих собой упаковку товара, обусловленную оригинальностью ее формы, надлежит принимать во внимание то обстоятельство, что упаковка товара на момент ее создания и производства может обладать признаками оригинальности (быть новой, ранее не используемой для определенных товаров), а впоследствии стать традиционной в ходе использования такой или сходной формы упаковки и другими хозяйствующими субъектами в силу ее утилитарности, удобства производства и использования, повышенного интереса потребителей к форме, ранее кем-либо созданной и являвшейся новой.

Таким образом, последующее широкое использование подобной упаковки товара, ранее зарегистрированной в качестве объемного товарного знака, не может свидетельствовать об отсутствии ее оригинальности на дату приоритета.

С учетом того, что с возражением никаких документов, подтверждающих использование охраняющейся спорным товарным знаком (либо сходной) упаковки иными производителями именно на дату приоритета спорного товарного знака, представлено не было, суд правомерно признал в этой части выводы Роспатента не соответствующими материалам дела.

Соответствующие документы, подтверждающие отсутствие у обозначения на дату приоритета спорного товарного знака различительной способности (при их наличии), могут быть основанием для подачи нового возражения.

На безальтернативность формы контейнера для специй в возражении McCormick Polska S.A. не указывается.

В отношении доводов компании McCormick Polska S.A. и Роспатента о том, что суд первой инстанции неправомерно не согласился с выводами Роспатента о том, что спорное обозначение не соответствует требованиям абзаца пятого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках в отношении товаров 29-го класса МКТУ "овощи и фрукты сушеные", товаров 30-го класса МКТУ "соль; приправы; пряности; специи" и услуг 35-го класса МКТУ "розничные услуги для продовольственных товаров и продуктов питания класса люкс, в частности, специй, пряностей", президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Судом первой инстанции правомерно отмечено, что при принятии Роспатентом решения, оспариваемого в рамках настоящего дела, вопрос охраноспособности обозначения исследовался не на стадии экспертизы обозначения, а на стадии рассмотрения возражения, а следовательно, доказывание несоответствия обозначения условиям охраноспособности возложено на подателя возражения. Перекладывание бремени доказывания на правообладателя при отсутствии оснований, представленных подателем возражения, либо самостоятельный анализ Роспатентом исключительной функциональности формы при отсутствии такого анализа в поданном возражении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к процедуре рассмотрения возражения.

Доказывание функциональности элементов формы путем самостоятельного анализа либо представление каких-либо материалов в подтверждение своего довода возложено на подателя возражения.

При этом суд первой инстанции установил, что в возражении его податель сослался на то, что зарегистрированное обозначение "состоит из физической формы изображенного контейнера", то есть из емкости "форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением (мельница для приправ)". Какого-либо анализа элементов формы и связи этих элементов с набором возможностей, способностью выполнять какие-либо функции в поданном возражении не содержится.

Данный вывод соответствует тексту поданного возражения (л.д. 33, т. 1).

При этом полный анализ, подтверждающий функциональность как отдельных элементов, так и всей формы в целом, в оспариваемом решении Роспатента не содержится. Таковым нельзя признать текст, приведенный в абзаце пятом страницы 8 заключения, являющегося приложением к оспариваемому ненормативному акту (л.д. 46 т. 1).

Соответствующий анализ (при его наличии) может быть основанием для подачи третьим лицом нового возражения.

При этом суд первой инстанции признал не в достаточной степени обоснованным и вывод Роспатента о том, что основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке выполняет именно словесный элемент "KOTANYI", поскольку Роспатент, делая вывод о доминирующем положении этого словесного элемента при отсутствии надлежащей оценки изобразительного элемента, не учел того обстоятельства, что положение элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Несогласие заявителей кассационных жалоб с соответствующими выводами суда не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При названных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзыве на них, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационных жалоб.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационных жалоб, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2018 по делу N СИП-324/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и иностранного лица - McCormick Polska S.A. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.A. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.A. Химичев