Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. по делу N СИП-82/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал его использование им в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. по делу N СИП-82/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "БК Групп" (бульвар Нагорный, д. 6, кв. 50, Москва, 117186, ОГРН 1147746925590) к индивидуальному предпринимателю Юлдашеву Адилю Агдановичу (г. Уфа) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325429 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "БК Групп" Аленов В.К. (по доверенности от 21.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "БК Групп" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Юлдашеву Адилю Агдановичу (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325429 в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "транспортировка, упаковка и хранение товаров" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве и дополнении к нему возражает против удовлетворения исковых требований по мотиву отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также ссылаясь на его фактическое использование.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Larsen" по свидетельству Российской Федерации N 325429 с приоритетом от 28.10.2005, зарегистрированного, в том числе, в отношении вышеуказанных услуг, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и услуг, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика истцом 28.11.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность автосервиса по ремонту автомобилей, оказывает услуги по транспортировке неисправных автомобилей, а также услуги по хранению автомобилей. Им подана заявка N 2016746809 на регистрацию комбинированного товарного знака "LARSON" в отношении товаров и услуг 12, 16, 37, 39-го классов МКТУ. Уведомлением Роспатента от 08.11.2017 истцу сообщено о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ответчика.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил договоры с различными организациями на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, заказы-наряды, содержащие указания на оказанные истцом услуги по эвакуации автомобилей и услуги по хранению автомобилей на стоянке, заявку N 2016746809 на регистрацию товарного знака, уведомление Роспатента по данной заявке от 08.11.2017.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Оказываемые истцом услуги по эвакуации и хранению автомобилей тождественны соответствующим услугам по транспортировке и хранению товаров, в то время как услуги по упаковке являются однородными услугам по транспортировке автомобилей, поскольку дополняют эти услуги, оказываются тем же автовладельцам, которым оказываются услуги по эвакуации автомобилей. Кроме того, суду представляется общеизвестным, что при эвакуации неисправных автомобилей они часто опечатываются перевозчиком защитными средствами.

Сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения с оспариваемым товарным знаком обусловлена высоким сходством общего доминирующего словесного элемента, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (28.11.2017), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 28.11.2014 по 27.11.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования товарного знака ответчик ссылается на то, что использует товарный знак при оказании услуг 39-го класса МКТУ.

При этом ответчик указывает, что является собственником магазина "Чемпион" в г. Уфе, осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя производство, транспортировку, импорт и розничную реализацию спортивных товаров.

Также ответчик ссылается на то, что является учредителем общества с ограниченной ответственностью "Чемпионерия", которое занимается производством и реализацией спортивного инвентаря под брендом "LARSEN", используя оспариваемый товарный знак с письменного согласия ответчика.

Кроме того, указывая, что значительная часть товара производится в Китае, ответчик отмечает, что "для целей оптово-розничной торговли товаров правообладатель использует права предоставления 39 классом, а именно услуги, относящиеся к перевозке товаров из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой, а также услуги по хранению товаров на складах или в других помещениях для предотвращения их повреждения или хищения".

В подтверждение использования товарного знака ответчиком представлены: согласие ответчика на использование товарного знака от 15.01.2013; распечатки с сайта "www.championnet.ru"; контракт от 20.07.2017 N 002/2017, заключенный между китайской компанией (продавцом) и ответчиком (покупателем); договор поставки от 20.04.2006 N 20/04-2006 между китайской компанией (поставщиком) и ответчиком (покупателем); товарно-транспортные накладные, декларации на товары; договоры аренды объекта муниципального нежилого фонда от 13.09.2010 N 20647.1 и от 27.07.2011 N 20647.2 с приложениями; акт приема-передачи объекта муниципального нежилого фонда от 05.08.2011; договор о передаче объектов муниципального нежилого фонда в аренду от 29.09.2006 с приложением; акт приема-передачи объекта нежилого помещения от 01.07.2006; договор аренды объекта муниципального нежилого фонда от 28.11.2014 N 20647.3 с приложением; акт приема-передачи от 18.11.2014.

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком документы в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325429 в отношении всех услуг, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака, поскольку ни в одном из представленных документов не содержится сведений об оказании каких-либо услуг ответчиком иным лицам.

Из представленных ответчиком документов следует, что перевозка осуществляется им в отношении его собственного товара, а не товара другого лица. Об этом свидетельствует содержание пункта 3.6 контракта от 20.07.2017 N 002/2017, согласно которому "переход права собственности на предоставленный товар от Продавца Покупателю происходит в момент завершения таможенного оформления товара на территории РФ".

Таким образом, получив от таможенного органа прибывший в адрес ответчика из Китая товар, ответчик, приобретя тем самым в силу названного контракта титул собственника, осуществляет дальнейшую транспортировку своего товара, что не является оказанием им какой-либо услуги.

Часть представленных ответчиком документов - договор поставки от 20.04.2006 N 20/04-2006, договор о передаче объектов муниципального нежилого фонда в аренду от 29.09.2006 с приложением, акт приема-передачи объекта нежилого помещения от 01.07.2006, договоры аренды объекта муниципального нежилого фонда от 13.09.2010 N 20647.1, от 27.07.2011 N 20647.2 с приложениями; акт приема-передачи объекта муниципального нежилого фонда от 05.08.2011, являются неотносимыми к делу, поскольку не относятся к периоду доказывания использования товарного знака.

В то же время документы, которые подтверждали бы оказание непосредственно ответчиком либо учрежденным им обществом с ограниченной ответственностью "Чемпионерия" услуг по транспортировке, упаковке и хранению товаров при осуществлении деятельности по их реализации, не представлены.

Ответчик в судебное заседание не явился, лишив тем самым коллегию судей возможности обсудить с ним вопрос о наличии иных документов, которые могли бы подтвердить использование товарного знака, и представлении их в суд.

На основании изложенного суд полагает, что представленные ответчиком доказательства не подтверждают использование товарного знака при оказании услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 39-го класса МКТУ, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в данной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325429 в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "транспортировка, упаковка и хранение товаров" вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Юлдашева Адиля Агдановича (г. Уфа) в пользу общества с ограниченной ответственностью "БК Групп" (ОГРН 1147746925590) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

C.П. Рогожин