Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-660/2017 по делу N СИП-785/2016 Суд отменил решение об удовлетворении иска о признании патентов на полезные модели недействительными и об обязании Роспатента выдать новые патенты на полезные модели, а дело передал на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о том, что представленными документами не подтверждена возмездность договора о передаче права на полезную модель, сделан без оценки довода ответчика о подписании сторонами соглашения о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-660/2017 по делу N СИП-785/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051, ОГРН 1144205010840) и общества с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (ул. Морозная, д. 6, корп. А, г. Кемерово, 650051, ОГРН 1124205022193) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 по делу N СИП-785/2016 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.)

по иску Лушникова Сергея Валерьевича (г. Томск) к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" о признании патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель недействительным.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Минаев Михаил Сергеевич (Кемеровский р-н, Кемеровская обл.), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Лушников Сергей Валерьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" (далее - общество Торговая компания "Аэросани") и обществу с ограниченной ответственностью "Аэросани Экспедиция" (далее - общество "Аэросани Экспедиция") о признании патентов Российской Федерации N 135968, 135967, 136005 на полезные модели недействительными и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова Сергея Валерьевича и общество "Аэросани Экспедиция", и внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент и Минаев Михаил Сергеевич.

От Лушникова С.В. 20.12.2016 поступило ходатайство в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором он просил об уточнении заявленных требований, а именно:

1) признать недействительными следующие патенты на полезные модели:

патент Российской Федерации N 135968, выданный по заявке N 2013122816/11 от 17.05.2013 с приоритетом от 17.05.2013, установленным по дате ее подачи;

патент Российской Федерации N 135967, выданный по заявке N 2013129045/11 от 25.06.2013 с приоритетом от 25.06.2013, установленным по дате ее подачи;

патент Российской Федерации N 136005, выданный по заявке N 2013127006/11 от 13.06.2013 с приоритетом от 13.06.2013, установленным по дате ее подачи;

2) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новые патенты на полезные модели, в которых в качестве патентообладателей указать Лушникова С.В. и общество Торговая компания "Аэросани";

3) обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующие сведения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации;

4) взыскать с общества Торговая компания "Аэросани" и общества "Аэросани Экспедиция" в равных долях расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего заявления по 9 000 рублей с каждого ответчика.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу N СИП-571/2016 указанное ходатайство было удовлетворено; исковые требования Лушникова С.В. о признании недействительными патентов Российской Федерации N 135967 и N 136005 на полезные модели выделены в отдельные производства.

Делу по исковому требованию о признании недействительным патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" присвоен номер СИП-785/2016.

В рамках настоящего дела судом первой инстанции рассмотрен иск Лушникова С.В. о признании недействительным патента Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", выданного по заявке N 2013127006/11 с датой приоритета от 13.06.2013, в части указания патентообладателя и об обязании Роспатента выдать новый патент на названную полезную модель, в котором в качестве патентообладателей указать Лушникова С.В. и общество Торговая компания "Аэросани".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017 по настоящему делу в удовлетворении иска отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2017 решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 исковые требования Лушникова С.В. удовлетворены: суд (с учетом определения об исправлении опечатки от 06.02.2018) признал недействительным патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Лушникова С.В."; суд обязал Роспатент выдать новый патент Российской Федерации "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ" по заявке N 2013127006/11 с указанием в качестве патентообладателей общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Аэросани" и Лушникова С.В.; с общества Торговая компания "Аэросани" в пользу Лушникова С.В. взыскано 9 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска и кассационной жалобы.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество Торговая компания "Аэросани" и общество "Аэросани Экспедиция", ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят решение суда от 18.01.2018 отменить и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

По мнению заявителей кассационной жалобы, судом при толковании условий соглашения, заключенного между Минаевым М.С. и Лушниковым С.В. 05.12.2012 (далее - соглашение от 05.12.2012), в нарушение статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не установлена действительная общая воля его сторон с учетом цели соглашения, предшествующего и последующего поведения его участников.

Заявители кассационной жалобы полагают, что судом не дана оценка доводам лиц, участвующих в деле, об обстоятельствах заключения и исполнения соглашения от 05.12.2012, изложенным в отзывах на исковое заявление; ошибочно отклонены ссылки на соглашение о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности от 03.12.2012, заключенное между Минаевым М.С. и Лушниковым С.В. (далее - соглашение от 03.12.2012), лишь по мотиву того, что оно хронологически предшествовало соглашению от 05.12.2012; не учтено соглашение о создании общества "Аэросани Экспедиция" от 20.11.2012 (далее - соглашение от 20.11.2012), в развитие которого заключено соглашение от 05.12.2012.

Заявители кассационной жалобы указывают на то, что действительная общая воля Лушникова С.В. и Минаева М.С. с учетом цели соглашения от 05.12.2012 состояла в том, чтобы создать общество "Аэросани Экспедиция" и передать право на получение патента на полезную модель аэросаней этому вновь созданному обществу для последующего их производства. Данное соглашение было подписано и исполнено. Иных патентообладателей в отношении конструкции аэросаней, как и других конструкций, созданных в соавторстве Минаевым М.С. и Лушниковым С.В., кроме указанной в соглашении, не существует, что исключает спор о согласованности предмета соглашения от 05.12.2012 и его заключенности. Сомнений относительно предмета этого соглашения и его правовой природы не возникло также и у патентного поверенного и Роспатента, осуществившего на его основании регистрацию патентов.

Таким образом, по мнению заявителей кассационной жалобы, соглашение от 05.12.2012 в совокупности с иными имеющимися в деле документами с очевидностью свидетельствует о том, в чем заключалась воля его участников, и что, подписав указанное соглашение, Лушников С.В. совместно с Минаевым М.С. распорядился правом на получение патента на полезную модель - конструкцию аэросаней.

В отзыве на кассационную жалобу Лушников С.В. выразил несогласие с доводами, изложенными кассационной жалобе, считая обжалуемое решение суда законным и обоснованным.

По мнению Лушникова С.В., суд верно истолковал содержание пункта 8 соглашения от 05.12.2012 и, установив, что оно не содержит всех существенных условий договора об отчуждении права на полезную модель, указанное в нем наименование полезной модели не соответствует названию полезной модели в оспариваемых патентах, правомерно удовлетворил заявленные требования.

От Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции, общество "Аэросани Экспедиция" (первоначальный правообладатель полезной модели по оспариваемому патенту) создано на основании решения его участников Лушникова С.В. и Минаева М.С. с равными долями (50%) (протокол от 20.11.2012 N 1). Генеральным директором общества "Аэросани Экспедиция" избран Минаев М.С. (протокол от 20.11.2012 N 3). Общество "Аэросани Экспедиция" зарегистрировано 25.12.2012. Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц данное общество создавалось для разработки и производства аэросаней.

До государственной регистрации общества "Аэросани Экспедиция" его участниками было подписано соглашение от 05.12.2012, в пункте 8 которого стороны договорились подать "заявку на патент о конструкции аэросаней "Экспедиция", где правообладателем будет общество "Аэросани Экспедиция", а авторами Минаев М.С. с долей авторского участия 50% и Лушников С.В. с долей авторского участия 50%; заключить соглашение между авторами и правообладателем об авторском вознаграждении с каждой проданной модели в обществе "Аэросани Экспедиция".

В Роспатент 13.06.2013 поступила заявка N 2013127006 о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", в котором в качестве авторов были указаны Лушников С.В. и Минаев М.С., а в качестве заявителя (будущего патентообладателя) - общество "Аэросани Экспедиция".

По результатам экспертизы названной заявки Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель "АЭРОСАНИ-АМФИБИЯ", в котором в качестве авторов указаны Лушников С.В. и Минаев М.С., а в качестве патентообладателя - общество "Аэросани Экспедиция".

В результате отчуждения исключительного права по договору, зарегистрированному 08.07.2015 за номером РД0176639, патентообладателем указанного патента в настоящее время является общество Торговая компания "Аэросани".

Лушников С.В. как один из авторов спорной полезной модели, указывая на то, что он не передавал право на получение патента на основании договора, и считая, что данная полезная модель не является служебной, а патент Российской Федерации N 136005 на полезную модель выдан в нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, поскольку в качестве патентообладателя указан не автор полезной модели, а иное лицо, обратился с иском в суд с вышеуказанными требованиями.

При новом рассмотрении дела вопрос о служебном характере полезной модели лицами, участвующими в деле, не ставился, вследствие чего указанное основание перехода права на полезную модель предметом судебной оценки не являлось. Предметом нового рассмотрения являлись исковые требования Лушникова С.В., основанные на том, что договор о передаче права на получение патента на полезную модель - конструкцию аэросаней - не может быть признан заключенным (часть 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда от 18.01.2018 исковые требования Лушникова С.В. удовлетворены. Суд основывался на том, что в части указания сторонами соглашения от 05.12.2012 правообладателем полезной модели общества "Аэросани Экспедиция" (пункт 8 этого соглашения) соответствующее соглашение следует квалифицировать как договор о переходе прав на получение спорного патента на полезную модель от Лушникова С.В. к обществу "Аэросани Экспедиция" в порядке статьи 1357 ГК РФ, при этом соответствующий договор является незаключенным в связи с несогласованием сторонами предмета и иных существенных условий данного вида договора. Сторонами не согласован предмет договора, указанный в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, поскольку стороны не конкретизировали, право на подачу какой из трех заявок и на какую именно полезную модель Лушников С.В. обязался передать обществу "Аэросани Экспедиция" и на каких условиях.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, пришел к следующим выводам.

В силу положений пунктов 1-3 статьи 421 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату соглашения от 05.12.2012) граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой указанной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

В силу пунктов 1-3 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Суд пришел к выводу о незаключенности договора о передаче права на получение спорного патента на полезную модель от Лушникова С.В. к обществу "Аэросани Экспедиция" в порядке статьи 1357 ГК РФ в связи с несогласованием сторонами предмета и иных существенных условий данного договора. Названные выводы основаны на том, что стороны в пункте 8 соглашения от 05.12.2012 не конкретизировали, право на получение патента по какой из трех заявок и на какую именно полезную модель Лушников С.В. обязался передать обществу "Аэросани Экспедиция" и на каких условиях. Являясь, по существу, договором об отчуждении права на получение патента, указанное положение соглашения от 05.12.2012 не содержит существенных для данного вида договора условий.

Между тем заявленные в суде первой инстанции доводы обществ Торговая компания "Аэросани" и "Аэросани Экспедиция" о том, что при толковании условий соглашения, содержащихся в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, необходимо было принять во внимание волю сторон, проявленную также в их предшествующем и последующем поведении, правовой оценки в решении суда не получили.

Основанные на требованиях статьи 431 ГК РФ доводы общества Торговая компания "Аэросани" и общества "Аэросани Экспедиция" о необходимости установить действительную общую волю сторон соглашения от 05.12.2012 в совокупности с условиями соглашений от 20.11.2012, от 03.12.2012 и с обстоятельствами последующего их исполнения, выразившегося в государственной регистрации общества "Аэросани Экспедиция" с равным (по 50%) участием в его уставном капитале долями Лушникова С.В. и Минаева М.С., в подаче заявок, каждая из которых касалась созданной в соавторстве Лушникова С.В. и Минаева М.С. конструкции полезной модели аэросаней-амфибии, в получении патентов с указанием авторов и патентообладателя в соответствии с условиями достигнутых соглашений, в длительном (с 2013 года) существовании сложившихся на основании указанных соглашений отношений сторон, судебной оценки не получили.

Также в силу названной нормы подлежал правовой оценке довод заявителей кассационной жалобы о том, что иных патентообладателей в отношении конструкции аэросаней, как и других конструкций аэросаней, созданных в соавторстве Минаевым М.С. и Лушниковым С.В., кроме указанной в соглашениях от 03.12.2012, от 05.12.2012 и получившей правовую охрану на основании патентов N 135968, 135967, 136005, не существует, что в течение всего периода действия патентов исключало и в настоящее время исключает спор о согласованности предмета соглашения от 05.12.2012 и его заключенности.

Вывод суда о том, что представленными документами не подтверждена возмездность договора о передаче права на полезную модель, которая отнесена сторонами к существенным условиям соответствующего соглашения, сделан без оценки довода о подписании сторонами соглашения о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности от 03.12.2012, которое, как указано в пункте 3 этого соглашения, заключено на срок действия патента, а также положений пункта 3 статьи 423 ГК РФ, согласно которым договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное, и статьи 424 ГК РФ, устанавливающей правила определения цены в возмездном договоре.

При этом вопрос исполнения обязательства о выплате вознаграждения может являться предметом самостоятельного спора, но сам по себе не может быть положен в основу вывода о незаключенности договора.

Выводы о том, какие иные условия, кроме предмета и возмездности (цены), следует считать существенными в данном случае и какие из этих условий сторонами не согласованы, в обжалуемом судебном акте не содержатся и сторонами спора соответствующие доводы не приводились.

Следует также принять во внимание, что правила установления существа волеизъявления сторон, предусмотренные статьей 431 ГК РФ, должны применяться как в случае квалификации соглашения от 05.12.2012 (пункта 8 этого соглашения) в качестве договора о передаче права на получение патента (статья 1357 ГК РФ), так и в случае его квалификации как иного соглашения, не предусмотренного ГК РФ (статья 421 ГК РФ). В любом случае подлежит установлению действительная общая воля сторон с учетом цели договора, для чего принимаются во внимание все обстоятельства, включающие предшествующее и последующее поведение сторон.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также принимает во внимание, что в силу пункта 3 статьи 432 ГК РФ в действующей в настоящее время редакции, введенной Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ, сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ).

При этом необходимость учета и оценки обстоятельств принятия стороной исполнения по договору или иного подтверждения его действия в спорах, связанных с признанием договора заключенным, была отражена в судебной практике и ранее, о чем свидетельствуют, в частности, пункты 7, 9 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165.

Следует также принять во внимание, что президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 29.09.2017, направляя дело на новое рассмотрение, обращал внимание на необходимость проанализировать в совокупности все имеющиеся в деле доказательства, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, установить на основании такой оценки предмет и иные существенные условия договора, элементы которого содержатся в пункте 8 соглашения от 05.12.2012, решить вопрос о его правовой квалификации и заключенности.

При названных обстоятельствах с учетом необходимости оценки в силу статьи 431 ГК РФ всей совокупности доводов и доказательств, представленных сторонами в подтверждение и опровержение заключенности соглашения о передаче права на получение патента, обжалуемое решение суда первой инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в ином судебном составе (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации).

При новом рассмотрении суду необходимо дать правовую оценку правоотношениям сторон с учетом действующего законодательства и на основании оценки имеющихся в материалах дела доказательств, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2018 по делу N СИП-785/2016 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

Д.И. Мындря