Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2018 г. N С01-367/2018 по делу N А40-45604/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку преюдициальное значение факта нарушения исключительного права истца на товарный знак и вины нарушителя установлено судами при рассмотрении данного спора применительно не к третьему лицу, а к ответчику, который являлся лицом, участвовавшим в деле

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2018 г. N С01-367/2018 по делу N А40-45604/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 29 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "МДМ" (ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, Москва, 125047, ОГРН 1057748654094) и общества с ограниченной ответственностью "АВИ" (ул. Грузинский вал, д. 26, стр. 3, Москва, 123056, ОГРН 1057748597136) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2017 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018 (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Садикова Д.Н.) по делу N А40-45604/2017

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Декор" (ул. Лесная, вл. 12, стр. 7, д. Ивачково, Чеховский р-н, Московская область, ОГРН 1067760097822)

к обществу с ограниченной ответственностью "МДМ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АВИ".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МДМ" - Вишневский С.В. (по доверенности от 29.10.2016 N 1), Головин А.В. (по доверенности от 26.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Декор" - Камышникова Е.А. (по доверенности от 03.05.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "АВИ" - Чарнопис Е.И. (по доверенности от 12.09.2017 N 2).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Декор" (далее - общество "Декор", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "МДМ" (далее - общество "МДМ", ответчик) о взыскании 19 829 974 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации N 519618А.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АВИ" (далее - общество "АВИ", третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 5 000 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением от 20.10.2017 и постановлением от 07.02.2018, общество "МДМ" и общество "АВИ" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просят указанные судебные акты отменить. При этом общество "МДМ" просит принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, в то время как общество "АВИ" в кассационной жалобе просит передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационные жалобы общества "МДМ" и общества АВИ" мотивированы ошибочностью выводов судов о признании преюдициальными обстоятельств, установленных судебными актами по делу N А40-80340/2015, поскольку в настоящем деле участвует в качестве третьего лица общество "АВИ", не принимавшее участия в указанном деле.

Также ответчик и третье лицо указывают на неправильное применение судами положений пункта 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и пункта 4 статьи 1515 Кодекса, выразившееся в том, что судами по настоящему делу не устанавливалась стоимость товара, в то время как она не была установлена и судебными актами по делу N А40-80340/2015.

Кроме того, общество "МДМ" в своей кассационной жалобе ссылается на то, что судами при определении размера компенсации не оценена добросовестность его поведения, принятие мер по недопущению правонарушения, удалению спорных обозначений с товаров. Считает, что судам надлежало определить размер подлежащей взысканию компенсации исходя из минимально установленного законодательством.

В письменных пояснениях на кассационные жалобы истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалоб.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "МДМ" и общества "АВИ" доводы своих кассационных жалоб поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационных жалоб, по основаниям, изложенным в письменных пояснениях.

Рассмотрев кассационные жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "GAUDI" по международной регистрации N 519618А, зарегистрированный в отношении товаров 2-го "краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати" и 19-го "неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники" классов МКТУ.

Факт незаконного использования спорного товарного знака ответчиком, установленный вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2015 по делу N А40-80340/2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2016, которыми ответчик был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, явился обстоятельством, послужившим основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции исходил из преюдициального значения факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак, установленного указанными судебными актами по делу N А40-80340/2015. При этом суд посчитал необходимым снизить заявленный размер компенсации.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Указанные выводы судов, с учетом доводов кассационных жалоб, Суд по интеллектуальным правам находит соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Довод заявителей жалоб об ошибочности выводов судов о признании преюдициальными обстоятельств, установленных судебными актами по делу N А40-80340/2015, мотивированный тем, что в настоящем деле участвует в качестве третьего лица общество "АВИ", не принимавшее участия в указанном деле, не может быть принят во внимание, поскольку преюдициальное значение факта нарушения исключительного права истца на товарный знак и вины нарушителя установлено судами при рассмотрении настоящего спора применительно не к третьему лицу, а к ответчику, который являлся лицом, участвовавшим в указанном деле. В связи с этим выводы судов в данном случае соответствуют положениям статьи части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылка общества "МДМ" и общества "АВИ" на неправильное применение судами положений пункта 2 статьи 1252 ГК РФ, выразившееся в том, что судами по настоящему делу не устанавливалась стоимость товара, в то время как она не была установлена и судебными актами по делу N А40-80340/2015, не может быть принята во внимание ввиду следующего.

При обращении с настоящим иском истец, сославшись на положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определил размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 19 829 974 рублей, составляющей двойную стоимость контрафактной продукции.

В подтверждение стоимости продукции истцом в материалы настоящего дела представлено заключение эксперта Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России от 25.03.2015, в котором стоимость контрафактных товаров определена в размере 9 914 987 рублей.

Ранее на данную стоимость товаров указал Арбитражный суд города Москвы в решении от 03.08.2015 по делу N А40-80340/2015.

Между тем при рассмотрении настоящего дела ответчик и третье лицо указанную в исковом заявлении стоимость товаров не оспорили, доказательств необоснованности заявленной ко взысканию суммы компенсации не представили.

В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора обоснованно исходили из заявленной истцом ко взысканию двукратной стоимости контрафактных товаров.

Ссылка общества "МДМ" на то, что судами не оценена добросовестность его поведения, принятие мер по недопущению правонарушения, удалению спорных обозначений с товаров, является необоснованной, поскольку размер взысканной компенсации был уменьшен судами в несколько раз - до 5 000 000 рублей.

В отношении довода о том, что судам надлежало определить размер подлежащей взысканию компенсации исходя из минимально установленного законодательством, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на следующее.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 21 Обзора судебной практики N 3 (2017), утвержденного 12.07.2017 президиумом Верховного Суда Российской Федерации (далее - Обзор судебной практики), снижение размера компенсации, исчисленного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, возможно при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики).

В этом же пункте Обзора судебной практики содержится ссылка на критерии (условия) снижения размера компенсации ниже минимального размера, установленные Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П):

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, данные критерии подлежат применению при рассмотрении вопроса о возможности снижения размера компенсации, исчисленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

С учетом этого двукратный размер стоимости товаров, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, является тем минимальным размером компенсации, снижение которого возможно в исключительных случаях лишь при наличии вышеуказанных условий.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование снижения размера компенсации по настоящему делу суд первой инстанции сослался на характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки истца, принципы разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, отсутствие доказательств негативного воздействия незаконных действий ответчика на имущественное положение истца.

Вместе с тем многократное уменьшение судами по настоящему делу заявленного истцом размера компенсации по указанным мотивам истцом не оспаривается, кассационная жалоба им не подавалась, в связи с чем правомерность такого снижения Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения, постановления, в связи с чем кассационные жалобы удовлетворению не подлежат.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационных жалоб, относятся на их заявителей на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2018 по делу N А40-45604/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "МДМ" и общества с ограниченной ответственностью "АВИ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

C.П. Рогожин