Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. N С01-286/2018 по делу N А19-9436/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения об отказе в иске об обязании ответчика исполнить сублицензионный договор, поскольку согласно условиям данного договора и законодательству РФ направленная истцом в адрес ответчика заявка, не согласованная последним, не может быть признана акцептом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. N С01-286/2018 по делу N А19-9436/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рогожина С.П., Лапшиной И.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интеграция" (ул. Транспортная 2-я, д. 61, г. Омск, 644021, ОГРН 1125543049170)

на решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.09.2017 по делу N А19-9436/2017 (судья Зарубина Т.А.) и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 по тому же делу (судьи Капустина Л.В., Макарцев А.В., Юдин С.И.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интеграция" к обществу с ограниченной ответственностью "1С-Фокус" (ул. Александра Невского, д. 2, оф. 10, г. Иркутск, 664047, ОГРН 1033801027468) об обязании исполнить договор.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Аскон-системы проектирования" (ул. Одоевского, д. 5, литер А, Санкт-Петербург, 199155, ОГРН 1137847501043).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Интеграция" - Мордовин А.В. (по доверенности от 09.01.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Аскон-системы проектирования" - Пшеницын М.В. (по доверенности от 28.05.2018 N ДО26/КАД-18).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интеграция" (далее - общество "Интеграция") обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "1С-Фокус" (далее - общество "1С-Фокус") об обязании ответчика согласовать направленную в его адрес заявку N 1 от 17.03.2017 года на условиях, согласованных сторонами ранее, путем выставления предусмотренного пунктом 3.4.1 сублицензионного договора N АЛ-27237 от 28.09.2012 года.

К участию в деле определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.07.2017 привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью "Аскон-системы проектирования" (далее - общество "Аскон-системы проектирования").

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.09.2017 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.09.2017 оставлено без изменения.

Общество "Интеграция", не согласившись с принятыми судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.09.2017 по делу N А19-9436/2017 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

По мнению заявителя кассационной жалобы, при вынесении обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанций неполностью выяснили обстоятельства, имеющие значение для дела.

При этом общество "Интеграция" полагает, что ответчиком не доказаны обстоятельства имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными, а выводы, изложенные в судебных актах, не соответствуют обстоятельствам дела.

В отзыве на кассационную жалобу от 17.05.2018 ответчик просит оставить судебные акты первой и апелляционной инстанций без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения, доводы истца считает безосновательными.

В судебном заседании представитель общества "Интеграция" поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель третьего лица - общества "Аскон-системы проектирования", в судебном заседании, возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

В суд 25.05.2018 поступило заявление ответчика о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между ответчиком (лицензиатом) и истцом (сублицензиатом) заключен сублицензионный договор от 28.09.2012 N АЛ-27237 (далее - договор), согласно условиям которого, лицензиат обязался предоставить сублицензиату неисключительное право использования программных продуктов на условиях простой неисключительной лицензии в определенных пределах (установленных пунктом 2.1 договора), а именно: право на распространение продуктов на территории Российской Федерации третьим лицам, в том числе конечным пользователям, если территориальные ограничения на распространение не установлены в отношении данных продуктов его правообладателем (пункт 2.1.1 договора), право на воспроизведение продуктов, ограниченной правом инсталляции и запуска с единственной целью реализации продукта конечным пользователям, в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи этого права конечным пользователям (пункт 2.1.2 договора).

Наименование продуктов, права на использование которых предоставляются (передаются) лицензиатом сублицензиату, размер вознаграждения за предоставление прав на продукты по договору указываются в счете, выставляемом лицензиатом на основании предварительного заказа сублицензиата и в акте на передачу прав, подписываемых сторонами при каждой передаче прав (пункт 2.3 договора).

Пунктом 3.4.1 договора предусмотрено, что лицензиат обязуется в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявки от сублицензиата согласовать заявку или отказаться от передачи прав на продукты, указанных в заявке, с указанием причин. Заявка считается согласованной лицензиатом с момента выставления сублицензиату соответствующего счета на оплату.

Истцом 02.12.2016 в адрес ответчика направлена заявка на передачу прав использования программных продуктов.

Также, истцом 06.03.2017 направлена в адрес ответчика претензия за N 03/06-011 о том, что в рамках заключенного договора истцом в адрес ответчика ранее была направлена заявка на поставку программных продуктов, однако договорные обязательства относительно указанной заявки ответчиком исполнены не были, в связи с чем, истец просил данную заявку согласовать либо отказать в передаче прав на продукты.

В ответ на заявку и претензию от 06.03.2017 N 03/06-01 ответчик сообщил истцу о несоответствии содержания заявки согласованной в приложении к договору форме, и направлении ее не ответчику, а группе компаний АСКОН.

При этом ответчик сослался на причину невозможности согласования заявки, о которой указано в письме от 12.10.2016 N КАД0244/П-16.

Из данного письма следует, что общество "Интеграция" (истец), заместителем директора в котором является С. Федосеев, исключено из числа зарегистрированных партнеров общества "Аскон-системы проектирования" (третьего лица) и оно отказывается с 05.07.2016 отгружать и совершать любые действия в адрес юридических лиц аффилированных с С.Федосеевым или юридических лиц, в которых С.Федосеев является учредителем, за исключением ранее согласованных сделок при условии их исполнения до 31.12.2016. Кроме того общества "Аскон-системы проектирования" также рекомендовало расторгнуть договоры с юридическими лицами, действующими от имени С.Федосеева.

Истцом 17.03.2017 направлена ответчику надлежащим образом оформленная заявка на поставку программных продуктов ASCON и лицензий на право их использования.

Ответчик 17.03.2017 в письме сообщил об отклонении заявки от 17.03.2017 на основании информации из письма общества "Аскон-системы проектирования" (третьего лица) от 12.10.2016 N КАД0244/П-16.

Истец 27.03.2017 направил в адрес ответчика претензию N 03/27-01 с требованием в течение одного рабочего дня, в соответствии с условиями договора от 28.09.2012 с даты получения указанной претензии согласовать заявку N 1 на поставку указанных в заявке программных продуктов и лицензий на право их использования, либо отказать в их передаче, с указанием причин, предусмотренных договором или действующим законодательством.

В ответ на эту претензию ответчик в письме от 03.04.2017 вновь сообщил, что так как заявка истца изначально была подана некорректно, на основании письма от 06.03.2017 ответчик предоставил истцу ответ о невозможности предоставления прав на запрошенный ассортимент программных продуктов в связи с исключением общества "Интеграция" из числа зарегистрированных партнеров компании АСКОН и об отказе общества "Аскон-Системы проектирования" осуществлять отгрузку, в частности, в адрес общества "Интеграция".

Общества "1С-Форус" повторно 21.06.2017 направило сообщение об отклонении заявки (исх. 1С-12-17), в котором в качестве причины отклонения вновь указало на исключение общества "Интеграция" из числа зарегистрированных партнеров компании АСКОН и об отказе общества "Аскон-Системы проектирования" осуществлять отгрузку и любые действия по программному обеспечению "АСКОН" в адрес юридических лиц, аффилированных с С.Федосеевым, в том числе в адрес общества "Интеграция".

При рассмотрении настоящего дела в суде первой и апелляционной инстанций, лицами, участвующими в деле не оспаривался факт того, что третье лицо является правообладателем программного продукта, (указанного в заявке N 1 от 17.03.2017).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, руководствовался положениями статей 309, 310, 1229, пунктов 1, 2 статьи 1233, статьи 1235, пункт 1 статьи 1236, статья 1238 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, учитывая, что отказ ответчика согласовать поданную истцом заявку на передачу прав использования продуктов зависит от мнения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности - программное обеспечение ASCON - общества "АСКОН-Системы проектирования", так как данное общество (третье лицо) вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими ему правами.

Третье лицо сообщило ответчику свое волеизъявление о необходимости отказать истцу в предоставлении неисключительных прав на использование спорного программного продукта.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, не усмотрел оснований для пересмотра выводов суда первой инстанции по фактическим обстоятельствам и иного применения норм материального права.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы в связи со следующим.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) (часть 1 статьи 1236 ГК РФ).

Правила ГК РФ о лицензионном договоре применяются к сублицензионному договору (статья 1238 ГК РФ).

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций дана верная оценка правоотношениям, сложившимся между истцом и ответчиком в рамках договора от 28.09.2012, в том числе с учетом содержания отдельных пунктов данного договора.

Судами правильно установлено, что согласно условиям указанного договора, лицензиат обязался предоставить сублицензиату неисключительное право использования программных продуктов на условиях простой неисключительной лицензии в определенных пределах (установленных пунктом 2.1 договора).

При этом наименование продуктов, права на использование которых предоставляются (передаются) лицензиатом сублицензиату, размер вознаграждения за предоставление прав на продукты по договору указываются в счете, выставляемом лицензиатом на основании предварительного заказа сублицензиата и в акте на передачу прав, подписываемых сторонами при каждой передаче прав (пункт 2.3 договора).

Пунктом 3.4.1 договора предусмотрено, что лицензиат обязуется в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявки от сублицензиата согласовать заявку или отказаться от передачи прав на продукты, указанных в заявке, с указанием причин. Заявка считается согласованной лицензиатом с момента выставления сублицензиату соответствующего счета на оплату.

Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что ответчиком не была согласована заявка направленная истцом, в том числе путем выставления счета на оплату (как это предусмотрено пунктом 3.4.1 договора), а была неоднократно им отклонена путем направления писем с сообщением об отклонении заявки (что подтверждается материалами дела).

Как верно установили суды, указанный пункт договора не предусматривает конкретные обстоятельства, по которым возможен отказ от передачи прав на продукты, а содержит только обязательство лицензиата указать причину отказа в определенный срок, что и было исполнено ответчиком.

Ответчиком в отказе в качестве причины, указана на невозможность предоставления прав на запрошенный ассортимент программных продуктов в связи с исключением общества "Интеграция" из числа зарегистрированных партнеров АСКОН и об отказе общества "Аскон-Системы проектирования" осуществлять отгрузку в том числе в адрес общества "Интеграция", и приложена копия данного письма общества "Аскон-Системы проектирования" от 12.10.2016.

Суд апелляционной инстанции, оценив содержание заключенного сторонами договора в соответствии с правилами, установленными в статье 431 ГК РФ пришел к обоснованному выводу о том, что спорный договор между сторонами представляет собой договор с открытыми условиями, то есть рамочный договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. Понятие рамочного определено в пункте 1 статьи 429.1 ГК РФ.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что предметом спора в деле является понуждение истцом ответчика к заключению договора на предоставление неисключительных прав на использование программного продукта, правообладателем которого является третье лицо, в порядке, установленном сублицензионным договором от 28.09.2012.

При этом суд правомерно сослался на пункт 1 статьи 421 ГК РФ, согласно которому, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена указанным Кодексом, законом или добровольно принятым обязательства.

Таким образом, довод заявителя кассационной инстанции о том, что судами не дана надлежащая оценка правоотношениям, сложившимся между сторонами из договора по своей сути представляет собой субъективное мнение истца об оценке правоотношений сторон, не подтвержденное материалами дела.

Заявитель в кассационной жалобе ссылается на то, что отклонение заявки истца в соответствии с пунктом 3.4.1 договора возможно было лишь в двух случаях: отсутствия у ответчика неисключительного права на конкретный продукт, либо в соответствии с пунктом 6.3 договора, при наличии просроченной задолженности истца; при этом какие-либо доказательства наличия любого из этих оснований ответчиком в материалы дела представлено не было.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отклоняет указанный довод, так как судами первой и апелляционной инстанций верно отмечено, что пунктом 3.4.1 договора также предусмотрено право лицензиата на отказ от передачи прав на продукты, с указанием причины отказа, но без ссылки на пункт 6.3 договора.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что из договора следует, что на момент его заключения правообладатели, в том числе и общество "Аскон-системы проектирования" уже осуществляли свои полномочия, предусмотренные статьей 1229 ГК РФ, и распорядились принадлежащими им интеллектуальными правами, передав их напрямую или через цепочку сублицензионных договоров.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В пункте 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Письмом от 12.10.2016 правообладатель спорного продукта уведомил своих авторизованных дистрибьютеров, о том, что истец, исключен из числа зарегистрированных партнеров третьего лица, и правообладатель отказывается с 05.07.2016 отгружать и совершать любые действия в адрес юридических лиц, в частности в адрес истца.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что законом прямо установлена обязанность лицензиара воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах; вышеуказанное письмо правообладателя прямо подпадает под признаки подобного действия. Таким образом, на момент получения заявки истца ответчик обладал в полном объеме неисключительными правами на программные продукты, указанные в заявке, и законным образом никак не был ограничен в их использовании и распоряжении.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что действие лицензиара согласно статье 1229 ГК РФ, по реализации своего права, не может быть признано действием способным затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности согласно пункту 2 статьи 1237 ГК РФ.

Согласно статье 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Пункт 2.5 договора предусматривает, что объем прав, представляемых по настоящему договору, может быть ограничен либо расширен правообладателями программных продуктов в отношении данных продуктов.

Таким образом, ни законодательством, ни договором не предусмотрена определенная форма запрета на использование результата интеллектуальной деятельности.

Как установлено судами третье лицо является правообладателем программного продукта, указанного истцом в заявке от 17.03.2017.

Данный факт не был оспорен лицами, участвующими в деле.

Согласно пункту 1.1.3 заключенного между истцом и ответчиком договора, ответчик является юридическим лицом, обладающим правами на распространение и воспроизведение продуктов, а также на передачу прав на распространение и использование продуктов на законном основании.

Данное обстоятельство также не было оспорено лицами, участвующими в деле.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что как следует из материалов дела, истец также не оспаривал факта того, что ответчик является авторизованным дистрибьютором третьего лица.

Таким образом, третье лицо как правообладатель спорного продукта, имеет право разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Также отклоняется довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами не были применены нормы статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как в решении от 21.09.2017 судом первой инстанции электронная переписка между сторонами учтена, и отмечено, что факт такой переписки ответчиком не оспаривается.

Судами, верно установлено, что наименование продуктов, права на использование которых предоставляются (передаются) лицензиатом сублицензиату, размер вознаграждения за предоставление прав на продукты по договору указываются в счете, выставляемом лицензиатом на основании предварительного заказа сублицензиата и в акте на передачу прав, подписываемых сторонами при каждой передаче прав (пункт 2.3 договора). Таким образом, сторонами окончательного согласования цены достигнуто не было, так как лицензиат не выставил сублицензиату соответствующего счета, а заявки были неоднократно отклонены, что подтверждается материалами дела и установлено судами.

Заявитель кассационной жалобы считает, что действия ответчика в процессе ведения переговоров, предшествующих подаче заявки, следует квалифицировать как злоупотребление правом в порядке пункта 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции отмечает, что данный довод был предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции и судом апелляционной инстанции отклонен, как неподтвержденный материалами настоящего дела.

Также судами первой и апелляционной инстанций сделан обоснованный вывод о том, что заявка сублицензиата является согласованной только с момента выставления соответствующего счета на оплату (пункт 3.4.1. договора).

Согласно статье 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений сторон.

Как ранее отмечалось, ответчиком не была согласована заявка, сообщение о ее отклонении было направлено ответчику, счет на оплату выставлен не был, причины отклонения приведены в соответствующем сообщении.

Поэтому, согласно условиям сублицензионного договора и законодательством Российской Федерации, направленная истцом заявка в адрес ответчика, не согласованная последним не может быть признана акцептом по смыслу статьи 438 ГК РФ.

Фактически доводы кассационной жалобы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит установление фактических обстоятельств дела и переоценка доказательств по делу.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с выводами судов первой и апелляционной инстанций и оценкой представленных доказательств не может являться основанием для признания оспариваемых судебных актов незаконными.

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемых решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 21.09.2017 по делу N А19-9436/2017 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интеграция" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина