Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2018 г. N С01-323/2018 по делу N А19-19836/2017 Суд оставил без изменения вынесенное ранее постановление суда апелляционной инстанции о частичном взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суд пришел к обоснованному выводу о возможности взыскания компенсации в размере 50% от сумм минимальных размеров компенсации за допущенные нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2018 г. N С01-323/2018 по делу N А19-19836/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 июня 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании, без участия представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Китченко Виталия Аркадьевича (г. Иркутск, ОГРНИП 315385000006440) на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2018 (судьи Бушуева Е.М., Капустина Л.В., Юдин С.И.) по делу N А19-19836/2017 по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Аэроплан" (ул. Марксистская, д. 20, стр. 5, Москва, 109147, ОГРН 1057746600559) к индивидуальному предпринимателю Китченко Виталию Аркадьевичу о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Аэроплан" в лице представителя некоммерческого партнерства "Красноярск против пиратства" (далее - истец, общество "Аэроплан", общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Китченко Виталию Аркадьевичу (далее - ответчик, Китченко В.А., предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 50 000 рублей, в том числе: 10 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак N 489246 ("Папус"), 10 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак N 489244 ("Мася"), 10 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак N 502206 ("Симка"), 10 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак N 502205 ("Нолик"), 10 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак N 475276 ("Помогатор"), а также судебных издержек - 95 рублей, в размере стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ответчика, 175 рублей 34 копейки в размере стоимости почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления, 200 рублей в размере стоимости получения выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 19.12.2017 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 5 000 рублей, в том числе, 1 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 489246 ("Папус"), 1 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 489244 ("Мася"), 1 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 502206 ("Симка"), 1 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 502205 ("Нолик"), 1 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 475276 ("Помогатор"), а также судебные расходы в размере стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ответчика в сумме 9, 50 рублей, судебные расходы в размере стоимости почтовых отправлений в виде претензии и искового заявления в сумме 17,53 рублей, судебные расходы в размере стоимости выписки из ЕГРИП в сумме 20 рублей, судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 200 рублей, удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2018 решение суда первой инстанции от 19.12.2017 отменено в части взыскания суммы компенсации и государственной пошлины, исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с индивидуального предпринимателя Китченко В.А. в пользу закрытого акционерного общества "Аэроплан" 25 000 рублей, в том числе, 5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 489246 ("Папус"), 5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 489244 ("Мася"), 5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 502206 ("Симка"), 5000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 502205 ("Нолик"), 5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 475276 ("Помогатор"), в возмещение судебных расходов взыскать 1 235 рублей 17 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение норм материального права, просит обжалуемое постановление отменить, принять новый судебный акт.

В поданной кассационной жалобе предприниматель считает, что взысканный судом апелляционной инстанции размер компенсации является завышенным и необоснованным.

По мнению заявителя, судом апелляционной инстанции не принято во внимание постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, предусматривающее возможность снижения размера компенсации ниже предела, установленного пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Кроме того, суд апелляционной инстанции не принял во внимание однократность совершенного правонарушения, отсутствие доказательств причинения реальных убытков правообладателю, а также не принял во внимание фактическую стоимость реализованного товара.

Общество "Аэроплан" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами, считало, что оснований для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции не имеется.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "Аэроплан" является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 489246 ("Папус"), N 489244 ("Мася"), N 502206 ("Симка"), N 502205 ("Нолик"), N 475276 ("Помогатор").

Указанные товарные знаки были зарегистрированы, в том числе в отношении товара 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "игрушка".

В ходе закупки 21.02.2017 в торговой точке, принадлежащей предпринимателю, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бородина, 11/3, был реализован товар - конструктор, на котором были изображены обозначения сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками истца.

В подтверждение приобретения товаров в материалы дела истцом был представлен кассовый чек от 21.02.2017, копия чека покупки товара от 21.02.2017, а также видеозапись покупки товара.

Полагая, что предприниматель своими действиями по распространению товара, нарушил принадлежащие истцу исключительные права на товарные знаки, общество "Аэроплан" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением.

Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1233, 1225, 1477, 1481, 1484 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

При этом, руководствуясь правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, суд первой инстанции пришел к выводу о снижении суммы компенсации ниже низшего предела до 5 000 рублей, исходя из суммы 1 000 рублей за каждый товарный знак.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, указав, что оснований для применения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П в настоящем деле не имелось, поскольку ответчик не доказал того обстоятельства, что им предпринимались необходимые меры и была проявлена разумная осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

При этом вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

Факт принадлежности истцу спорных товарных знаков установлен, подтвержден материалами дела, ответчиком не оспаривается.

Судами установлено, что нарушение исключительных прав общества "Аэроплан" осуществляется путем использования предпринимателем обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками общества, на предлагаемом к продаже товаре, а также на упаковке.

При визуальном сравнении изображений, нанесенных на реализованный ответчиком товар и упаковке данного товара, с товарными знаками истца, зарегистрированными по свидетельствам Российской Федерации N 489246 ("Папус"), N 489244 ("Мася"), N 502206 ("Симка"), N 502205 ("Нолик"), N 475276 ("Помогатор"), сходство изображений до степени смешения судами установлено.

При этом исходя из перечня товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак с перечнем реализуемых предпринимателем товаров, суды пришли к выводу, что они являются однородными, поскольку сравниваемые товары/услуги аналогичны либо однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Таким образом, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к верному выводу о том, что факт использования ответчиком товарных знаков истца подтвержден.

Доказательств, предоставления истцом ответчику прав на использование каким-либо способом спорных товарных знаков последним, в материалы дела не представлено, иных соглашений между сторонами также заключено не было.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что в случае незаконного использования товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По правилам пункта 3 статьи 1252 и статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из материалов дела, истец в настоящем споре, просит взыскать с ответчика 50 000 рублей компенсации за пять фактов нарушения исключительных прав (по 10 000 рублей за каждый факт нарушения).

Суд первой инстанции, принимая во внимание заявленное ответчиком ходатайство об уменьшении размера компенсации, руководствуясь положениями статей 1252, 1515 ГК РФ, положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, счел возможным снизить размер компенсации до 5 000 рублей, то есть по 1 000 рублей за каждый факт нарушения.

Между тем, суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, пришел к выводу о нарушении судом норм материального права.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что норма пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, предусматривает, что если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; при этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных указанным Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Указанная норма вступила в силу с 01.10.2014, в связи с чем в силу статьи 4 ГК РФ и пункта 7 статьи 7 Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" подлежит применению при разрешении спорных правоотношений, возникших в момент приобретения у ответчика спорного товара - 21.02.2017.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности взыскания компенсации в общей сумме 25 000 рублей исходя из 5 000 рублей за каждый товарный знак, что составляет 50% от суммы минимальных размеров компенсации за допущенные нарушения. При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, принял во внимание характер допущенного нарушения, отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования товарных знаков, вероятных убытков (в том числе упущенной выгоды), отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений прав истца, отсутствие доказательств негативного влияния деятельности ответчика на деловую репутацию истца.

Оснований для применения положений постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П судом апелляционной инстанции не усмотрено. При этом суд отметил, что ответчиком не было представлено доказательств проявления им разумной осмотрительности во избежание незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда апелляционной инстанции исходя из следующего.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослались суды, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в этом случае снижение судом размера компенсации ниже низшего размера, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, было возможно только на основании позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Однако из материалов дела следует, что в ходе рассмотрения настоящего дела ответчиком такие доказательства суду представлены не были.

Так, в материалах дела имеется отзыв предпринимателя (том 1; л.д. 57-63), в которой им указывается на непричинение существенного ущерба истцу, и содержится просьба об уменьшении суммы компенсации, в связи с тяжелым материальным положением.

В обоснование своей позиции предпринимателем представлены: копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копия налоговой декларации за 2016, копия паспорта, копия справки от 20.11.2017 о доле продажи игрушек, копия листа нетрудоспособности с 22.11.2017 по 24.11.2017.

Из постановления суда апелляционной инстанции от 02.03.2018 следует, что при рассмотрении настоящего дела, судом была учтена правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, а также все существенные обстоятельства настоящего дела, однако оснований для ее применения судом апелляционной инстанции установлено не было.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в указанном постановлении N 28-П критериям, не представлено.

Довод заявителя кассационной жалобы о наличии смягчающих обстоятельств, позволяющих уменьшить размер компенсации, также подлежит отклонению, направлен на переоценку, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Кроме того, суд обращает внимание на то, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца установлен, что не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Несогласие ответчика с произведенной оценкой доказательств суда апелляционной инстанций и определением судом размера компенсации, исходя из конкретных обстоятельств по делу, не может служить основанием для отмены судебных актов в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие значения для дела, судом апелляционной инстанций установлены, представленные сторонами доказательства полно и всесторонне исследованы и оценены в соответствии с требованиями статей 71, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Их переоценка не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Судебные расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2018 по делу N А19-19836/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Китченко Виталия Аркадьевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин