Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2018 г. N С01-492/2018 по делу N СИП-416/2017 Решение суда об удовлетворении иска о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель оставлено без изменения, поскольку вывод Роспатента о соответствии полезной модели по патенту условию патентоспособности "новизна", содержащийся в оспариваемом решении, не обоснован

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 июля 2018 г. N С01-492/2018 по делу N СИП-416/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 июля 2018 года.

ГАРАНТ:

См. Определение президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2018 г. N С01-492/2018 по делу N СИП-416/2017 об исправлении опечатки

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Бессонова Константина Евгеньевича (г. Новосибирск) на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 по делу N СИП-416/2017 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.)

по заявлению Зубкевича Евгения Юрьевича (г. Новосибирск) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён Бессонов Константин Евгеньевич.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Бессонова Константина Евгеньевича - Молчанов С.В. (по доверенности от 08.11.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 15.05.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

Зубкевич Евгений Юрьевич обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён патентообладатель спорной полезной модели - Бессонов Константин Евгеньевич.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 указанное решение Роспатента признано недействительным ввиду его несоответствия пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение Зубкевича Е.Ю. против выдачи патента Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство".

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Бессонов К.Е., ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 29.03.2018 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение норм материального и нарушение норм процессуального права, просит названный судебный акт отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Бессонов К.Е. ссылается на то, что в нарушение пункта 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции от 29.03.2018 не учитывает обстоятельств, установленных в решении Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08. При этом указывает на содержащийся в решении от 13.11.2008 вывод о том, что при заключении лицензионного договора на использование изобретения 08.01.2007 закрытое акционерное общество "Термофор" (далее - общество "Термофор") согласилось с тем, что воздухогрейные котлы с конструктивным изменением (с распределенными газонаправляющими щитками) соответствуют изобретению, на которое выдан патент Российской Федерации N 2242679.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суд первой инстанции оценил в качестве достоверных источников документы, которые общество "Термофор" представляло в дело N 2-3842/08 в качестве доказательств, хотя по результатам рассмотрения названного дела районный суд отклонил доводы общества "Термофор", основанные на этих доказательствах, как несостоятельные и опровергнутые иными имеющимися в деле доказательствами.

Также Бессонов К.Е. ссылается на нарушение положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при оценке Судом по интеллектуальным правам пояснений специалиста Усикова С.М. Считает, что пояснениями данного специалиста опровергнут довод Зубкевича Е.Ю. о несущественности выявленных Роспатентом признаков, отличающих отопительное устройство по оспариваемому патенту от любых хронологически предшествующих ему аналогов.

Бессонов К.Е. полагает, что ему неправомерно было отказано в удовлетворении ходатайства о назначении судебно-технической экспертизы. Отмечает, что, вопреки содержащемуся в определении суда от 31.01.2018 утверждению об обратном, им представлена кандидатура эксперта, а невнесение средств в депозит суда не могло, по его мнению, являться препятствием к назначению судебной экспертизы.

Бессонов К.Е. считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несущественности признака оспариваемой полезной модели, касающегося наличия патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры. Полагает, что суд необоснованно придал значение тому, что данный конструктивный элемент приводит к интенсификации процесса горения только при активном процессе горения в топке, в то время как на начальных этапах работы печи, когда через указанные патрубки в топливную камеру будет поступать холодный воздух, приводящий к охлаждению пиролизных газов, названный признак будет иметь обратный эффект - снижать интенсификацию горения.

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что отопительное устройство по оспариваемому патенту относится к печам длительного горения, в связи с чем возможные негативные последствия от выявленных Роспатентом отличительных элементов в процессе розжига печи заведомо малозначительны, поскольку продолжительность розжига, исчисляемого минутами, несоизмерима со временем основной эксплуатации устройства.

Кроме того, Бессонов К.Е. считает, что суд первой инстанции в нарушение пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), неправомерно исходил из того, что исключение Зубкевичем Е.Ю. при рассмотрении возражения в Палате по патентным спорам ряда признаков из числа существенных не изменило мотивы этого возражения.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Бессонова К.Е. кассационную жалобу поддержал по доводам, изложенным в ней.

Представитель Роспатента рассмотрение кассационной жалобы оставил на усмотрение суда.

Зубкевич Е.Ю., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, участвующего в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 82029 на полезную модель "Отопительное устройство" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - F24B 5/06 и F24B 7/02) выдан по заявке N 2008134181 с приоритетом от 21.08.2008 на имя общества "Термофор" со следующей формулой полезной модели:

"1. Отопительное устройство, содержащее корпус, образованный верхней плоскостью, боковыми, передней и задней стенками, причем верхняя часть корпуса с передней стенкой выполнена выступающей вперед над дверцей топки; люк дымохода, расположенный в верхней части корпуса; колосниковую решетку, установленную в днище корпуса; поддувало, расположенное под колосниковой решеткой и сообщающееся с внутренней полостью корпуса через ее отверстия; прямые воздуховоды, выполненные в виде труб с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, установленные вдоль задней и выступающей части передней стенок внутри корпуса, причем торцы прямых воздуховодов, расположенных у задней стенки, жестко закреплены в отверстиях донной части и верхней части корпуса, а торцы прямых воздуховодов, расположенных у передней стенки, жестко закреплены в отверстиях верхней плоскости корпуса и дна выступающей верхней части корпуса; вдоль боковых стенок корпуса в шахматном порядке расположены изогнутые воздуховоды с открытыми торцами, сообщающимися с атмосферным воздухом, при этом торцы их прямой части жестко закреплены в отверстиях днища корпуса, а противоположные торцы изогнутой части жестко закреплены в отверстиях противолежащих верхних частей боковых стенок корпуса, а их перекрещивающиеся верхние части образуют топочную камеру, состоящую двух зон: нижней - топки, снабженной дверцей на передней стенке корпуса, и верхней зоны топочной камеры; патрубки с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры жестко закреплены в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры, кроме того, оно снабжено расположенными на наклонных частях изогнутых воздуховодов сверху и снизу верхними и нижними экранами, образующими газоходные каналы, отличающееся тем, что верхние экраны установлены с зазором относительно друг друга по всей их длине.

2. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что поддувало снабжено зольником, выполненным в виде выдвижного ящика.

3. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что концы патрубков для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры установлены в верхней части топочной камеры на разных уровнях.

4. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что дверца топки по периметру снабжена слоем теплоизолятора.

5. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что колосниковая решетка может быть выполнена сменной.

6. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен на верхней плоскости корпуса.

7. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что люк дымохода расположен в верхней части задней стенки корпуса.

8. Отопительное устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено устройством для сбора конденсата, выполненным в виде трубы с трубчатым ответвлением в средней части, один торец которого предназначен для установки в люке дымохода, а другой - в полости трубы, при этом нижний торец трубы устройства для сбора конденсата снабжен элементом для вывода конденсата из трубы, например, крышкой или отверстием с герметичной крышкой.

9. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что торец трубчатого элемента, находящийся в полости трубы устройства для сбора конденсата, расположен под углом к ее центральной оси.

10. Отопительное устройство по п. 8, отличающееся тем, что верхняя часть устройства для сбора конденсата снабжена заслонкой, установленной с возможностью регулируемого перекрывания выхода устройства для сбора конденсата.".

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 27.10.2015 за N РД0184066, патентообладателем оспариваемого патента является Бессонов К.Е.

Зубкевич Е.Ю. 24.03.2015 на основании пункта 2 статьи 1398 ГК РФ обратился в Роспатент с возражением, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

В обоснование возражения Зубкевич Е.Ю. указал, что до даты приоритета оспариваемой полезной модели правопредшественником патентообладателя - обществом "Термофор" производилась и вводилась в гражданский оборот воздухогрейная печь "Профессор Бутаковъ", в которой были использованы все существенные признаки полезной модели.

Решением Роспатента от 25.02.2016 в удовлетворении поступившего 24.03.2015 возражения отказано, правовая охрана патента Российской Федерации на полезную модель N 82029 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2016 по делу N СИП-245/2016 заявление Зубкевича Е.Ю. о признании решения Роспатента от 25.02.2016 недействительным оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 решение суда первой инстанции от 01.07.2016 отменено, решение Роспатента от 25.02.2016 признано недействительным как не соответствующее пунктам 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ; на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение Зубкевича Е.Ю. от 24.03.2015 против выдачи патента Российской Федерации на оспариваемую полезную модель.

По результатам повторного рассмотрения возражения Зубкевича Е.Ю. решением Роспатента от 10.04.2017 в его удовлетворении отказано.

Оценив представленные с возражением материалы, Роспатент констатировал, что они подтверждают открытое использование отопительных устройств серии "Профессор Бутаковъ".

Роспатент отметил, что наиболее полные сведения о конструкции воздухогрейного котла "Профессор Бутаковъ" можно почерпнуть из фотографий, на которых согласно акту соответствия использованного объекта формуле изобретения представлен именно котел воздухогрейный "Профессор Бутаковъ". Отличие устройства по оспариваемому патенту от устройства, известного из фотографий, заключается в наличии патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

При этом Роспатент установил, что в иных вышеперечисленных материалах гражданского дела N 2-3842/08 и решении суда общей юрисдикции по указанному делу отсутствуют сведения о данных отличительных признаках.

Роспатент также пришел к выводу о том, что в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие дату, с которой данный источник информации стал общедоступен.

Кроме того, Роспатент в своем решении отметил, что в возражении Зубкевича Е.Ю. отсутствуют доводы о несущественности каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а озвученный лицом, подавшим возражение, на состоявшемся 27.02.2017 заседании коллегии палаты по патентным спорам довод о том, что приведенные выше отличительные признаки являются несущественными согласно пункту 2.5 Правил N 56, изменяет мотивы возражения, в связи с чем он не был рассмотрен коллегией Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного Роспатентом сделан вывод о том, что в возражении Зубкевича Е.Ю. отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии спорной полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Полагая названное решение Роспатента незаконным, Зубкевич Е.Ю. обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Признавая недействительным решение Роспатента от 10.04.2017, суд первой инстанции исходил из того, что вывод Роспатента о соответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 82029 условию патентоспособности "новизна", содержащийся в оспариваемом решении, нельзя признать в достаточной степени обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) предусмотрено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ), полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Судом первой инстанции установлено, что Зубкевич Е.Ю., обосновывая свое возражение, сослался на то, что все признаки, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту, были раскрыты в уровне техники на дату его приоритета (21.08.2008) путем изготовления и последующей реализации соответствующей продукции на товарном рынке, а также нашли свое отражение в документах, созданных первоначальным патентообладателем оспариваемого патента и приобщенных к материалам судебного дела N 2-3842/2008, а именно: замечание общества "Термофор", отзыв общества "Термофор" от 10.09.2008, пояснение общества "Термофор" от 07.10.2008 N 118, экспертное заключение от 22.12.2009 N 087, фотографии, акт соответствия использованного объекта формуле изобретения, решение Ленинского районного суда города Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/2008, кассационная жалоба общества "Термофор" от 01.12.2008 на названный судебный акт; каталог общества "Термофор" от 2007 года.

В обжалуемом судебном акте по настоящему делу сделан вывод о том, что момент времени, с которого отопительное устройство серии "Профессор Бутаковъ" можно признать общедоступным источником информации, мог быть установлен из совокупности представленных Зубкевичем Е.Ю. с возражением материалов из гражданского дела N 2-3842/08, отражающих сведения, исходящие от производителя указанного отопительного устройства - общества "Термофор", являвшегося одновременно и первоначальным патентообладателем спорной полезной модели. В частности, из отзыва общества "Термофор" от 10.09.2008 по делу N 2-3842/08 можно сделать вывод о том, что такая продукция с отличительными признаками, отраженными в акте соответствия использованного объекта формуле изобретения б/д б/н, являвшемся приложением к указанному отзыву, выпускалась обществом "Термофор", по крайней мере, с января 2007 года.

Суд первой инстанции также указал, что Роспатент вопреки указаниям президиума Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 20.12.2016 по делу N СИП-245/2016 фактически уклонился от оценки всей совокупности представленных подателем возражения материалов, ограничившись оценкой лишь фотографий изделия и каталога продукции.

Так, в отношении материалов, отражающих сведения и доводы ответчика по делу N 2-3842/2008 - общества "Термофор", а также экспертного заключения, акта и решения суда общей юрисдикции, Роспатент указал лишь, что в них отсутствуют сведения о выявленных отличительных признаках, а именно: 1) патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; 2) наличии расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; 3) наличии газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

Как указал суд первой инстанции, вопреки данному выводу Роспатента, из вышеупомянутого акта соответствия использованного объекта формуле изобретения б/д б/н (подписан Марусом Э.И., замещавшим должность директора - единоличного исполнительного органа общества "Термофор"; скреплен печатью указанного общества), являвшегося приложением к отзыву общества "Термофор" от 10.09.2008 по делу N 2-3842/08, следует, что вводившаяся указанным обществом продукция серии "Профессор Бутаковъ" имела, в том числе следующие признаки (конструктивные решения): трубки для подачи вторичного воздуха в верхнюю зону, фото 5, 10, 11 (пункт 8 акта); трубки для подачи вторичного воздуха установлены перед входом в нижние газоходы, изогнуты на встречу потоку воздуха в экранирующих топочную камеру конвективных трубах и закреплены на них, фото 10, 11 (пункт 17 акта); на наклонных частях перекрещивающихся вверху конвективных труб установлены сверху нижние и верхние газонаправляющие щитки, образующие с ними соответственно нижние и верхние газоходы, фото 4, 5 (пункт 14 акта); верхние газонаправляющие щитки не соединены между собой, фото 4, 5, 6 (пункт 15 акта) и верхние газонаправляющие щитки не образуют двугранный угол (пункт 16 акта).

Судом первой инстанции отмечено, что названный акт Роспатентом фактически не проанализирован на предмет наличия в отопительных печах серии "Профессор Бутаковъ" отличительных признаков спорной полезной модели. Роспатент ограничился лишь указанием на отсутствие таких признаков на фотографиях, проигнорировав тот факт, что фотографии являлись приложением к указанному акту.

Суд первой инстанции не согласился с выводом Роспатента о том, что на упомянутых фотографиях отсутствуют такие признаки, как расположенные на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижние экраны, а также газоходные каналы, образуемые верхними и нижними экранами (ввиду отсутствия нижних экранов в решении, раскрытом на фотографиях).

Кроме того, в обжалуемом решении суд, приняв во внимание данную в судебном заседании 30.01.2018 специалистом Усиковым С.М. консультацию, признал правомерным и обоснованным довод заявителя по делу о неочевидности вывода Роспатента о существенности выявленных им трех отличительных признаков спорной полезной модели - наличие патрубков с открытыми торцами для подачи воздуха в верхнюю зону топливной камеры, жестко закрепленных в прямых воздуховодах так, что один конец входит в расположенные друг против друга прямые воздуховоды и изогнут навстречу потоку воздуха, а второй расположен в верхней части топочной камеры; наличие расположенных на наклонных частях изогнутых воздуховодов снизу нижних экранов; наличие газоходных каналов, образуемых верхними и нижними экранами. Суд указал, что из оспариваемого решения Роспатента не следует, что перечисленные признаки анализировались на предмет их нахождения в причинно-следственной связи с техническим результатом.

При этом суд первой инстанции, основываясь на положениях пункта 2.5 Правил N 56, отметил, что довод Роспатента о том, что о несущественности ряда признаков, указанных в независимом пункте формулы спорной полезной модели податель возражения заявил лишь в ходе рассмотрения возражения, не опровергает необходимость проверки аргумента о существенности/несущественности отличительных признаков запатентованного технического решения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Довод Бессонова К.Е. о том, что в нарушение пункта 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции от 29.03.2018 не учитывает обстоятельств, установленных в решении Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08, является необоснованным ввиду следующего.

Как усматривается из решения Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08, предметом спора по этому делу являлось взыскание Зубкевичем Е.Ю. с общества "Термофор" задолженности по лицензионному договору, в соответствии с которым общество "Термофор" получило право на использование при производстве воздухогрейных котлов "Профессор Бутаковъ" изобретения по принадлежащему Зубкевичу Е.Ю. патенту Российской Федерации N 2242679.

Обстоятельства, касающиеся наличия в производимых обществом "Термофор" отопительных приборах существенных признаков полезной модели по патенту Российской Федерации N 82029, районным судом не устанавливались, содержание данного патента не исследовалось.

В связи с этим в решении Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08 не было установлено каких-либо обстоятельств, имеющих значение для разрешения настоящего дела.

При этом, как отмечено в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.12.2016 по делу N СИП-245/2016, в данном случае податель возражения ссылался не на то, что какие-либо обстоятельства установлены в решении Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08, а на то, что в представленных в материалы указанного дела документах сам предшествующий правообладатель оспариваемого патента на полезную модель - общество "Термофор" указывал, какое изделие им реально вводилось в гражданский оборот и какие признаки в данном изделии были выражены.

Соответствующие документы подлежали учету на предмет того, какое именно техническое решение было выражено в котлах, которые производились обществом "Термофор" и вводились им в гражданский оборот, подтверждается ли этими документами дата, с которой (или на которую) сведения об этих котлах были доступны любым лицам. Соответствующие обстоятельства из вышеуказанных документов в решении Ленинского районного суда г. Новосибирска от 13.11.2008 по делу N 2-3842/08 не устанавливались с учетом предмета рассматриваемых требований.

Кроме того, вывод суда общей юрисдикции о том, что в воздухогрейных котлах "Профессор Бутаковъ" воплощено техническое решение по патенту Российской Федерации N 2242679, еще не означает, что тем самым исключается использование в этих же котлах оспариваемой полезной модели по патенту Российской Федерации N 82029.

Ссылка Бессонова К.Е. на неправомерность отказа судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении судебно-технической экспертизы, в обоснование которой он ссылается на то, что им представлена кандидатура эксперта, а невнесение денежных средств на депозитный счет суда не могло являться препятствием к назначению судебной экспертизы, не может быть принята во внимание судом кассационной инстанции ввиду следующего.

В соответствии с разъяснениями, изложенными с пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В случае неисполнения указанными лицами обязанности по внесению на депозитный счет суда денежных сумм в установленном размере суд выносит определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и, руководствуясь положениями части 2 статьи 108 и части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассматривает дело по имеющимся в нем доказательствам. Если при названных обстоятельствах дело не может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств (часть 2 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд вправе назначить экспертизу при согласии эксперта (экспертного учреждения, организации), учитывая, что оплата экспертизы в таком случае будет производиться в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 110 этого Кодекса.

Таким образом, с учетом указанных разъяснений суд первой инстанции, усмотрев возможность рассмотрения спора по имеющимся в деле доказательствам, правомерно отклонил заявленное Бессоновым К.Е. ходатайство о назначении экспертизы по мотиву невнесения на депозитный счет суда денежных сумм.

Ссылка Бессонова К.Е. на неправомерность вывода суда первой инстанции о том, что исключение Зубкевичем Е.Ю. при рассмотрении возражения в Роспатенте ряда признаков из числа существенных не изменило мотивы этого возражения, не может быть принята во внимание, поскольку основана на неправильном понимании заявителем кассационной жалобы положений пункта 2.5 Правил N 56.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 Правил N 56 в случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктами 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 и 1.14 этих Правил, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Судом первой инстанции верно отмечено, что исходя из смысла приведенной нормы права, податель возражения вправе представить дополнительные материалы к возражению, которые не изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. К ним могут относиться материалы, которые не содержат указания на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара, а также источники информации, полученные из общедоступных словарно-справочных изданий.

При этом суд первой инстанции правомерно со ссылкой на пункт 2 статьи 1351 ГК РФ и пункт 3.2.4.3 Правил ПМ отметил, что применительно к содержанию возражения Зубкевича Е.Ю. то обстоятельство, что податель возражения непосредственно в тексте возражения не выражал своего мнения относительно несущественности тех или иных признаков независимого пункта формулы полезной модели, не отменяло обязанность уполномоченного органа устанавливать в силу пункта 2 статьи 1351 и подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ существенные признаки технического решения при оценке спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности "новизна".

С учетом этого суд первой инстанции правильно указал на то, что поскольку высказанное в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам мнение подателя возражения о несущественности ряда признаков независимого пункта формулы полезной модели не является по своей сути указанием на иные, чем в возражении, нарушения условий охраноспособности полезной модели, такой аргумент подателя возражений подлежал учету и оценке Роспатентом при вынесении оспариваемого решения.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что с учетом того, что настоящее дело рассматривалось по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие какой-либо оценки Роспатентом доводов относительно несущественности ряда признаков оспариваемой полезной модели суд первой инстанции, возлагая на Роспатент обязанность повторно рассмотреть это возражение, был не вправе предопределять его выводы и осуществлять самостоятельное исследование данных признаков с целью определения их существенности либо несущественности.

Судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 N 301-КГ14-6313 по делу N А82-14439/2012 изложена правовая позиция, в соответствии с которой право суда принимать от участвующих в деле лиц доказательства в подтверждение своих позиций по существу спора и давать им оценку не должно подменять собой компетенцию антимонопольного органа, на который законом возложена обязанность по выявлению и установлению в действиях (бездействиях) признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Данное разъяснение подлежит применению и при рассмотрении споров о признании недействительными ненормативных актов Роспатента.

Таким образом, вопрос о наличии оснований для признания ряда признаков оспариваемой полезной модели несущественными подлежит исследованию Роспатентом при повторном рассмотрении возражения с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле.

Исходя из изложенного, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции на основании произведенной им оценки обстоятельств дела и представленных доказательств пришел к правомерным и обоснованным выводам о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункту 2 статьи 1351 ГК РФ.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у президиума Суда по интеллектуальным правам отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятого по делу решения.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 по делу N СИП-416/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Бессонова Константина Евгеньевича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев