Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2018 г. N С01-594/2018 по делу N А40-97013/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж и товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо рассмотреть каждое из заявленных истцом требований, определив подлежащий взысканию размер компенсации за нарушение исключительного права на каждый объект - персонаж и конкретный товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2018 г. N С01-594/2018 по делу N А40-97013/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Асмяна Георгия Григорьевича (Москва, ОГРНИП 315774600094169) на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2018 (судья Козленкова О.В.), постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 11.04.2018 (судьи Садикова Д.Н., Валиев В.Р., Левченко Н.И.) по делу N А40-97013/2017 по исковому заявлению компании "Carte Blanche Greetings Ltd" (Chichester Business Park, Unit 3, Tangmere, West Sussex PО20 2 FT, UK) к индивидуальному предпринимателю Асмяну Георгию Григорьевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на персонаж и товарные знаки.

В судебном заседании принял участие представитель иностранной компании CARTE BLANCHE GREETINGS LIMITED - Пчелинцев Р.А. (по доверенности от 07.04.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания "Carte Blanche Greetings Ltd." (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Асмяну Григорию Григорьевичу (далее - ответчик) о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на персонаж, 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 855249, N 862892 (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2018, с ответчика в пользу истца взыскано 2 000 000 рублей компенсации.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе ответчик оспаривает факт правонарушения, указывает на легальное происхождение реализуемых товаров.

Ссылаясь на положения пункта 1 статьи 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), ответчик отмечает, что "на товаре не бывает объектов интеллектуальных прав, поэтому действие с товаром не является действием с персонажем".

Также ответчик ссылается на отсутствие в обжалуемых судебных актах указания на то, за нарушение прав на какой именно объект взыскана компенсация в размере 2 000 000 рублей.

Считает, что взыскание компенсации в таком размере, значительно превышающем стоимость товаров, является злоупотреблением правом со стороны истца.

Кроме того, ответчик полагает, что судами неправомерно не применены положения части 2 статьи 54 Конституции Российской Федерации и пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

Судом отказано в приобщении к материалам дела отзыва истца на кассационную жалобу, поступившего в суд 23.07.2018, т.е. накануне дня судебного заседания, ввиду нарушения им установленных статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, касающихся обеспечения возможности ознакомления с отзывом лиц, участвующих в деле, до судебного заседания, и необходимости подтверждения направления отзыва этим лицам.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя истца, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

В пункте 29 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Таким образом, при соблюдении установленных законом условий персонаж произведения может быть признан объектом авторского права.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Аналогичное по сути правило закреплено в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ применительно к защите нарушенного исключительного права на товарный знак.

В пункте 43.2 постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

В обоснование исковых требований истцом указано, что ответчик при осуществлении своей предпринимательской деятельности в течение длительного времени использует изображение персонажа - медвежонка "Tatty Teddy" (серый мишка, с заплаткой и голубым носом) путем производства и продажи через сеть магазинов своей продукции неограниченному кругу лиц. В частности, продажа товаров также осуществляется посредством сайта в сети Интернет "http://bimi.su".

В подтверждение данного обстоятельства представлен нотариальный протокол осмотра сайта от 08.12.2016, кассовый чек от 24.01.2017; фотографии приобретенного товара; приобретенный у ответчика товар.

Истец, полагая, что указанными действиями ответчик нарушил его исключительные права на товарные знаки и персонаж "Tatty Teddy", обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

При рассмотрении настоящего спора судами было установлено, что истец является обладателем исключительных прав на персонаж серии произведений - медвежонок "Tatty Taddy", а также правообладателем изобразительного товарного знака по международной регистрации N 855249 (стилизованное изображение серого медвежонка с синим носом и заплаткой) и товарного знака со словесным обозначением "Me to You" по международной регистрации N 862892, которые зарегистрированы, в том числе, в отношении товара 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "игрушки".

Удовлетворяя исковые требования и взыскивая компенсацию в общем размере 2 000 000 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца путем предложения к продаже и продажи игрушек с использованием изображения названного персонажа и сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд указал, что спорная мягкая игрушка выполнена с подражанием изображению персонажа, поскольку при ее изготовлении использован материал такого же цветового сочетания, что и в лицензионном продукте (серая шерсть, серая мордочка) пропорции, характерное изображение его черт и типично сидячая поза совпадают, наличествуют брюшко, заплатка на голове и надпись на левой лапе "Me to You".

При этом незначительные различия в форме и сочетании цветов не повлияли, по мнению суда первой инстанции, на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

Исходя из того, что приобретенная мягкая игрушка не имеет средств идентификации защиты, присущих лицензионному продукту, судом первой инстанции сделан вывод о ее контрафактности. В то же время ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств того, что реализация товара осуществлялась не в его торговой точке, с согласия правообладателя и с соблюдением исключительных прав.

При определении размера компенсации судом учтено, что ответчик осуществляет розничную продажу своей продукции через 53 точки продажи. Как указал суд, доказательства, подтверждающие обратное, ответчиком не представлены.

Отклоняя довод ответчика о незначительном обороте средств при реализации спорных товаров, суд первой инстанции исходил из того, что представленная ответчиком выписка по банковскому счету, номер которого указан на спорном сайте, за период с 01.01.2017 по 31.10.2017, не является основанием для вывода о бесприбыльности его деятельности, в отсутствие сведений о налоговой отчетности с указанием полученного дохода.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод судов первой и апелляционной инстанций о доказанности материалами дела факта нарушения ответчиком исключительных прав истца соответствует фактическим обстоятельствам делу и закону. Судами правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства. Доводам истца и возражениям ответчика судами дана должная оценка.

Довод ответчика о том, что "действие с товаром не является действием с персонажем", не может быть принят во внимание ввиду следующего.

Как разъяснено в пункте 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

Данное разъяснение подлежит применению также в случае реализации товара, имитирующего персонаж, авторское право на который принадлежит другому лицу.

В то же время при рассмотрении настоящего спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что игрушка, реализуемая ответчиком, выполнена с подражанием изображению персонажа и является сходной до степени смешения с товарными знаками истца.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Вместе с тем суд считает обоснованным довод кассационной жалобы об отсутствии в обжалуемых судебных актах указания на то, за нарушение прав на какой именно объект взыскана компенсация в размере 2 000 000 рублей.

Исходя из норм статей 1477 и 1259 ГК РФ товарный знак и персонаж, в защиту прав на которые истец обратился в суд с настоящим иском, являются самостоятельными объектами гражданских прав, в связи с чем неправомерное использование каждого из этих объектов является отдельным (самостоятельным) нарушением.

Действующими правовыми нормами установлен принцип раздельного определения размера компенсации по каждому объекту, исключительные права на который нарушены.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В пункте 32 Обзора судебной практики разъяснено, что незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Также в пункте 2 данного Обзора указано, что каждое из музыкальных произведений, содержащихся на незаконно распространенном диске, является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих защите путем взыскания компенсации, размер которой рассчитывается за каждое из указанных произведений.

Данные разъяснения подлежат применению также к случаям нарушения иных исключительных прав.

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации резолютивная часть решения должна содержать выводы об удовлетворении или отказе в удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований.

Учитывая, что истцом было заявлено не одно требование, а несколько раздельных требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав - в размере 1 000 000 рублей за нарушение исключительного права на персонаж, 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 855249 и N 862892, при разрешении спора подлежало рассмотрению каждое из этих требований с изложением судом выводов о размере компенсации за нарушение исключительных прав на каждый из данных объектов.

При этом судам надлежало выяснить, каким образом истец распределяет заявленный им общий размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки между этими товарными знаками по отдельности.

Между тем решение суда первой инстанции о взыскании 2 000 000 рублей компенсации не содержит указания на то, какой размер компенсации взыскан судом за каждое допущенное нарушение исключительных прав.

Судом апелляционной инстанции данное нарушение не устранено.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В то же время Суд по интеллектуальным правам считает необоснованным содержащийся в кассационной жалобе довод о том, что взыскание компенсации в размере, значительно превышающем стоимость товаров, является злоупотреблением правом со стороны истца, поскольку ответчиком данный довод при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялся, в связи с чем вопрос о наличии признаков злоупотребления правом в действиях истца судом не исследовался. В то же время суд кассационной инстанции в силу положений части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен правом установления новых обстоятельств по делу.

Ссылка ответчика на нарушение судами положения части 2 статьи 54 Конституции Российской Федерации о том, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением, является необоснованной, поскольку в силу вышеуказанных правовых норм нарушение исключительных прав является гражданским правонарушением.

Что касается ссылки ответчика на неприменение судами пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, суд кассационной инстанции отмечает, что в жалобе отсутствует указание на то, какое именно из содержащихся в этой норме положений не применено судами и в чем конкретно ответчик усматривает ошибочность такого неприменения.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; рассмотреть каждое из заявленных истцом требований, определив подлежащий взысканию размер компенсации за нарушение исключительного права на каждый объект - персонаж и конкретный товарный знак; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2018 по делу N А40-97013/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин