Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2018 г. N С01-444/2018 по делу N А40-109138/2017 Суд оставил без изменения принятые ранее судебные акты об отказе в иске о взыскании компенсации, поскольку факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке свидетельствует не о нарушении прав истца, а лишь о намерении поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2018 г. N С01-444/2018 по делу N А40-109138/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу "Big Kaiser AG" на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2017 (судья Мищенко А.В.) по делу N А40-109138/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018 (судьи Головкина О.Г., Трубицын А.И., Расторгуев Е.Б.) по тому же делу по исковому заявлению "Big Kaiser AG" (Glattalstrasse, 516 8153, Rumland, Schweiz)

к обществу с ограниченной ответственностью "ИТЦ-ПРО" (ул. Дубининская, д. 57, стр. 1, оф. 205, Москва, 115054, ОГРН 5147746378093),

третье лицо: публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря" (ул. Новаторов, д. 5, г. Ростов-на-Дону, 344038, ОГРН 1026102899228),

о взыскании 847 107,85 рублей компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от "Big Kaiser AG" - Корчевская Л.И. (по доверенности от 08.11.2017), установил:

"Big Kaiser AG" (далее - истец, компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ИТЦ-ПРО" (далее - ответчик, общество "ИТЦ-ПРО") компенсации в размере 847 107 руб. 85 коп. за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков "Kaiser" и "Big Kaiser".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря" (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами нижестоящих инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствами дела, просит их отменить и принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами нижестоящих инстанций допущены следующие нарушения:

вывод об отсутствии самого факта незаконного использования товарного знака сделан при неправильном определении обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, и неправильном истолковании положений закона о способах использования товарного знака (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), вследствие чего неверно применены нормы материального права;

неправильно применены нормы материального права о порядке определения однородности предложенных ответчиком к продаже товаров с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;

вывод о том, что ответчиком в соответствии с документацией о закупке, размещенной на электронной торговой площадке, словосочетание "BIG KAISER" использовано не в качестве товарного знака, а в качестве наименования производителя товара, сделан при неправильном истолковании положений закона о фирменном наименовании и товарном знаке.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель компании заявил о том, что довод о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанции норм материального права о порядке определения однородности предложенных ответчиком к продаже товаров с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, им не поддерживается, настаивая вместе с тем на остальных доводах кассационной жалобы.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, что не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений и постановлений, принятых арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на нее, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Таким образом, довод кассационной жалобы о нарушении судами нижестоящих инстанций норм материального права при определении однородности товаров, для которых действует правовая охрана товарного знака, товарам, предлагаемым ответчиком к продаже, судом кассационной инстанции при проверке законности обоснованности обжалуемых судебных актов не рассматривается.

Выслушав представителя компании, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции полагает, что основания для ее удовлетворения отсутствуют в силу нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, "Big Kaiser AG" является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER", зарегистрированных в международном реестре товарных знаков, что подтверждается сертификатами N 572197 (действует до 31.05.2021) и N 1055784 (действует до 30.09.2020).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком нарушены права истца на указанные товарные знаки путем подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме на поставку инструмента и технологической оснастки производства компании "BIG KAISER" для высокопроизводительного оборудования, организованном третьим лицом.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался нормами статей 1229, 1477, 1479, 1484 ГК РФ и указал на то, что факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав истца, поскольку свидетельствует лишь о намерении поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем). На момент размещения заявки самого товара не было в наличии, и у правообладателя (истец) отсутствуют правовые основания утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагал товар, незаконно находящийся в обороте на территории Российской Федерации. При этом в самой заявке обозначение, сходное с товарными знаками истца, также не используется.

Кроме того, суд первой инстанции со ссылкой на обстоятельства, установленные решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 по делу N А40-109432/17-12-593, обратил внимание на то, что правовая охрана товарному знаку "BIG KAISER" на территории Российской Федерации предоставлена на основании решения Роспатента, датированного 01.03.2017. Публикация сведений о предоставлении правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации произведена 08.06.2017, тогда как заявка на участие в закупке подана ответчиком 12.12.2016 в 11 час. 58 мин, что подтверждается протоколом по оценке заявок и выбору победителя от 17.02.2017 N 62.

Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что истцом не доказан факт нарушения его исключительных прав действиями ответчика, отметив, однако, что судом первой инстанции неправильно определена дата правовой охраны указанного товарного знака. Так, по мнению суда апелляционной инстанции, такой датой следует считать 31.03.2016 - дату внесения записи в международный реестр о территориальном расширении охраны товарного знака на территории Российской Федерации и уведомления об этом соответствующего ведомства Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанции сделаны при правильном применении норм материального права, основаны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с соблюдением норм статей 71, 75, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно статье 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989), участницами которого являются Российская Федерация и Швейцария (страна базовой регистрации товарных знаков), с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 u 3 ter указанного Протокола, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны. Если Международное бюро не было уведомлено о каком-либо отказе в соответствии со статьей 5 (1) и (2) указанного международного документа или если отказ, о котором сделано уведомление в соответствии с этой статьей, был впоследствии отозван, охрана знака в заинтересованной Договаривающейся Стороне с указанной даты будет такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован ведомством этой Договаривающейся Стороны.

Любая международная регистрация пользуется правом приоритета, установленным статьей 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без обязательного соблюдения формальных требований, предусмотренных в разделе D этой статьи.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 2 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в г. Париже 20.03.1883, с изм. от 02.10.1979, далее - Парижская конвенция) в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных указанной Конвенцией. Исходя из этого их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

Однако никакие условия о месте жительства или наличии предприятия в стране, где испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в качестве предпосылки для пользования каким-либо из прав промышленной собственности.

Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на основании законов о промышленной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суды первой и апелляционной инстанции, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, правильно определив существенные для настоящего дела обстоятельства, правильно применив и истолковав нормы материального права, пришли к обоснованному выводу о том, что указание в закупочной документации требования к фирме-производителю является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

Аналогичные правовые подходы применены при рассмотрении дел N А21-7531/2016, N А40-109432/2017.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции мотивированы, содержание решения и постановления отвечает требованиям статьей 170, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В целом доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции, определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Несогласие заявителя кассационной жалобы с правовой оценкой доказательств и выводов судов первой и апелляционной инстанции не может служить достаточным основанием для отмены принятых по делу судебных актов.

С учетом изложенного кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Суд кассационной инстанции также не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, так как не усматривает процессуальных нарушений, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2017 по делу N А40-109138/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

С.М. Уколов