Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2018 г. N С01-511/2018 по делу N А40-98011/2017 Суд оставил без изменения принятые ранее судебные акты о защите исключительного права на товарный знак, поскольку используемые сторонами товарные знаки сходны до степени смешения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2018 г. N С01-511/2018 по делу N А40-98011/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АНАКО" (ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, Москва, 129164, ОГРН 1147748012785) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 по делу N А40-98011/2017 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 (судьи Трубицын А.И., Расторгуев Е.Б., Пирожков Д.В.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Неокуб Раша" (ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, г. Москва, 129164, ОГРН 1097746391621) к обществу с ограниченной ответственностью "АНАКО" о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "АНАКО" - Константинов М.В. (по доверенности от 06.12.2017), Дементьева Н.Е. (по доверенности от 18.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Неокуб Раша" (далее - общество "Неокуб Раша") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АНАКО" (далее - общество "АНАКО") о защите исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467096 в размере 2 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 иск удовлетворен частично.

Обществу "АНАКО" запрещено использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 467096, в предложениях о продаже товаров и оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в сети "Интернет". Исковое требование о взыскании компенсации оставлено без рассмотрения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 решение суда от 25.12.2017 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами в части запрета обществу "АНАКО" использовать сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 467096, в предложениях о продаже товаров и оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в сети Интернет, общество "АНАКО" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, неполное исследование представленных доказательств, а также нарушение норм материального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и вынести по делу новый судебный акт, которым в указанных требованиях обществу "Неокуб Раша" отказать или направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указывает, что судами сделан ошибочный вывод о том, что реализуемые ответчиком товары однородны услугам истца, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467096.

По мнению общества "АНАКО", им используется лишь обозначение "НеоКуб" в качестве наименования реализуемого товара, что не нарушает исключительное право истца на спорный товарный знак, учитывая, что правовая охрана этому товарному знаку предоставлена только в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц".

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "АНАКО" настаивали на удовлетворении кассационной жалобы, судебные акты просили отменить.

Истец отзыв на кассационную жалобу не представил.

Общество "Неокуб Раша", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 467096, дата приоритета: 23.12.2009, дата регистрации: 26.07.2012, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц".

В обоснование исковых требований истец указал на то, что в сети Интернет на сайте www.mirmagnitov.ru используется обозначение "НеоКуб", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, путем предложения к продаже товаров под обозначением "НеоКуб", что подтверждается протоколом нотариального осмотра указанного сайта от 22.05.2017.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требование о запрете обществу "АНАКО" использовать сходные до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения в предложениях о продаже товаров и оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в сети Интернет, пришел к выводу о том, что деятельность истца по предложению к продаже товаров с использованием обозначения "НеоКуб", сходного до степени смешения с товарным знаком истца по звуковому, визуальному и смысловому признакам, является однородной услугам 35-го класса МКТУ (реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов), для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами, изложенными в решении суда от 25.12.2017, указал, что, в настоящем споре существует возможность введения потребителей в заблуждение из-за возникновения в их сознании неверного представления о принадлежности услуг истца по предложению к продаже товаров с использованием обозначения "НеоКуб" к одному источнику происхождения.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей общества "АНАКО"), проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом. Факт использования спорного обозначения ответчиком не оспаривается.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что используемое ответчиком обозначение "НеоКуб" в предложениях о продаже в сети Интернет товаров (магнитов), является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "".

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно отклонили довод ответчика о том, что предлагаемая к продаже им в сети Интернет продукция, относится к товарам 9-го классу МКТУ (магниты) и 28-го класса МКТУ (игры-конструкторы), а товарный знак истца зарегистрирован в отношении лишь услуг 35-го класса МКТУ, следовательно, ответчик не нарушает исключительное право истца.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что запрет на использование товарного знака установлен пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, где определено, что исключительное право принадлежит лишь правообладателю. В пункте же 3 этой статьи указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Как следует из материалов настоящего дела, ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, предлагая к продаже на сайте в сети Интернет и продавая такие товары, как "магниты; игры-конструкторы".

Таким образом, именно в такой ситуации правонарушение ответчика является длящимся и не завершено, так как предложение к продаже ответчиком спорных товаров в сети Интернет продолжается.

При этом суд первой и апелляционной инстанций сделали верный вывод о том, что указанная деятельность ответчика является однородной услугам 35-го класса МКТУ "реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов", для которых зарегистрирован названный товарный знак, в силу следующего.

С учетом пункта 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров, а также другие признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, лицу, оказывающему услуги.

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и следовательно, и шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Как верно отметил суд апелляционной инстанции, в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35-го класса МКТУ" (далее - информационное письмо) отмечено, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим.

Для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: "услуги по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги по развозной продаже товаров", "услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений", "услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов".

Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например, "услуги розничной продажи продуктов питания". В пункте 2 информационного письма разъяснено, что продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, в данном конкретном деле услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана, в том числе непосредственно с продажей товаров.

При этом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретная услуга предназначена для реализации конкретного товара.

В настоящем деле при конкретных обстоятельствах суды правомерно отклонили довод ответчика о неоднородности услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, с деятельностью ответчика по продаже спорных товаров в сети Интернет, и сделали обоснованный вывод о том, что деятельность ответчика по предложению к продаже в сети Интернет товаров и услуги 35-го класса МКТУ "реклама; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной продажи с использованием Интернет-сайтов)" для которых зарегистрирован спорный товарный знак, могут быть отнесены рядовыми потребителями к одному и тому же источнику происхождения, а, следовательно, могут быть признаны однородными.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что вопрос установления однородности является вопросом факта. Оспариваемые судебные акты содержат мотивированную оценку однородности как деятельности осуществляемой ответчиком, так услуг, указанных в перечне регистрации товарного знака истца.

Поскольку вопрос установления однородности является вопросом факта у суда кассационной инстанции нет оснований для иной оценки установленных судами обстоятельств.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции также учитывает тот факт, что фирменное наименование истца в своем составе содержит словесный элемент "Неокуб", что является дополнительным основанием для возможности отнесения рядовыми потребителями к одному и тому же источнику происхождения услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и деятельность ответчика по предложению к продаже в сети Интернет товаров с обозначением "НеоКуб", сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

Так как согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, требования истца о запрете ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 467096, в предложениях о продаже товаров и оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в том числе в сети "Интернет", правомерно были удовлетворены судом.

Исходя из изложенного, Суд по интеллектуальным правам считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора правильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку его доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права.

Фактически доводы кассационной жалобы направлены на переоценку представленных в материалы дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что не относится в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к полномочиям суда кассационной инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая изложенное, оснований для отмены обжалуемых решения и постановления судов первой и апелляционной инстанций не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2017 по делу N А40-98011/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АНАКО" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев