Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2018 г. по делу N СИП-256/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчиком не были представлены доказательства использования им спорного товарного знака в части товаров, в отношении которых истец был признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 августа 2018 г. по делу N СИП-256/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 10 августа 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. N С01-809/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" (ул. Кожевенная, д. 1А, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603005, ОГРН 1065260005601) к обществу с ограниченной ответственностью "Интел" (Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1, Москва, 117556, ОГРН 1057747453610) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб. д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" - Мочалова И.В. (по доверенности от 25.04.2018), Рябушкина М.Ю. (по доверенности от 01.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Интел" - Горская М.В. (по доверенности от 01.06.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" (далее - общество "ЮТА-НН") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Интел" (далее - общество "Интел") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 вследствие его неиспользования в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "ЮТА-НН" указывает, что специализируется на импорте вина и крепкого алкоголя, в том числе из стран Европы, а также занимается дистрибуцией спиртных напитков на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, заявителем указано, что в рамках договора, заключенного с компанией V.I.N.O. S.r.l., истец ввозил и реализовывал на территории Российской Федерации красное сухое вино марки "BUON GIORNO ITALIA".

Вместе с тем, на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарного знака "Buongiorno", правообладателем которого по свидетельству Российской Федерации N 387693 является общество "Интел".

Более того, заявитель указал, что на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится дело N А43-36915/2017 по спору между истцом и ответчиком о защите исключительных прав последнего и взыскании компенсации за использование истцом обозначения "BUON GIORNO ITALIA" при реализации алкогольной продукции. При этом заявитель обратил внимание на то, что на время судебного разбирательства он был вынужден прекратить ввоз и распространение на территории Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной обозначением "BUON GIORNO ITALIA", а также указал, что сохраняет интерес к использованию данного обозначения в отношении алкогольной продукции в России, и не исключает возможности подачи на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака от своего имени.

Обществом "Интел" представлен отзыв на исковое заявление, в котором оно возражает против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на использование в своей деятельности спорного товарного знака.

При этом общество "Интел" указало, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387693 использовался с его согласия и под его контролем обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русьимпорт" (далее - общество "ТД "Русьимпорт"), являющееся импортером и дистрибьютором алкогольной продукции (вино) для маркировки которой использовался товарный знак "Buongiorno". Согласие на использование указанного товарного знака было выражено в виде писем-согласий, выданных обществом "Интел" обществу "ТД "Русьимпорт".

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации словесный товарный знак "Buengiorno" по заявке N 2007708520 с приоритетом от 28.03.2007 зарегистрирован 25.08.2009 за N 387693 в отношении товаров 32-го, 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя общества "Интел". Также Роспатент указал, что о вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал, исковое заявление просил удовлетворить.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, по основаниям, изложенным в отзыве, письменных пояснениях.

Как установлено судом и следует из материалов дела, общество "Интел" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693, зарегистрированного 25.08.2009 по заявке N 2007708520, дата приоритета от 28.03.2007, в отношении товаров 32-го "аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные" и 33-го "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке" классов МКТУ.

Общество "ЮТА-НН", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован, а также на неиспользование ответчиком спорного товарного знака в отношении указанных товаров в течение трех лет, направила в его адрес предложение от 31.01.2018 N 32/13 с требованиями о добровольном отказе последнего от исключительного права на этот товарный знак, либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Письмом от 01.03.2018 N 15/2018 в удовлетворении требования истца ответчиком отказано. При этом общество "Интел" указало, что спорный товарный знак "Buongiorno" по свидетельству Российской Федерации N 387693 используется с его согласия и под его контролем, для алкогольной продукции, которая маркируется указанным товарным знаком и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации начиная с 2012 года.

Поскольку представленные ответчиком аргументы по использованию спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 истец нашел неубедительными, он обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований ввиду следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом "ЮТА-НН" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела адресованным обществу "ИНТЕЛ" предложением от 31.01.2018 (т. 1, л.д. 67), почтовой накладной о направлении данного предложения ответчику (т. 1, л.д. 68). Соблюдение указанного порядка лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия у общества "ЮТА-НН" заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: договор поставки товаров от 15.11.2011 N 151111, заключенный между истцом (покупатель) и компанией V.I.N.O. S.r.l. (поставщик), по условиям которого поставщик продает, а покупатель покупает вина и занимается их продажей на территории Российской Федерации; дополнительное соглашение N 3 к договору от 15.11.2011 о продлении договора поставки товара от 15.11.2011 N 151111 на тех же условиях до 31.12.2018; декларация на товары от 08.08.2017; добавочный лист к декларации на товары; товарно-транспортная накладная от 19.07.2017 N 700000227; товарная накладная от 19.07.2017 N 700000227; товарно-транспортная накладная от 09.08.2017 N 700000429, товарная накладная от 09.08.2017 N 700000429. Согласно представленным товарно-распорядительным документам, в качестве товара, подлежащего введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, указано "вино столовое Бон Джорно Италия (Buon Giorno Italia).

Кроме того, согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, в отношении истца, основным видом деятельности общества является - торговля оптовая напитками, в качестве дополнительных видов деятельности также указано - торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах.

Также, истец указывает на наличие судебного спора с ответчиком, рассмотренного Арбитражным судом Нижегородской области о защите исключительных прав общества "Интел" на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387693 (дело N А43-36915/2017).

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о том, что истец является импортером алкогольной продукции, в частности вина, маркированного обозначением "BUON GIORNO ITALIA", т.е. фактически участвует в обороте указанных товаров на территории Российской Федерации.

Деятельность истца, как импортера алкогольной продукции, на территорию Российской Федерации по состоянию на дату обращения в суд с настоящим иском документально подтверждена.

Совокупность представленных доказательств свидетельствует не только о его непосредственном намерении использовать в своей коммерческой деятельности обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком ответчика, но и о реальном его использовании, в связи с чем суд приходит к выводу о наличии у общества "ЮТА-НН" заинтересованности в досрочном прекращении спорного товарного знака.

Суд также обращает внимание на то, что в ситуации, когда правообладатель товарный знак на территории Российской Федерации не использует, однако препятствует ввозу товаров, маркированных этим знаком, импортер может быть признан лицом, заинтересованным в устранении препятствий для осуществления своей деятельности, в том числе, путем прекращения правовой охраны товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 N СИП-193/2013).

Сходство товарного знака ответчика по свидетельству Российской Федерации N 387693 и использованного истцом обозначения при маркировке реализуемого им товара "BUON GIORNO ITALIA" обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента "BUONGIORNO". Наличие графических отличий и включение в обозначение истца дополнительного словесного элемента "ITALIA" не влечет качественно иного восприятия их потребителями.

При этом суд учитывает, что сходство сравниваемых обозначений лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Представленные в материалы дела истцом доказательства подтверждают заинтересованность данного лица в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке".

Однородность и сходство до степени смешения, ответчиком не оспорены.

Учитывая осуществляемую истцом деятельности в области реализации товаров 33-го класса МКТУ, а также принимая во внимание, что товары в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам, которые реализует истец, поскольку либо относятся к одному виду товаров (услуг), либо имеют общие объем и цель применения, круг потребителей, либо являются взаимодополняемыми, коллегия судей признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении заявленных товаров 33-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Ссылки ответчика на отсутствие у истца заинтересованности в связи с тем, что истец не является производителей алкогольной продукции, не является лицом, имеющим намерение использовать иное обозначение, подлежат отклонению, поскольку для установления заинтересованности имеет значение направленность коммерческого интереса на использование в дальнейшем в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

Таким образом, судебная практика основывается на "широком" подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком, в данном случае импортер.

Вместе с тем, при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 387693 не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана этого товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты направления истцом предложения о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки (31.01.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 31.01.2015 по 30.01.2018 включительно.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 ответчиком представлены следующие доказательства: письма-согласия от 14.03.2013 и от 16.12.2013 об использовании обществом "ТД "Русьимпорт", принадлежащих ответчику товарных знаков, в том числе по свидетельству Российской Федерации N 387693, копии свидетельств о международной регистрации товарных знаков "Buongiorno" и "O Sole Mio", фотографии продукции, для маркировки которой используется спорный товарный знак, распечатка сведений из Федерального реестра алкогольной продукции, распечатка сведений из Реестра свидетельств о государственной регистрации (единая форма Таможенного союза); копии деклараций на товары от 02.09.2015, 30.09.2015, 09.11.2015, 10.11.2015, 20.05.2014, 15.08.2014, 09.10.2014, 08.04.2013, 25.12.2013, 29.11.2013, 28.04.2013, 05.09.2013, 25.10.2012, 09.11.2012, 01.11.2012, сводная таблица с номерами грузовых таможенных деклараций, в соответствии с которыми продукция, для маркировки которой используется спорный товарный знак N 387693, импортировалась на территорию Российской Федерации; сводная таблица о количестве реализованной продукции маркированной спорным товарным знаком; копии товарных накладных, подтверждающих поставку от общества "ТД Русьимпорт" в адрес общества "Русьимпорт-СНГ"; копии товарных накладных, подтверждающих поставку товара от общества "Русьимпорт-СНГ" в адрес общества "Русьимпорт-Воронеж" (товарные накладные от 04.07.2015, 24.03.2016, 17.09.2015, 17.12.2015) и в адрес общества "Русьимпорт-Нева" (товарные накладные от 17.09.2015, 02.10.2015, 08.10.2015); копии товарных накладных, подтверждающих поставку товара от обществ "Русьимпорт-Воронеж" и "Русьимпорт-Нева" в адрес конечных клиентов от 15.11.2016 N 16-007109/1, от 15.11.2016 N 16-006972/1, от 18.03.2016 N 16-001048/1, от 14.02.2018 N 18-000699/1, от 09.12.2016 N 16-3287, от 13.09.2017 N 17-3187, от 24.12.2015 N 15-5366; распечатки из сети "Интернет", подтверждающих использование ответчиком спорного товарного знака, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 30.05.2018 по делу N А43-36915/2017.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все представленные ответчиком в материалы дела доказательства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о доказанности факта введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем реализации товара (вино белое сухое столовое под наименованием "O Sole Mio. Boungiorno"; вино белое полусладкое столовое под наименованием "O Sole Mio. Boungiorno. Amabile"), на этикетке которого содержится спорный товарный знак, в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском.

При этом коллегия судей приходит к выводу о том, что использование спорного товарного знака осуществлялось обществом "ТД "Русьимпорт" под контролем и с согласия правообладателя, что подтверждено письмами-согласия, выданными ответчиком на использование товарного знака "Boungiorno" и товарного знака "O sole mio".

Согласно сведениям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, обществом "ТД "Русьимпорт" получена лицензия на реализацию алкогольной продукции от 11.11.2015 N 01-00067742, в качестве наименования продукции указано - вино столовое белое полусладкое "О Соле Мио. Бонджорно. Амабиле", дата первой поставки 16.11.2015, а также количество поставляемой продукции.

Из материалов дела также усматривается, что в исследуемый период общество "ТД "Русьимпорт" являлось импортером на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, в частности "вино", под наименованием "O Sole mio.Buongiorno", в качестве производителя которого указана итальянская компания Gruppo Cevico Soc. Corp.Agricola.

В дальнейшем указанная продукция поставлялась обществом "ТД "Русьимпорт" оптовым и розничным клиентам в различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Воронеж, Липецк, Ижевск, Челябинск и др.) на территории Российской Федерации, и доводилась до конечных потребителей.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются совокупностью представленных в материалы дела доказательств, а именно фотографией бутылки вина с обозначением "O Sole mio.Buongiorno", на оборотной стороне которой, в качестве изготовителя указана компания Gruppo Cevico Soc. Corp.Agricola, а в качестве импортера общество "ТД "Русьимпорт", также указана дата розлива 08.06.2015. Кроме того, имеется акцизная марка (т. 1, л.д. 146, 149).

Также коллегия судей отмечает, что в судебном заседании 08.08.2018 суд обозревал образец продукции - бутылку емкостью 0,75 литра вина белого сухого столового "O Sole mio.Buongiorno", в результате чего было также установлено, что на этикетке бутылки под изобразительным элементом нанесено словесное обозначение "Buongiorno"; на оборотной стороне бутылки имеется указание на изготовителя - Gruppo Cevico Soc. Corp.Agricola и на импортера - общество "ТД "Русьимпорт"; на бутылку наклеена федеральная специальная марка со штрих-кодом, указана дата розлива 08.06.2015. Данный образец продукции совпадает с его изображением, содержащимся в представленных ответчиком фотоматериалах и распечатках из сети "Интернет" реализуемой продукции (www.rusimport.ru, https://good-drinks.me; https://wine-shopper.ru; https://www.evino.ru; http://vinmirnn.ru).

Кроме того, импортирование продукции на территорию Российской Федерации, маркированной спорным товарным знаком, в исследуемый период подтверждается копиями Грузовых таможенных деклараций от 03.09.2015 N 10009020/020915/0009197; от 30.09.2015 N 10009020/300915/0010433; от 09.11.2015 N 10009020/091115/0012699; от 10.11.2015 N 10009020/101115/0012721, общее количество реализованной продукции 12 100 единиц. В качестве получателя указано общество "ТД "Русьимпорт", наименование продукции - вино столовое "О Соле мио. Бонджорно".

В последующем указанная продукция по товарным накладным от 04.07.2015 N 15-002379, от 24.03.2016 N 16-000576, от 17.09.2015 N 15-003289, от 17.12.2015 N 15-004603 реализовывалась обществом "Русьимпорт-СНГ" обществу "ТД "Русьимпорт-Воронеж" в рамках договора поставки от 22.04.2011 N СНГ-15/2011 алкогольной продукции, в том числе вина "O Sole Mio. Boungiorno" в бутылках емкостью 0,75 литра белого полусладкого и сухого, которое в дальнейшем было реализовано в розничной сети конечным потребителям (общество "Центурион Люкс", общество "Липка", общество "Крокус") и подтверждено товарными накладными от 09.12.2016, 13.09.2017, 24.12.2015.

Товарными накладными от 17.09.2015 N 15-003401, от 02.10.2015 N 15-003606, от 08.10.2015 N 15-003670, подтверждается факт реализации обществом "Русьимпорт-СНГ" обществу "ТД "Русьимпорт-Нева" в рамках договора поставки от 22.04.2011 N СНГ-2/2011 алкогольной продукции, в том числе вина "O Sole Mio. Boungiorno" в бутылках емкостью 0,75 литра белого полусладкого и сухого, которое в дальнейшем было реализовано в розничной сети конечным потребителям (общество "Рекон", общество "Кам-Кам, общество "Торговый дом "Карат") что также подтверждено товарными накладными от 15.11.2016, 18.03.2016.

Согласно представленным доказательствам вино поставлялось в Россию в том виде, в котором оно продавалось конечным потребителям. В товарно-сопроводительных документах товар также маркировался спорным товарным знаком. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку указанного вина, следовательно, ответчик использовал на территории Российской Федерации свой товарный знак. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.04.2004 N 1164/04.

Учитывая аналогичность наименований указанных вин, использование в тексте товарных накладных спорного товарного знака ("Buongiorno"), принимая во внимание, что на поставляемой продукции указано в качестве импортера общество "ТД "Русьимпорт", а также совокупность вышеназванных доказательств, подтверждающих "цепочку" передачи товара от лица, использующего спорный товарный знак под контролем правообладателя конечному потребителю, коллегия судей приходит к выводу о доказанности ответчиком реализации вин, которые маркированы товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 387693 "Buongiorno"в спорный период. Более того, ответчиком также представлены сведения в форме сводной таблицы об общем объеме реализованной конечным потребителям продукции, маркированной спорным товарным знаком.

Представленные ответчиком в материалы дела доказательства не опровергнуты истцом.

Таким образом, использование ответчиком спорного товарного знака непосредственно связано с введением товаров, маркированных этим товарным знаком, в гражданский оборот.

Также судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом истца о том, что ответчиком использовался оспариваемый товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован, так как использование товарного знака путем расположения его среди иных слов и графических элементов допускается в силу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку не меняет существо товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

Размещение на этикетки вина словосочетания "O Sole Mio. Boungiorno" с использованием изобразительных элементов, не свидетельствует о том, что добавление к словесному товарного знаку "Boungiorno" словосочетания "O Sole Mio" и стилизованного изобразительного элемента существенно изменяет спорный словесный товарный знак и меняет его существо.

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель (ответчик) доказал факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина", а принимая во внимание, что вина относятся к алкогольным напиткам, то следует признать, что названный товарный знак в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском, использовался правообладателем в отношении товара 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива), вина", для индивидуализации которого и зарегистрирован спорный товарный знак.

Вместе с тем, ответчиком не были представлены доказательства использования спорного товарного знака в отношении части товаров, в отношении которых истец был признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака, а именно "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке", равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров и услуг, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, в связи с чем правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 подлежит досрочному прекращению на территории Российской Федерации в отношении товаров 32-го класс МКТУ "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке".

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 387693 в отношении части товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно "аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; саке".

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЮТА-НН" 6000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин