Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2018 г. N С01-563/2018 по делу N А40-146587/2017 Принятые ранее судебные акты об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки оставлены без изменения, поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца не подтверждается представленными в материалах дела доказательствами

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2018 г. N С01-563/2018 по делу N А40-146587/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 7 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - BIG KAISER AG (Glattalstrasse 516, 8153 (CH)) на решение Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2018 по делу N А40-146587/2017 (судья Козленкова О.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 по тому же делу (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б.)

по исковому заявлению иностранного лица - BIG KAISER AG

к обществу с ограниченной ответственностью "БАМГРУПП" (Дербеневская наб., д. 7, стр. 2, эт. 1, пом. 1, комн. 34, Москва, 115114, ОГРН 1167746505080)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР" (ул. Куйбышева, д. 140А, г. Пермь, 614990, ОГРН 1025900895712).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - BIG KAISER AG - Корчевская Л.И. (по доверенностям от 04.05.2017 и от 08.11.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "БАМГРУПП" - Просянов И.В. (по доверенности от 15.12.2017 N 20).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - BIG KAISER AG (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БАМГРУПП" (далее - общество "БАМГРУПП") о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 572197 и N 1055784 (с учетом уточнения предмета исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "ОДК-СТАР" (далее - общество "ОДК-СТАР").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 решение Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2018 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, неполное исследование представленных доказательств, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, заявленные требования удовлетворить.

Заявитель кассационной жалобы не соглашается с выводом судов о том, что действия ответчика по закупочной процедуре на право заключения договора по предмету закупки инструмента BIG KAISER для нужд третьего лица не являются нарушением исключительного права истца, поскольку действие правовой охраны товарного знака "BIG KAISER" по международной регистрации N 1055784 на территории Российской Федерации началось с 08.06.2017, то есть после направления ответчиком заявки на участие в закупке товаров. При этом истец отмечает, что названный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации с 22.01.2016.

Истец полагает, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно истолкованы положения закона о фирменном наименовании и товарном знаке, в частности, компания не согласна с выводом судов о том, что словосочетание "BIG KAISER" использовалось ответчиком не в качестве товарного знака, а в качестве наименования производителя товара.

По мнению компании, общество "БАМГРУПП" использовало товарные знаки компании без согласия правообладателя путем размещения товарных знаков в предложении о продаже товаров.

Ответчиком представлены письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Третьим лицом отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель компании доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал в полном объеме, настаивал на отмене обжалуемых судебных актов.

Представитель общества "БАМГРУПП" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество "ОДК-СТАР", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в суд не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784 в отношении, в том числе товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

По мнению истца, ответчиком нарушены его исключительные права на товарные знаки по международным регистрациям N 572197 и N 1055784 путем подачи заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора поставки инструмента "BIG KAISER" для нужд общества "ОДК-СТАР", поскольку товары, маркированные названными товарными знаками, никогда не приобретались ответчиком у истца или его дилеров.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 26.05.2017 с требованиями о прекращении неправомерного использования зарегистрированных международных товарных знаков при поставке, рассылке и иных способов распространения информации о возможных поставках товаров с указанным товарным знаком, а также с требованием о выплате компенсации.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему на товарные знаки представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается.

При этом суд первой инстанции отметил, что техническое задание организатора закупки содержало требование относительно поставки товара указанной в нем фирмы-производителя, а не товарного знака; сама по себе подача заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, связанным с маркировкой товара, поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем); на момент размещения заявки самого товара нет в наличии и у правообладателя не имеется оснований утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагает товар незаконно находящийся в обороте на территории Российской Федерации; в самой заявке обозначение, сходное с товарными знаками истца, также не используется.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарных знаков "KAISER" и "BIG KAISER" по международным регистрациям N 572197 и N 1055784, в том числе в отношении товаров 7-го класса МКТУ "механические инструменты, а именно станки для сверления, токарной обработки, фрезерования, сверлильные станки, инструментальные оправки, державки инструмента, вкладыши для резания, инструменты для твердых спеченных сплавов и сверлильные патроны, докрепежные механизмы для предварительной фиксации режущего инструмента; компрессорные двигатели для станочных инструментов, электрические двигатели для станочных инструментов и чистящие приспособления для станочных инструментов".

Из официальных каталогов товаров компании усматривается, что компания является производителем и предлагает к реализации товары, защищенные товарными знаками "KAISER" и "BIG KAISER". Каждый из указанных каталогов размещен в открытом доступе на официальной странице истца в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество "БАМГРУПП" являлось участником открытого запроса котировок на право заключения договора поставки инструмента "BIG KAISER" для нужд общества "ОДК-СТАР", подав 17.04.2017 заявку на участие в запросе котировок.

При этом закупочная документация не содержит требования к товарному знаку, которым должен быть защищен требуемый товар.

Входящие в состав закупочной документации требования к составу заявки предписывают участнику запроса котировок подать заявку по установленной форме, в которой указано, что производителем поставляемых товаров должна являться компания BIG KAISER.

Суды, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, пришли к обоснованному мнению о том, что прямое указание в документации требования к фирме-производителю является именно требованием к фирме-производителю и не может расцениваться как требование к товарному знаку, которым должны быть маркированы поставляемые товары.

Довод компании о том, что при указании требования к фирме-производителю ответчик имел в виду требование к товарному знаку, а не требование к фирме-производителю, не подтверждается никакими доказательствами и носит предположительный характер.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что в закупочной документации, а также в заявке ответчика некорректно (не полностью) воспроизведено фирменное наименование истца, а именно указано "фирма-производитель "BIG KAISER", а не "фирма-производитель BIG KAISER AG", также подлежит отклонению, поскольку предъявляемые в данной документации требования не содержат обязанности указывать такое наименование в виде полного или сокращенного наименования, наличие которого допускается у юридического лица.

Суды первой и апелляционной инстанции при оценке доказательств приняли во внимание, что закупочная документация предусматривала поставку товаров конкретной фирмы-производителя и содержала указание на конкретные коды требуемых товаров, соответствующие кодам товаров по каталогу истца.

При таких обстоятельствах, суды пришли к обоснованному выводу о том, что факт использования обществом "БАМГРУПП" принадлежащих компании товарных знаков материалами дела не подтверждается.

Аналогичная правовая позиция изложена Судом по интеллектуальным правам в постановлениях от 19.01.2018 по делу N А21-7531/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.05.2018 N 307-ЭС18-4529 в передаче кассационной жалобы BIG KAISER AG для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 21.03.2018 по делу N А40-109432/2017 и от 30.07.2018 по делу N А40-109138/2017.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что указание в заявке на возможность поставки товаров конкретной фирмы-производителя не может свидетельствовать о том, что в дальнейшем будут поставлены контрафактные товары либо оригинальные товары без согласия правообладателя товарных знаков. Довод компании о том, что будущая поставка товаров, маркированных товарными знаками "KAISER" и "BIG KAISER", будет осуществлена с незаконным использованием этих товарных знаков, носит предположительный характер.

В целом доводы, изложенные в кассационной жалобе компании, свидетельствуют о ее несогласии с правовой оценкой, которую дали суды первой и апелляционной инстанций доводам лиц, участвующих в деле, и представленным доказательствам.

Вместе с тем переоценка доказательств и основанных на этих доказательствах выводов суда первой и апелляционной инстанций не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебными актами не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что моментом начала действия правовой охраны товарного знака "BIG KAISER" на территории Российской Федерации является 22.01.2016, а не 08.06.2017, в рассматриваемом случае не имеет правового значения, поскольку отказ в удовлетворении настоящего иска мотивирован судами иными основаниями.

Вместе с тем коллегия судей полагает необходимым отметить, что Российская Федерация является участником как Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее - Мадридское соглашение), так и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27.06.1989 (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

В пункте 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению также установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 u 3 ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3 ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

При разрешении вопроса о возможности применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении лиц, использующих обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации, заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации, в период между датой получения заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр следует учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся Стороны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

Согласно статье 3-ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.

В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3-ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории (пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3 ter.

Таким образом, необходимо учитывать, что поскольку международный товарный знак, в отношении которого подана заявка на территориальное расширение в Российской Федерации, проходит экспертизу в национальном ведомстве, то даты внесения записи о нем в Международный реестр и подачи заявки могут не совпадать.

Соответственно, использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации в качестве международного товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак, поскольку для третьих лиц, которые не осведомлены (в связи с отсутствием соответствующей записи в Международном реестре) о территориальном расширении в Российской Федерации спорного знака, в данном случае противоправность отсутствует, что исключает применение к таким лицам мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством.

Таким образом, рассмотрев кассационную жалобу в пределах, изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной пошлины судебные расходы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2018 по делу N А40-146587/2017 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - BIG KAISER AG - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев